CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00348-01-2008

MARCAS MIXTAS - Prevalencia del elemento denominativo / TERMINOS GENERALES O DE USO COMUN - Exclusión en cotejo marcario: signos FIORI y FIORE Estima la Sala que en las marcas mixtas en conflicto prevalece el elemento denominativo. De tal manera que para el cotejo que corresponde efectuar, con miras a determinar la existencia o no de la similitud alegada en los actos acusados, se tiene en cuenta que dicho elemento en tales marcas se expresa así: PASTAS FIORI PASTAFIORE CAFFE DI FIORE Es preciso resaltar que la marca solicitada para registro únicamente comprende la expresión “FIORI”. Además, resulta evidente que las expresiones PASTAS, PASTA y CAFFE deben excluirse del cotejo marcario, en la medida en que constituyen términos genéricos, por ende, inapropiables, esto es, que nadie puede reservarse su uso exclusivo. De tal manera que la comparación debe hacerse en relación con los signos

FIORI y FIORE.

RIESGO DE CONFUSION - Existencia entre los signos FIORI y FIORE tanto ortográfica como fonéticamente / CONEXION COMPETITIVA - Uso conjunto o complementario de productos: FIORI-FIORE Para la Sala, desde el punto de vista gráfico existe similitud entre los signos, pues la longitud de las palabras es la misma, así como también lo es la sucesión de las vocales; la raíz (FIO) es coincidente en ambas marcas, lo cual se traslada obviamente al campo fonético. Si bien es cierto que la terminación difiere, pues la marca solicitada termina con la vocal I y las previamente registradas en E, no lo es menos que toda la entonación recae en la raíz, por lo que la vocal final se torna

imperceptible en su pronunciación. La similitud en la estructura gráfica y, por ende, fonética, a que se ha hecho mención, se evidencia al realizar la comparación en forma sucesiva de las mencionadas expresiones: FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE De otra parte, para establecer la semejanza, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial de este proceso señala que se debe tener en cuenta el grado de conexión competitiva, que se presenta en este caso dado el uso o conjunto complementario de productos, como ocurre con los productos de la clase 30, a la cual pertenece la marca solicitada para registro por la actora para distinguir PASTAS, y 42 (Servicios de Restaurante, Restaurantes, Autoservicio, servicio rápido y permanente), lo que puede dar lugar a confusión respecto del origen empresarial. El análisis precedente lleva a la Sala a concluir que los actos acusados se ajustaron a la legalidad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00348-01

Actor: REFINADORA DE SAL S.A. REFISAL S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD REFINADORA DE SAL S.A. REFISAL S.A., por medio de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 34471 de 25 de octubre de 2001; 42141 de 19 de diciembre de 2001 y 13199 de 30 de abril de 2002, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que denegaron el registro de la marca FIORI (Mixta) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación

Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1°: La sociedad REFINADORA DE SAL S.A., REFISAL S.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta FIORI, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. 2°: Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial la sociedad GESFOR AKTIENGESELLSCHAFT presentó observaciones a la

mencionada solicitud de registro, con fundamento en las marcas CAFFE DI FIORE clase 30 y PASTA FIORE clase 42. 3°: La sociedad REFINADORA DE SAL S.A., REFISAL S.A., estando dentro del termino, contestó la citada observación aduciendo que la marca FIORI y las marcas del observante son suficientemente distintivas y pueden coexistir en el mercado sin inducir al público consumidor a error. 4°: Una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió los actos acusados denegando el registro solicitado. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, que se violaron los artículos 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y 136 literal a), ibídem, ya que el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que un signo puede ser registrable en la medida en que cumpla con los requisitos de “Perceptibilidad, suficiente distintividad, y susceptibilidad de representación grafica”, requisitos estos que se cumplen en el presente caso, ya que la marca FIORI, es distinta, susceptible de representación grafica y por ende perceptible; y, así mismo, las marcas PASTAS FIORE y CAFFE DI FIORE, son marcas mixtas con elementos denominativos que se pueden diferenciar claramente de los elementos denominativos de la marca FIORI y con elementos gráficos totalmente distintivos. Alega que, de igual forma, la marca PASTA FIORE se compone de dos palabras que están dispuestas de manera muy característica y caprichosa, que le otorga suficiente distinción frente a la marca de la actora.

Estima que no puede haber lugar a confusión entre una marca mixta que se compone de un elemento nominativo diferente y un elemento figurativo caprichoso que se resalta en la etiqueta, y otras marcas también mixtas donde igualmente predomina la configuración de la etiqueta determinada por sus elementos gráficos diferentes y caprichosos. Sostiene que el aspecto gráfico del signo FIORI es predominante en el conjunto marcario solicitado, por los colores y la posición que tiene en la etiqueta, características estas que hacen que sea lo bastante particular como para poder ser registrado como marca. Aduce también que la marca FIORI es una de las denominadas marcas mixtas, en donde el elemento ortográfico está conformado de manera diferente a la composición ortográfica de las marcas objetantes, además de que la parte gráfica le otorga mayor distinción. Finalmente, anota que desde el punto de vista fonético la marca FIORI se pronuncia de manera diferente a las formas como se pronuncian las marcas fundamentos del rechazo, entonces la marca FIORI no presenta suficientes semejanzas con las marcas PASTAS FIORE y CAFÉ DI FIORE y por lo tanto son marcas que bien pueden subsistir sin ningún riesgo de confusión por parte del público consumidor. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.- II.1.1.- La NACION -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, se opuso a

la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando en esencia, que la marca FIORI (mixta) carece de fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de dicho signo con CAFÉ DI FIORE y PASTA FIORE resulta indudable la similitud fonética y ortográfica de los mismos. Que, además, se trata de productos o servicios que se destinan a finalidades iguales, idénticas o afines que circulan en un mismo mercado, lo que presenta una similitud real para el consumidor. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó requerir la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados negaron la solicitud de registro de la marca FIORI presentada por la actora, para distinguir productos de la clase 30 Internacional, especialmente pastas alimenticias, por cuanto consideraron que era confundible con la marca “PASTA FIORE” (Clase 42) y “CAFÉ DI FIORE” (clase 30). Conforme consta a folio 30 del expediente, cuya fotocopia se traslada a esta providencia, la marca de la actora es mixta y se representa así: Por su parte, las marcas respecto de las cuales se adujo su registro, se expresan así: La Interpretación Prejudicial 148-IP-2005 rendida en este proceso precisa que en la comparación entre signos mixtos debe tenerse en cuenta que la doctrina y la jurisprudencia consideran que por lo general el elemento denominativo suele ser el preponderante porque quien solicita el servicio o producto lo hace a través de la

palabra; que no obstante puede ocurrir que el elemento que sobresale sea el gráfico por su tamaño, color y ubicación y otras características que pueden causar mayor impacto en el consumidor (folio 219). Estima la Sala que en las marcas mixtas en conflicto prevalece el elemento denominativo. De tal manera que para el cotejo que corresponde efectuar, con miras a determinar la existencia o no de la similitud alegada en los actos acusados, se tiene en cuenta que dicho elemento en tales marcas se expresa así: PASTAS FIORI PASTAFIORE CAFFE DI FIORE Es preciso resaltar que la marca solicitada para registro únicamente comprende la expresión

“FIORI”.

Además, resulta evidente que las expresiones PASTAS, PASTA y CAFFE deben excluirse del cotejo marcario, en la medida en que constituyen términos genéricos, por ende, inapropiables, esto es, que nadie puede reservarse su uso exclusivo. De tal manera que la comparación debe hacerse en relación con los signos FIORI y FIORE. Para la Sala, desde el punto de vista gráfico existe similitud entre los signos, pues la longitud de las palabras es la misma, así como también lo es la sucesión de las vocales; la raíz (FIO) es coincidente en ambas marcas, lo cual se traslada obviamente al campo fonético. Si bien es cierto que la terminación difiere, pues la marca solicitada termina con la vocal I y las previamente registradas en E, no lo es menos que toda la entonación recae en la raíz, por lo que la vocal final se torna imperceptible en su pronunciación. La similitud en la estructura gráfica y, por ende, fonética, a que se ha hecho

mención, se evidencia al realizar la comparación en forma sucesiva de las mencionadas expresiones: FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE FIORI FIORE De otra parte, para establecer la semejanza, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial de este proceso señala que se debe tener en cuenta el grado de conexión competitiva, que se presenta en este caso dado el uso o conjunto complementario de productos, como ocurre con los productos de la clase 30, a la cual pertenece la marca solicitada para registro por la actora para distinguir PASTAS, y 42 (Servicios de Restaurante, Restaurantes, Autoservicio, servicio rápido y permanente), lo que puede dar lugar a confusión respecto del origen empresarial. El análisis precedente lleva a la Sala a concluir que los actos acusados se ajustaron a la legalidad, razón por la cual deben denegarse las súplicas de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por

la Sala en la sesión del día 17 de abril de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN