CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00349-01(8351)-2005

NORMAS COMUNITARIAS - Aplicación de la ley en el tiempo / NORMA SUSTANCIAL COMUNITARIA - Irretroaactividad / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA - Normas Comunitarias / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICAAplicación a normas comunitarias: sustancial y procesal El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, antes de abordar propiamente el tema de la demanda, esto es, los requisitos que debe reunir una marca para ser registrada, se refirió a “... la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo”, así: “En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior. “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de

conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en la Decisión.“Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.“A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida, Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar se si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la

aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido. PREFIJOS DE USO COMUN - Carencia de aptitud sustantiva por su genericidad / UNI - Prefijo de uso común inapropiable: requiere otros signos que le dé distintividad y lo haga registrable En vista de que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo UNI, con fundamento en las marcas previamente registradas UNICHICOS y UNIMAGAZIN a nombre de la CIUDADELA COMERCIAL DE UNICENTRO, la primera de las cuales distingue “revistas, periódicos, folletos, libros y en general todo tipo de publicaciones periódicas”, productos de la Clase 16, y la segunda distingue todos los productos de la misma Clase, la actora, al interponer el recurso de reposición y en subsidio apelación, y con base en el artículo 143 de la Decisión 486, limitó la solicitud de registro de la expresión UNI a los siguientes productos de la Clase 16: “Lápices, lapiceras, bolígrafos, plumas, marcadores, fibras, cintas correctoras, minas para lápices, gomas de borrar y demás instrumentos de escritura”. Considera la actora que dicha modificación es motivo suficiente para que se registre el signo UNI, apreciación con la que no se encuentra de acuerdo esta Corporación, puesto que si bien tal modificación la presentó en tiempo, lo cierto es que la expresión citada, de todas maneras, no era susceptible de registro alguno. Lo anterior, por cuanto como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial

rendida dentro de este proceso, “En el caso de los signos denominativos cuya composición incluya prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, el Tribunal tiene establecido que estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables.” En el caso sub exámine el signo UNI que se pretende registrar como marca es un prefijo de uso común y, por tanto, inapropiable en exclusiva; de ahí que la Superintendencia haya registrado, como lo observó la actora, distintas marcas que lo incluyen, a saber, UNICHICOS, UNIMAGAZINE, UNIBIND, UNICABLE, UNICEL, UNIDATA, UNILAGO MAGAZINE, UNIMEC, UNISYS y UNITHERM, pues al no ser apropiable por persona alguna debe permitirse su inclusión en la respectiva marca, la cual para poder ser registrada tendrá que ir acompañada de otra u otras expresiones que le otorguen la suficiente distintividad para el efecto, es decir, que de coexistir en el mercado no exista riesgo de confusión en el público consumidor con otras previamente registradas, de las cuales también hace parte el prefijo UNI.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C tres (03) de noviembre del dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00349-01(8351)

Actor : MITSUBISHI EMPITSU KAISHA (MITSUBISHI PENCIL CO. LTDA.)

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por MITSUBISHI EMPITSU KAISHA contra las Resoluciones núms. 11578 de 30 de marzo de 2001, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró fundada la oposición formulada por la CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO contra la solicitud de registro de la marca UNI y, en consecuencia, le negó el registro de dicha marca para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; 20409 de 26 de junio de 2001, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución inicialmente citada, confirmándola; y 10547 de 22 de marzo de 2002, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 11578 de 30 de marzo de 2001, confirmándola.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se otorgue la inscripción del registro de la marca UNI para distinguir lápices, lapiceras, bolígrafos, plumas, marcadores, fibras, cintas correctoras, minas para lápices, gomas de borrar y demás instrumentos de escritura, productos de la

Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; y que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. La actora solicitó el registro de la marca UNI (mixta) para distinguir productos de la Clase 16, solicitud que fue radicada bajo el expediente núm. 9849-286, y cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 468 de diciembre de 1998. 2º. La CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO presentó escrito de oposición al registro de la marca UNI (mixta), con fundamento en sus marcas registradas UNICHICOS (mixta) y UNIMAGAZIN (nominativa) en la Clase 16, y UNICLAS en las Clases 41 y 42. 3º. Mediante la Resolución 11578 de 30 de marzo de 20001 la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada y negó el registro de la marca mixta UNI, porque consideró que existían semejanzas visuales y gráficas entre el citado signo en la Clase 16 y las marcas registradas UNICHICOS (mixta) y UNIMAGAZIN (nominativa) también en la Clase 16. 4º. La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, y destacó que la marca UNICHICOS (mixta) distingue exclusivamente “revistas, periódicos, folletos, libros y en general todo tipo de publicaciones periódicas”, y

que, por su parte, la marca UNIMAGAZIN (nominativa) identifica todos los productos de la Clase 16. 5º. Teniendo en cuenta lo anterior, la actora presentó ante la Superintendencia una modificación a la solicitud de registro, limitando la marca a “Lápices, lapiceras, bolígrafos, plumas, marcadores, fibras, cintas correctoras, minas para lápices, gomas de borrar y demás instrumentos de escritura”, productos de la Clase 16. 6º. En la Resolución 20409 de 26 de junio de 2001 la División de Signos Distintivos no tuvo en cuenta la modificación de la solicitud de registro para la marca UNI, por cuanto inicialmente había sido solicitada para distinguir todos los productos de la Clase 16, “no quedando a salvo los intereses de los consumidores”. 7º. Al resolver el recurso de apelación el Superintendente no hizo mención alguna respecto a la modificación de la solicitud de registro. 8º. La actora ha registrado la marca UNI (mixta) en Bolivia, Venezuela y Ecuador. 9º. La Resolución que resolvió el recurso de apelación fue notificada por edicto desfijado el 15 de mayo de 2002, luego es oportuna la presentación de la demanda. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La actora considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 134, 136, literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, estructurando para el efecto lo siguientes cargos: Primer cargo.- Los actos acusados infringieron las normas en que

deberían fundarse, pues debido a la similitud que la demandada encontró entre las marcas UNICHICOS y UNIMAGAZIN con el signo UNI la actora limitó su solicitud a “lápices, lapiceras, bolígrafos, plumas, marcadores, fibras, cintas correctoras, minas para lápices, gomas de borrar y demás instrumentos de escritura”, posibilidad otorgada en el artículo 143 de la Decisión 486, y respecto de la cual hizo caso omiso la División de Signos Distintivos, no obstante que también la jurisprudencia ha dicho que dentro de los elementos secundarios, los cuales se refieren al tamaño de la letra, faltas ortográficas, dirección del solicitante, se encuentra, además, “la posibilidad de que el peticionario elimine o restrinja los productos o servicios principalmente especificados”. Existen registradas en la Clase 16 las siguientes marcas: UNIBIND, UNICABLE, UNICEL, UNIDATA, UNILAGO MAGAZINE, UNIMEC, UNISYS, UNITHERM, en relación con las cuales y con las de la CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO debe concluirse que la limitación de productos llevada a cabo por la actora en la modificación a la solicitud de registro para la marca UNI dejaba a salvo los intereses de los consumidores y los de los empresarios, pues pretendía excluir de la cobertura de la marca aquellos bienes respecto de los cuales podía generarse confusión, limitando su margen de acción a unos productos específicos. Sobre la oportunidad para modificar una solicitud inicial, la jurisprudencia ha sostenido que los cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento en que el administrador dicte

la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía gubernativa. La actora presentó su solicitud de modificación al momento de interponer los recursos de reposición y apelación, situación que fue desconocida por la División de Signos Distintivos.

Segundo cargo: El artículo 136 de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación.

Efectuado el cotejo entre el signo UNI (mixto) y UNICHICOS (mixto) y UNIMAGAZIN (nominativo), se evidencia que el tipo de letra y el carácter mixto del solicitado le otorgan distintividad suficiente, además de que por el hecho de pretender distinguir productos específicos no existe posibilidad de generar confusión en el público consumidor. Tercer cargo.- Los actos acusados están falsamente motivados, al estimar que la marca solicitada reproduce las registradas por la CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO, sin destacar que UNI es una marca mixta y que existen otras marcas para la misma Clase 16, que por incluir también la palabra UNI estarían reproduciendo los signos de la citada CIUDADELA, sin entender por qué entonces su registro fue concedido. La Resolución 20409 de junio de 2001 no toma en cuenta la modificación de la solicitud de registro presentada, fundando su decisión en el hecho de que al

solicitar la marca se pretendió distinguir con ella a todos los productos de la Clase 16. Por ultimo, la Resolución 19547 de marzo de 2002 tampoco se refiere a la modificación de la solicitud, y se limita al cotejo de las marcas sin examinar que los productos que una y otra pretenden distinguir no ocasionan riesgo alguno de confusión entre el público consumidor y salvaguardan los intereses de los empresarios. Finalmente, debe tenerse en cuenta que el registro previo de las marcas opositoras no debe constituirse en restricción a la libre competencia, sino instrumento para impulsarla, dado que el artículo 61 de la Constitución Política establece que “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”, y que del artículo 333, ibídem, se desprende la consagración de un sistema económico de libre competencia, cuyos límites están dados principalmente por la potestad del Estado para intervenir en la economía y, por ende, restringir el mencionado sistema, a través de aspectos concretos como le es, precisamente, la propiedad intelectual. d.- Las razones de la defensa 1.- CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO: tercera directa interesada en las resultas del proceso, en razón a que es titular de las marcas con base en las cuales se negó el registro de la marca UNI: No es cierto que la División de Signos Distintivos haya hecho caso omiso de la modificación presentada por la actora, pues lo que ocurrió es que la misma no dejaba a salvo los derechos de los consumidores, pues, de todas maneras, la marca era irregistrable. Tampoco es cierto que la Superintendencia halla desconocido los derechos

consagrados en el artículo 333 de la Constitución Política, ya que no está evitando que la actora compita dentro del libre mercado, sino que simplemente le prohíbe la utilización de un signo igual a otro ya registrado. 2.- Nación - Superintendencia de Industria y Comercio: A los actos demandados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. De los documentos obrantes en el expediente 98-49286, contentivos de la actuación administrativa, se concluye que los actos acusados se ajustan a derecho y a las disposiciones legales sobre marcas, habiendo la Superintendencia de Industria y Comercio garantizado el debido proceso y el derecho de defensa. Debe tenerse en cuenta que el signo UNI solicitado para la Clase 16 presenta semejanzas visuales y gráficas con las marcas UNICHICOS y UNIMAGAZIN, Clase 16, existiendo posibilidad de confusión, además de que si bien aquel es un signo mixto, está dotado de alta carga conceptual, siendo su elemento predominante, por tanto, el denominativo. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 28 de octubre de 2002 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 69). Por auto visible a folio 188 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho

los apoderados de la actora, de la entidad demandada y de la tercera directa interesada (fls. 203, 192 y 199, respectivamente). Mediante proveído del 12 de diciembre de 2003 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual dio respuesta a la referida solicitud mediante providencia de 20 de octubre del 2004 (fl. 218). II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. “2º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 ejusdem. “3º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y un signo ya registrado como tal en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en

disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor, la cual variará en función de tales productos o servicios. “4º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. “En particular, de solicitarse el registro de un signo mixto como marca, caso que haya de compararse con un signo denominativo ya registrado, deberá tomarse en cuenta que el elemento predominante en el conjunto marcario de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. “5º En el signo denominativo integrado por prefijos de uso común, inapropiables en exclusiva, la aptitud suficientemente distintiva de aquél dependerá, caso de existir, de sus raíces, desinencias o sufijos. “6º La facultad del solicitante del registro de un signo como marca de pedir a la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite, la modificación de la solicitud, podrá abarcar desde los términos formales de

ésta, a fin de corregir cualquier error material en ella o en el signo, hasta la disminución de los productos o servicios de que se trate, pero en ningún caso podrá cambiar los aspectos sustantivos del signo, ni ampliar los productos o servicios que constituyan su objeto”. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, antes de abordar propiamente el tema de la demanda, esto es, los requisitos que debe reunir una marca para ser registrada, se refirió a “... la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo”, así: “En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior. “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial,

válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en la Decisión. “Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido. “A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida, Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar se si se encuentran cumplidos o no los requisitos

que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido. “La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en caso de autos, bien en lo que concierne a los requisitos para el registro de un signo como marca, bien en lo que concierne al trámite de la solicitud correspondiente”. Obra en los antecedentes administrativos que la actora solicitó el 28 de agosto de 1998 el registro de la marca UNI (mixta), en los siguientes términos: “Esta marca consiste en la expresión UNI, escrita en un tipo especial de letra. “Esta marca se utiliza para distinguir productos de la clase 16 internacional, a saber: Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías, papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto de aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); naipes, caracteres de imprenta; clichés”. No obstante que los actos acusados fueron expedidos bajo la vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debe tenerse en cuenta que la solicitud de registro del signo UNI fue presentada estando aún vigente la Decisión 344, razón por la cual serán las normas de esta última las que serán

objeto de análisis para determinar si la negativa de la Superintendencia en registrar el signo UNI se ajustó a derecho, como también lo será el artículo 143 de la primera de las citadas, en razón a que se refiere a un trámite que fue regulado por ésta. Decisión 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;”. Decisión 486: “Artículo 143. El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. “Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante las modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. “En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados

inicialmente en la solicitud”. En vista de que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo UNI, con fundamento en las marcas previamente registradas UNICHICOS y UNIMAGAZIN a nombre de la CIUDADELA COMERCIAL DE UNICENTRO, la primera de las cuales distingue “revistas, periódicos, folletos, libros y en general todo tipo de publicaciones periódicas”, productos de la Clase 16, y la segunda distingue todos los productos de la misma Clase, la actora, al interponer el recurso de reposición y en subsidio apelación, y con base en el artículo 143 de la Decisión 486, limitó la solicitud de registro de la expresión UNI a los siguientes productos de la Clase 16: “Lápices, lapiceras, bolígrafos, plumas, marcadores, fibras, cintas correctoras, minas para lápices, gomas de borrar y demás instrumentos de escritura”. Considera la actora que dicha modificación es motivo suficiente para que se registre el signo UNI, apreciación con la que no se encuentra de acuerdo esta Corporación, puesto que si bien tal modificación la presentó en tiempo, lo cierto es que la expresión citada, de todas maneras, no era susceptible de registro alguno. Lo anterior, por cuanto como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida dentro de este proceso, “En el caso de los signos denominativos cuya composición incluya prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, el Tribunal tiene establecido que estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho

genéricas y, en consecuencia, inapropiables. Por ello, si un signo incluye una raíz genérica, su aptitud distintiva dependerá de las desinencias o de los otros componentes del conjunto marcario, caso de existir éstos. Por la razón anotada, la persona que sea titular de una marca contentiva de un prefijo de uso común no podrá fundamentar, en esta única circunstancia, sus observaciones a la solicitud de registro de toro signo como marca. De ser mixtos los signos, deberá determinarse si el elemento gráfico del solicitado para registro le atribuye distintividad suficiente”. . En igual sentido, esta Sección ha sostenido que si en un signo existe una denominación genérica o descriptiva, tal expresión debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual que corresponde efectuar en aras de establecer la similitud alegada1. En el caso sub exámine el signo UNI que se pretende registrar como marca es un prefijo de uso común y, por tanto, inapropiable en exclusiva; de ahí que la Superintendencia haya registrado, como lo observó la actora, distintas marcas que lo incluyen, a saber, UNICHICOS, UNIMAGAZINE, UNIBIND, UNICABLE, UNICEL, UNIDATA, UNILAGO MAGAZINE, UNIMEC, UNISYS y UNITHERM, pues al no ser apropiable por persona alguna debe permitirse su inclusión en la respectiva marca, la cual para poder ser registrada tendrá que ir acompañada de otra u otras expresiones que le otorguen la suficiente distintividad para el efecto, es decir, que de coexistir en el mercado no exista riesgo de confusión en el

público consumidor con otras previamente registradas, de las cuales también hace parte el prefijo UNI. Como quiera que el signo solicitado por la actora consiste exclusivamente en el prefijo UNI