CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00350-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo TOL y las marcas TALL y TOLL / SIGNO DE FANTASÍA – Lo es TOL / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo TOL por existir similitud y riesgo de confusión indirecta con las marcas TALL y TOLL [E]s preciso tener presente que la expresión “TOL” es un signo de fantasía, que adolece de un contenido conceptual específico, pues en realidad no evoca ninguna idea en particular, ni denota o hace referencia a ninguna de las propiedades o características de los productos o servicios que pretende distinguir, como tampoco puede afirmarse que esté haciendo referencia a la actividad que desarrolla su titular. Es del caso señalar además que dicho signo tampoco corresponde a una palabra que sea usual en el lenguaje castellano. No obstante lo anterior, resulta innegable su enorme parecido con las marcas opositoras. En efecto, si se aplican los métodos de cotejo acogidos por la doctrina comunitaria, resulta evidente que el signo impugnado, así pertenezca a la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, presenta una gran similitud visual, ortográfica y fonética con las marcas opositoras, pertenecientes a la clase 25, […] En efecto, la pronunciación sucesiva de las marcas en conflicto, deja en la mente desprevenida de quien escucha, la convicción de que se está repitiendo la misma palabra, pues lo cierto es que la presencia de una ELE (L) adicional en la palabra TOLL, resulta completamente imperceptible e irrelevante, pasando totalmente

desapercibida. La misma impresión es la queda al cotejar las marcas TOL y TALL, pues esta última, proveniente del inglés, se pronuncia TOL. […] Como quiera que los productos pertenecientes a las clases 17 y 25 son diferentes, podría decirse, prima facie, que no se configura ninguna de las causales de irregistrabilidad mencionadas ut supra, pero así la marca TOL designe productos distintos de los distinguidos con los signos TOLL y TALL, es preciso tener en cuenta que los señores JULIO ALFREDO SALGADO SECHAGUA y OTONIEL ZULUAGA MONTOYA fueron condenados por la justicia ordinaria, como ya se dijo, por utilizar la marca TALL en las bolsas plásticas en las cuales comercializaban medias veladas, usurpando de esa manera los derechos de propiedad industrial de la Sociedad actora. La circunstancia anotada es suficiente para indicar que aunque las bolsas plásticas pertenecen a la clase 17 y las medias veladas a la clase 25, los antecedentes fácticos que determinaron la condena penal impuesta a los señores SALGADO y ZULUAGA, consistentes en la comercialización de medias veladas embaladas en bolsas plásticas que presentaban en forma irregular los signos marcarios de propiedad de la sociedad demandante, constituye un indicio que permite colegir que la coexistencia de las marcas en conflicto, da lugar a un riesgo potencial de confusión, por cuanto los productos plásticos que lleven el signo TOL al ser empleados en el embalaje de productos clasificados en la clase 25, pueden generar convicciones equivocadas en el mercado con respecto al origen empresarial de tales productos. En ese orden de ideas, se torna pertinente

la aplicación del criterio expresado por el Tribunal Andino, cuando menciona que es “…suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.” Tampoco puede perderse de vista que el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, autoriza expresamente a las oficinas nacionales competentes para denegar el registro de una marca, cuando se tengan indicios razonables que permitan inferir que un registro haya sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El riesgo planteado, corresponde entonces a lo que el tratadista Jorge Otamendi denomina “confusión indirecta”.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 311 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 71 / DECISIÓN 311 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 73 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135

LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 137 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 172

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil nueve (2009)

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00350-01

Actor: TEXTILES SWANDEX S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La sociedad TEXTILES SWANDEX S.A. acude ante esta Corporación en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, con el propósito de demandar la nulidad de las Resoluciones números 20700 de 17 de noviembre de 1995, 31182 de 30 de noviembre de 2000 y 10256 de 22 de marzo de 2002, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y el correspondiente restablecimiento de los derechos.

I.- ANTECEDENTES DE LA DEMANDA 1.1.- Las pretensiones La sociedad actora pretende textualmente lo siguiente: “1.- Que es nula la Resolución 20700 de fecha noviembre 17 de 1995, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca TOL en la clase 17 Internacional de Niza a nombre de Julio Alfredo Salgado y Otoniel Zuluaga Montoya .” “2.- Que es nula la Resolución 31182 de fecha noviembre 30 de 2000, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto en el trámite administrativo, confirmando la decisión contenida en la Resolución 20700 y concediendo el recurso de apelación.” “3.- Que es nula la Resolución 10256 de fecha marzo 22 de 2002,

mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión proferida en primera instancia, ratificando la concesión del registro del signo TOL en la clase 17 Internacional de Niza.” “4: Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. 1.2.- Los hechos Los hechos citados por la actora como fundamento de sus pretensiones pueden ser resumidos en los siguientes términos: TEXTILES SWANTEX S.A., presentó denuncia penal contra los señores JULIO ALFREDO SALGADO y OTONIEL ZULUAGA MONTOYA por el delito de usurpación de marcas y patentes, aduciendo que dichas personas hicieron uso fraudulento de las marcas TALL, TALLA, TOL y ONEIDA en empaques plásticos destinados a la comercialización de medias veladas, resultando condenados por ese hecho por el Juzgado 57 Penal de Circuito de Bogotá D.C., mediante fallo proferido el 5 de mayo de 1994, el cual fue confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, mediante sentencia del 13 de julio de 1995. Los señores JULIO ALFREDO SALGADO y OTONIEL ZULUAGA MONTOYA el 28 de enero de 1992 presentaron solicitud de registro de la marca TOL, para identificar productos de la Clase 17 internacional de Niza, a la cual se opuso la firma TEXTILES SWANTEX S.A., alegando la existencia de las marcas registradas TOLL, TALL y TALL & Etiqueta, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de

Niza y la notoriedad de la marca TALL. En virtud de las decisiones demandadas, la Superintendencia del ramo decidió conceder el registro deprecado, tras considerar que las marcas enfrentadas bien pueden coexistir en el mercado por el hecho de pertenecer a clases diferentes y por no existir entre ellas semejanzas ortográficas ni fonéticas que sean capaces de inducir a los consumidores al error. 1.3.- Normas violadas y Concepto de la violación La sociedad demandante considera que los actos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 137, 136 literal a) y h), 135 literal a), todos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al explicar la violación del artículo 137 de la Decisión 486, se expresa que los señores Salgado y Zuluaga procedieron de de mala fe e incurrieron en actos competencia desleal, al solicitar el registro del signo TOL en la Clase 17 Internacional, siendo clara su intención de comercializar productos bajo el amparo del prestigio de las marcas registradas a nombre de TEXTILES SWANTEX S.A., todo lo cual explica la condena que se les impuso por la justicia penal. En ese orden de ideas, la Superintendencia de Industria y Comercio además de violatoria de la ley, al conceder el registro de la marca por aquellos solicitada y al declarar infundada la oposición radicada por la sociedad demandante, dejó de aplicar las normas comunitarias destinadas a proteger los derechos de propiedad industrial en Colombia, a pesar de existir indicios razonables que daban cuenta de su violación. Por otra parte, la parte actora considera que el signo TOL registrado en la Clase

17 Internacional, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que el mismo es confundible con las marcas TOLL, TALL y TALL & Etiqueta, previamente registradas a nombre de la sociedad actora. Añade a lo anterior que la expresión TOL es fonética, ortográfica y visualmente idéntica a las marcas previamente registradas de la sociedad TEXTILES SWANTEX S.A., por cuanto la marca TALL se pronuncia “TOL” siendo así conocida por el consumidor medio de los productos identificados con las marcas de la sociedad actora. Por otra parte, existe una indudable conexidad competitiva entre los productos llamados a ser identificados con las marcas en conflicto, lo cual se reafirma con la condena impuesta por la jurisdicción penal, por el delito de usurpación de marcas. Además de lo expuesto, se presenta igualmente un alto riesgo de asociación empresarial, por cuanto los consumidores bien pueden pensar que los productos identificados con la marca TOL provienen de la sociedad TEXTILES SWANTEX S.A. Por otra parte, se configura también la violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, ya que el registro y uso del signo TOL atenta contra el prestigio de TEXTILES SWANTEX SA., pues los empaques amparados por la marca TOL se utilizan para comercializar medias veladas, productos éstos que precisamente son los que comercializa la firma TEXTILES SWANTEX S.A. Los actos acusados, contrarían igualmente el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto el signo TOL no reúne las características mínimas de distintividad frente a las marcas registradas. Se agrega a lo anterior, el hecho de

que la usurpación efectuada, produce confusión en el público consumidor. Finalmente agrega, a manera de corolario, que la Superintendencia de Industria y Comercio violó la legislación comunitaria al conceder el registro solicitado, sin el lleno de los requisitos mínimos exigidos por la ley. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El escrito de contestación de la demanda radicado por la Superintendencia de Industria y Comercio, se tuvo por no presentado y los señores JULIO ALFREDO SALGADO y OTONIEL ZULUAGA MONTOYA guardaron silencio. III.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN La parte actora alegó de conclusión mediante escrito radicado el 26 de septiembre de 2006, en el cual reitera los argumentos de la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, acudió al proceso para defender la legalidad de los actos acusados, los cuales fueron proferidos de conformidad con las competencias asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio. Además de lo anterior, señaló que la concesión del registro marcario que aquí se cuestiona, obedeció al hecho de que el signo solicitado cumple los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Con respecto a la violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 indica que si se revisan las actuaciones administrativas en debate, se tiene que la sociedad demandante no presentó prueba fehaciente de la notoriedad aducida ya que cuando la notoriedad es el fundamento principal de una observación debe ser probada a la fecha en que la marca a la cual se observa fue solicitada. Agrega a lo expuesto que la alegada y la presunta notoriedad de la marca TALL

en la Clase 25, no es óbice para el registro de la marca TOL en la Clase 17, pues ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado pues al fin y al cabo distinguen productos clasificados en clases diferentes. Finalmente, el memorialista estima que la mala fe no aparece demostrada dentro de la actuación surtida en la vía gubernativa y las providencias proferidas por la justicia penal, se refieren fundamentalmente al uso indebido de la marca TOL para distinguir productos de la Clase 16, no los de la Clase 17 y, por lo tanto, mal puede afirmarse que ese hecho produzca confusión en el público consumidor. EI señor Agente del Ministerio Público, por su parte, se limitó a solicitar el trámite de la Interpretación Prejudicial, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad comunitaria. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°, 20-IP-2008 de fecha 9 de mayo de 2008, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el mencionado Tribunal expresó: PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya

aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 311 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La Autoridad Nacional Competente habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

TERCERO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos TOL, por un lado, y TOLL Y TALL, por el otro, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase

de signos.

CUARTO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. En caso de que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO: La Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece una protección ampliada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente

Interpretación Prejudicial. A pesar de que el signo no sea notorio en el País en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además, tal protección puede darse siempre y cuando sean

notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con los Países Miembros de la Comunidad Andina. Es decir, que el signo sea notorio en un país o grupo de Países no pertenecientes a la Comunidad Andina, pero que otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. Es importante advertir que la notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso.

SEXTO: En la comparación entre los productos correspondientes, el Consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos y servicios respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí sólo, para la consecución del citado propósito.

SÉPTIMO: En el ámbito de la Decisión 311 y aunque no esté consagrada la

mala fe como causal de nulidad, la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.

OCTAVO: La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin embargo no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier circunstancia que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

V-. DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES TEXTILES SWANDEX S.A. pretende obtener la nulidad de los actos administrativos demandados, los cuales, además de declarar infundada la

oposición presentada por esa firma a la solicitud de registro de la marca TOL en la clase 17ª de la clasificación internacional de Niza, concedieron el registro de la misma a favor de los señores JULIO ALFREDO SALGADO y OTONIEL ZULUAGA

MONTOYA.

La sociedad demandante, considera que el registro otorgado a la marca en mención, desconoce los derechos de que es titular y que tienen su sustento en el registro previamente otorgado a las marcas TALL y TOLL de su propiedad, en la clase 25, según consta en los certificados números 81113 y 114443 expedidos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo anterior, la actora estima violados los artículos 137, 136 literal a) y h), 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que la marca cuestionada además de no satisfacer los requisitos de registrabilidad consagrados en tales disposiciones, atenta contra sus derechos de propiedad industrial. Dentro de los antecedentes del proceso, obran las providencias proferidas por la justicia penal , por virtud de las cuales los señores JULIO ALFREDO SALGADO SECHAGUA y OTONIEL ZULUAGA MONTOYA fueron condenados a la pena principal de 18 meses de prisión y al pago de una indemnización equivalente a 500 gramos oro, por los delitos de usurpación de marcas y patentes e infracción al artículo 232 inciso 2° de la ley 23 de 1982, con ocasión de la venta de medias veladas de regular calidad empacadas en bolsas plásticas identificadas con la marca TALL, utilizando rasgos semejantes al emblema de la empresa afectada,

beneficiándose de manera parasitaria y abusiva del prestigio de tales productos y del buen nombre que la sociedad demandante tiene en el mercado. Ahora bien. Teniendo en cuenta las pautas, parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación judicial 020-IP-2008, y en aras de poder determinar si las resoluciones acusadas son o no violatorias del régimen jurídico aplicable en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presentes las siguientes disposiciones: DECISIÓN 311 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…) Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que

pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; (…) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese

susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. Artículo 172.- (…) No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. (…) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. (…) Como quiera que la solicitud de registro de la marca TOL se presentó el 28 de enero de 1992, deberá darse aplicación a los artículos 71 y 73 de la Decisión 311 de la Comunidad Andina, por tratarse precisamente de las normas sustanciales que se encontraban vigentes en ese momento. Según lo establecido en tales

disposiciones, no son susceptibles de registro aquellas marcas destinadas a distinguir productos o servicios idénticos o similares a los producidos o comercializados por terceras personas, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir a error a los usuarios o consumidores. Tampoco lo son aquellas marcas que de manera total o parcial reproduzcan, imiten, traduzcan o transcriban signos “notoriamente conocidos”, independientemente de que su uso se destine a los mismos productos o servicios o a productos o servicios diferentes, siempre que ese hecho ocasione un riesgo de confusión o asociación, represente un aprovechamiento injusto del prestigio del signo ya registrado, o determine la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. En todo caso y en aplicación de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Sala observa que las causales anteriormente mencionadas, aparecen igualmente contempladas como causales de nulidad en la nueva normatividad, sin que pueda predicarse que haya operado ningún acontecimiento que las haya hecho desaparecer del mundo jurídico. En efecto, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, señala que no son registrables aquellos signos cuyo uso afecte de manera indebida los derechos de un tercero, especialmente cuando los signos a registrar sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o ya registrada, destinados a identificar los mismos productos o servicios, ocasionando riesgos de confusión o asociación en el los consumidores o usuarios. Por su parte, el literal h) del mismo artículo reproduce en buena medida lo

establecido en el artículo 73 de la Decisión 311 de la Comunidad Andina, lo que equivale a afirmar que las causales en mención fueron conservadas en el nuevo régimen. Planteadas como quedan las anteriores consideraciones, se impone analizar entonces si la marca TOL cumple los requisitos de registrabilidad establecidos por el ordenamiento jurídico; si las marcas previamente registradas ostentan o no el carácter de marcas notorias; y finalmente, si existen o no indicios razonables que permitan inferir que el registro de la marca TOL haya sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. Con respecto a lo primero, es preciso tener presente que la expresión “TOL” es un signo de fantasía, que adolece de un contenido conceptual específico, pues en realidad no evoca ninguna idea en particular, ni denota o hace referencia a ninguna de las propiedades o características de los productos o servicios que