CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00376-01-2006

MARCONI - Signo genérico irregistrable al definir el servicio de telegrafía / SIGNO GENERICO O DESCRIPTIVO - Definición: reglas para establecerlo En primer lugar, es importante referirse a la acepción de la palabra MARCONI, que se pretende registrar como marca para amparar productos de la clase 38 internacional. Según el Diccionario de la Lengua Española la palabra MARCONIGRAMA significa:“( De G. Marconi, 1874-1937, físico italiano inventor del telégrafo sin hilos, y –grama).m. Despacho transmitido por la telegrafía o telefonía sin hilos, radiograma”. La denominación genérica, tal y como lo indica el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial1 del presente caso, hace referencia a los casos en los que la marca designa de forma exclusiva el género de los productos o servicios que ofrece. En consecuencia y con el fin de establecer si en el presente caso nos encontramos frente a una marca genérica, el mismo Tribunal ha señalado unas pautas para poder dar respuesta al mencionado cuestionamiento. En primer lugar, se debe indagar por el significado del signo que se pretende registrar, lo que en el presente caso se traduciría en preguntar ¿Cuál es el significado de MARCONI?. Al respecto y retomando el significado que trae el Diccionario de la Lengua Española, habría que decir que marconi se refiere a un “despacho transmitido por la telegrafía o telefonía sin hilos, radiograma” y que fuera creado por el italiano MARCONI. Ahora bien, la Sala precisa que en Colombia el término MARCONI, data por lo menos de hace sesenta años, cuando

TELECOM, denominó así el servicio de telegrafía, esto es, la transmisión de mensajes mediante ondas hertzianas sin hilos, época desde la cual el consumidor medio identifica el servicio descrito con dicha expresión. Teniendo presente, tanto la definición que da el diccionario como la utilización cotidiana que se le ha dado al vocablo MARCONI en el ámbito nacional, a juicio de la Sala, el signo es genérico por definir el servicio de telegrafía que hace parte de las telecomunicaciones y además, carente de distintividad, lo que en consecuencia y en concordancia con las normas comunitarias, hacen irregistrable el signo MARCONI, por estar incurso en las causales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00376-01

Actor: MARCONI CORPORATION PLC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD 1 Proceso No. 91-IP-2005.

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad MARCONI CORPORATION PLC, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 25221 del 31 de julio de 2001, por la cual se negó el registro de la marca MARCONI para

distinguir productos de la clase 38; 42135 del 19 de diciembre de 2001 por la cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución 25221 del 31 de julio de 2001; y 13483 del 30 de abril de 2002, por la cual se resolvió el recurso de apelación, estas dos últimas confirmando la primera.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos acusados y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca MARCONI para distinguir servicios de la clase 38 internacional, a nombre de la

sociedad MARCONI CORPORATION PLC.

b. Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: Manifestó que la sociedad MARCONI CORPORATION PLC, solicitó el día 27 de diciembre de 2000 el registro de la marca MARCONI (nominativa), para identificar “servicios de comunicación” comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. Explicó que la mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 501, respecto de la cual no se presentó oposición alguna. Indicó que a través de la Resolución 25221 del 31 de julio de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca MARCONI para distinguir productos de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando como fundamento de la decisión, que el signo MARCONI es una

indicación que describe de forma directa el medio que se utiliza para la prestación del servicio, como sería el servicio de marconi. En consecuencia declaró que el signo se constituía como genérico o descriptivo y por lo tanto sin la distintividad necesaria para identificar productos en el área de las comunicaciones, razón por la cual se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Señaló que contra la resolución 25221 se interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Manifestó que mediante la Resolución No 42135 del 19 de diciembre de 2001 se decidió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la resolución recurrida en todas sus partes y remitiendo el expediente al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial para decidir el recurso de apelación. Indicó que el fundamento de la mencionada decisión se basó en sostener que MARCONI es una expresión descriptiva y que en consecuencia si se acepta el registro de la misma, se estaría privando a los competidores de MARCONI CORPORATION PLC de usar dicha expresión. Mediante Resolución 13483 del 30 de abril de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en la Resolución 25221 del 31 de julio de 2001. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, como sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 de la

Comisión del Acuerdo de Cartagena. Adujo que el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone que no se podrán registrar como marcas, aquellos signos que puedan servir en el comercio para describir aspectos como la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción y en general datos, características o informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse dicho signo. Indicó que en las resoluciones demandadas se le dio una errónea aplicación a los conceptos de descriptivo, genérico y usual respecto del vocablo MARCONI en relación con servicios de comunicaciones. Señaló que la doctrina2 ha definido como marcas descriptivas aquellas: “que consisten en la definición del producto a que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, peso, medida, función o destinto del producto.” Por su parte indicó que para que un signo pueda considerarse como genérico, “debe ser empleado de un modo general por el público, por el comercio o por ambos, pues precisamente se considera que carece de cuño distintivo …” y por último añadió que un nombre corriente, usual es aquel “que no habiendo sido originalmente el del producto, acaba por ser consagrado por el uso, incorporándose al lenguaje como el nombre bajo el cual un género de mercancías provenientes de productores diversos es conocido en el mercado. Se trata de signos distintivos que sin estar constituidos por denominación genérica o por nombre propio de la mercancía, se convierten

poco a poco en la denominación corriente de la cosa y debido a la generalidad de su uso, pueden perder su capacidad distintiva.” Explicó que si no existe una relación directa entre la expresión MARCONI y los servicios actuales de comunicaciones, éste no es un término descriptivo y además, si no se emplea la expresión MARCONI para designar servicios actuales de comunicaciones, no es un término genérico ni una denominación usual. Añadió que del Decreto 1900 de 1990, estatuto regulador de actividades y servicios de telecomunicaciones en Colombia, no resulta que alguno de los 2 RANGEL MEDINA, en su obra TRATADO DE DERECHO MARCARIO, méxico, 1960, págs 350 a 351. servicios descritos se denomine MARCONI ni tampoco que alguna de las características, finalidad o propiedad de éstos se describa como MARCONI. Adujo que la expresión MARCONI no solo no denomina los servicios para los cuales fue solicitada como marca, sino que no describe propiedad alguna de los mismos, que además, es incorrecto calificar de genérica una denominación sino es verdaderamente la designación precisa y usual del producto o servicio que se pretende distinguir con ella. Igualmente es errado catalogarlo como descriptivo, cuando no se utiliza para explicar cómo es el producto o servicio. Sostuvo que es equivocado e ilegal considerar que un término que se usaba en el siglo pasado para hacer referencia a los telegramas, pueda ser genérico o descriptivo de los servicios de la clase 38 internacional utilizados en actividades tecnológicas y de comunicaciones de vanguardia por el contrario, se trata de una expresión distintiva, que es idónea como marca para identificar servicios de la

clase 38 internacional. Ahora bien, respecto de la violación del artículo 134 de la Decisión 486, la parte actora manifestó que el signo MARCONI solicitado para registrarlo como marca, cumple a cabalidad con los requisitos exigidos por la ley. Señaló que es una marca distintiva, toda vez que puede distinguir unos productos de otros y no es una expresión genérica, descriptiva o evocativa con relación a los productos de la clase 38 internacional. Respecto de la característica exigida por la ley, denominada representación gráfica, la parte actora adujo que MARCONI cumple dicho requisito, puesto que es una palabra que el consumidor identifica a través de sus órganos visuales. De igual forma, el consumidor aprehende intelectualmente dicha palabra, por estar en condiciones de leerla, escucharla y pronunciarla. d. Las razones de la defensa Superintendencia de Industria y Comercio: Manifestó que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación de las normas legales o comunitarias. Aclaró que la Decisión 486, como ordenamiento legal vigente, en el momento de expedirse las resoluciones cuestionadas, era el aplicable válida y legalmente respecto del caso concreto. Agregó que en reiteradas ocasiones, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como el Consejo de Estado, han establecido los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca:

1. La perceptibilidad

2. La suficiente distintividad

3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Al respecto dijo que la marca debe distinguir unos productos o servicios de otros y tener la suficiente fuerza distintiva, para diferenciar los productos amparados de

los del resto del mercado. Añadió que el Tribunal Andino de Justicia, en sentencia prejudicial dictada el 18 de noviembre de 1997, dentro del proceso 22-IP-96 señaló que “la genericidad y descriptividad de un signo, deben ser estimadas en relación directa y concreta con el producto o servicio de que se trate”, agregó que el mismo Tribunal ha sostenido que “un signo consistente exclusivamente en elementos propiamente genéricos o descriptivos … sólo puede constituirse en marca … si el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo.”. Explicó que no siempre que un signo cumpla con los requisitos exigidos por la Comunidad Andina deberá ser registrado pues además de los mencionados requisitos, no podrá encontrarse incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en las normas comunitarias. Al respecto indicó que la expresión MARCONI además de no cumplir con los requisitos exigidos, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, ya que la expresión MARCONI consiste exclusivamente en la indicación que denota o describe en forma directa el medio indicado para la prestación del servicio, que es el servicio de marconi, que es un medio por el cual las personas pueden comunicarse. Expresó que contrario a lo mencionado por la parte actora, MARCONI, no es un término en desuso, habida cuenta que se usa con bastante frecuencia en los despachos judiciales y en la provincia colombiana. En consecuencia, la marca solicitada no es distintiva y por lo tanto su registro no es procedente. e. La actuación surtida

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto de 16 de diciembre de 2002 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fls. 77 a 78). Por auto visible a folios 144 y 145, se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la entidad demandada y de la sociedad actora (fls. 149 a 154 y 155 a 165, respectivamente). Mediante proveído obrante entre folios 171 y 179 se ordenó someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia del 21 de junio de 2005, dio respuesta a la referida solicitud (fls. 184 a 198) en el proceso 91-IP-2005. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó, en el proceso 91-IP-2005: “1º Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica. El registro no se verá impedido por la

naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, salvo la excepción prevista en el citado artículo 135, último párrafo. 2º En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 3º Por excepción a la prohibición de registro del signo no distintivo ab initio, o que sea descriptivo, genérico, común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto que distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto por parte del sector de los consumidores o usuarios correspondientes en el País Miembro. 4º El signo genérico no es susceptible de registro, a menos que se halle conformado por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente

para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que la palabra, frase o leyenda pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 5º El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar. Si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas. 6º En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, conforme a lo alegado y probado en autos”. CONSIDERACIONES DE LA SALA Por medio de la Resolución 13483 del 30 de abril de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación, interpuesto por la sociedad MARCONI CORPORATION PLC, confirmando la resolución impugnada y en consecuencia,

negando el registro del signo “MARCONI”, en favor de la mencionada empresa, para distinguir productos comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. Esta marca busca amparar productos comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza los cuales son: “Clase 38: Telecomunicaciones” La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 134 y 135 literal b), e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuyo contenido es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir

en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” En primer lugar, es importante referirse a la acepción de la palabra MARCONI, que se pretende registrar como marca para amparar productos de la clase 38 internacional. Según el Diccionario de la Lengua Española3 la palabra MARCONIGRAMA significa: 3 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Segunda Edición. 2001. “( De G. Marconi, 1874-1937, físico italiano inventor del telégrafo sin hilos, y –grama).m. Despacho transmitido por la telegrafía o telefonía sin hilos, radiograma” La denominación genérica, tal y como lo indica el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial4 del presente caso, hace referencia a los casos en los que la marca designa de forma exclusiva el género de los productos o servicios que ofrece. En consecuencia y con el fin de establecer si en el presente caso nos encontramos frente a una marca genérica, el mismo Tribunal ha señalado unas pautas para poder dar respuesta al mencionado cuestionamiento. En primer lugar, se debe indagar por el significado del signo que se pretende registrar, lo que en el presente caso se traduciría en preguntar ¿Cuál es el significado de

MARCONI?. Al respecto y retomando el significado que trae el Diccionario de la Lengua Española, habría que decir que marconi se refiere a un “despacho transmitido por la telegrafía o telefonía sin hilos, radiograma” y que fuera creado por el italiano MARCONI. Ahora bien, la Sala precisa que en Colombia el término MARCONI, data por lo menos de hace sesenta años, cuando TELECOM, denominó así el servicio de telegrafía, esto es, la transmisión de mensajes mediante ondas hertzianas sin hilos, época desde la cual el consumidor medio identifica el servicio descrito con dicha expresión. Teniendo presente, tanto la definición que da el diccionario como la utilización cotidiana que se le ha dado al vocablo MARCONI en el ámbito nacional, a juicio de la Sala, el signo es genérico por definir el servicio de telegrafía que hace parte de las telecomunicaciones y además, carente de distintividad, lo que en consecuencia y en concordancia con las normas comunitarias, hacen irregistrable el signo MARCONI, por estar incurso en las causales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486. En consecuencia y siendo acordes con la Decisión 486, la Sala considera que la negativa del registro de la expresión MARCONI para amparar los productos relacionados en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza estuvo bien sustentada por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y bajo los parámetros establecidos por las normas de carácter comunitario. 4 Proceso No. 91-IP-2005. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN

Presidente CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Salva voto S A L V A M E N T O D E V O T O

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA SALVAMENTO DE VOTO DE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Ref. : Expediente Núm. 11001-03-24-000-2002-00376 01

Actor: MARCONI CORPORATION PLC Sentencia de 3 de agosto de 2006

Consejero Ponente: Dra. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN Con el debido respeto por la decisión mayoritaria de la Sala, disiento de lo decidido en la sentencia referenciada, mediante la cual niega las pretensiones de la demanda que perseguía nulidad la Resolución núm. 25221 del 31 de julio de 2001, de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual negó a la actora el registro de la marca MARCONI para distinguir productos de la clase 38, y sus confirmatorias en virtud de los recursos de reposición y apelación, en razón a las

siguientes consideraciones:

1. Se solicitó en el proceso la nulidad la nulidad de las Resoluciones núms. 25221 de 31 de julio de 2001, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó la solicitud de registro de la marca MARCONI, presentada por la actora para distinguir servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza; 42135 de 19 de diciembre de 2001, por medio de la cual confirmó la anterior al resolver el recurso de reposición; y 13483 de 30 de abril de 2002, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la primera Resolución, confirmándola.

Que, como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a la actora el registro de la marca MARCONI para identificar servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso.

2. A tales actos se les endilga la violación de los artículos 134 y 135, literal e), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por cuanto el artículo 135, literal e), de la Decisión 486, se aplicó indebidamente al atribuírsele indistintamente a la expresión MARCONI los caracteres de “descriptivo”, “genérico” y “usual” en relación con los servicios de comunicación, lo cual demuestra falta de conocimiento sobre la significación y el alcance de cada uno de

ellos, pues la doctrina marcaria define los signos descriptivos, genéricos y las denominaciones comerciales usuales5 de manera diferente; para establecer si una denominación es genérica, descriptiva o usual, el método señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consiste en efectuar preguntas relativas a: CUÁL ES EL PRODUCTO O SERVICIO? CÓMO ES EL PRODUCTO O SERVICIO? CON QUÉ NOMBRE SE LE CONOCE EN EL MERCADO?, nada de lo cual se hizo en el momento de expedir los actos acusados, pues no se examinó de manera rigurosa si en realidad concurrían los supuestos de ley para que la expresión MARCONI resultara ser un signo genérico, descriptivo o usual respecto de los servicios de la Clase 38. La única motivación fue una utilización remota y reducida de la expresión MARCONI en la fase inicial de las actividades y servicios de comunicaciones, empleo que no guarda relación alguna con los servicios actuales de comunicaciones para los que se solicitó su registro. Lo anterior significa que si no hay relación directa entre la expresión MARCONI y los servicios de comunicaciones, aquella no es un término descriptivo. Agrega que MARCONI es una expresión originada en el nombre del inventor Guglielmo Marconi, fundador de Marconi’s Wireless Telegraphy Company, compañía predecesora de MARCONI CORPORATION PLC., que adoptó dicha expresión como nombre comercial y como marca para identificar importantes servicios en el área de las comunicaciones y la tecnología de nueva generación, pues es uno de los proveedores globales de servicios de banda ancha, como redes de acceso, redes metropolitanas y de transporte. El artículo 134 de la Decisión 486 es violado por falta de aplicación, pues la marca

MARCONI es suficientemente distintiva, por cuanto es apta para identificar los servicios de comunicaciones para los cuales se solicitó su registro. No es una expresión genérica o descriptiva, ni siquiera evocativa, en relación con los servicios de la Clase 38 y sus propiedades; bajo estas condiciones, cuando en el campo de las comunicaciones se emplee la expresión MARCONI como marca, el público y el comercio en general sabrán que se trata de las soluciones con tecnologías de nueva generación que presta MARCONI CORPORATION PLC., y no creerá que se trata del teleservicio denominado telegrama. Además, MARCONI es susceptible de ser representada gráficamente, es decir, que tiene toda la vocación de registrabilidad, por lo cual deben ser declarados nulos los actos acusados. 5Tratado de Derecho Marcario, Rangel Medina, 1960. 3.- La Sala, en este fallo que respetuosamente gloso, consignó sus consideraciones sobre la cuestión plantada, en los siguientes términos: “En primer lugar, es importante referirse a la acepción de la palabra MARCONI, que se pretende registrar como marca para amparar productos de la clase 38 internacional. Según el Diccionario de la Lengua Española6 la palabra MARCONIGRAMA significa: “( De G. Marconi, 1874-1937, físico italiano inventor del telégrafo sin hilos, y –grama).m. Despacho transmitido por la telegrafía o telefonía sin hilos, radiograma” La denominación genérica, tal y como lo indica el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial7 del presente caso, hace referencia a los casos en los que la marca designa de forma

exclusiva el género de los productos o servicios que ofrece. En consecuencia y con el fin de establecer si en el presente caso nos encontramos frente a una marca genérica, el mismo Tribunal ha señalado unas pautas para poder dar respuesta al mencionado cuestionamiento. En primer lugar, se debe indagar por el significado del signo que se pretende registrar, lo que en el presente caso se traduciría en preguntar ¿Cuál es el significado de MARCONI?. Al respecto y retomando el significado que trae el Diccionario de la Lengua Española, habría que decir que marconi se refiere a un “despacho transmitido por la telegrafía o telefonía sin hilos, radiograma” y que fuera creado por el italiano MARCONI. Ahora bien, la Sala precisa que en Colombia el término MARCONI, data por lo menos de hace sesenta años, cuando TELECOM, denominó así el servicio de telegrafía, esto es, la transmisión de mensajes mediante ondas hertzianas sin hilos, época desde la cual el consumidor medio identifica el servicio descrito con dicha expresión. Teniendo presente, tanto la definición que da el diccionario como la utilización cotidiana que se le ha dado al vocablo MARCONI en el ámbito nacional,