CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00378-01-2006

MARCA DERIVADA - Facultad del titular de la marca inscrita de solicitarla / MARCA DERIVADA - Lo es S-URISTIX respecto de URISTIX El registro negado corresponde a la marca S-URISTIX derivada de URISTIX® registrada a nombre de la parte actora, dueña también de la marca SURISTAT. Sobre el caso presentado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial efectuada en este proceso ha dicho que el titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquella, siempre que la nueva solicitud comprenda la marca en referencia, con variaciones no sustanciales y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca; pero también ha dicho que al momento de confrontar marcas farmacéuticas se debe tener un mayor grado de rigurosidad. La Sala encuentra que la marca S-URISTIX cuyo registro se negó mediante las resoluciones demandadas es una derivación de la marca URISTIX® de la cual es propietaria la actora es decir la solicitante; que la marca cuyo registro se negó no tiene variaciones sustanciales comparada con la marca ya registrada pues apenas le antecede la letra S; y que los productos que ampara corresponden a los ya amparados por la marca registrada URISTIX; luego el titular de la marca inscrita URISTIX cumple con estos requisitos para solicitar una marca derivada. MARCAS FARMACEUTICAS - Uso del prefijo común: S-URISTIX y URISTIX / PREFIJO DE USO COMUN - Uri: vías urinarias / COEXISTENCIA MARCARIAProcedencia entre los signos S-URISTIX con SURISTAT y URISTIS

Fonéticamente la primera se pronunciaría ESE-U-RIS-TIX y la segunda SU-RISTAT, lo cual de manera evidente indica que fonética, gráfica o conceptualmente no se asemejan, esto último por ser palabras de fantasía. Al comparar la primera ESE-U-RIS-TIX y la tercera U-RI-SYS, fonéticamente no se parecen; gráfica, ortográfica y conceptualmente tampoco se asemejan. Ahora bien, teniendo en cuenta que en reiteradas ocasiones el Tribunal Andino ha manifestado que al momento de analizar los signos que presuntamente puedan confundirse, deberá hacerse un análisis respecto de las semejanzas que entre ambos existen antes que respecto de las diferencias procederá la Sala a efectuar lo pertinente. Si bien ambos signos contienen el prefijo URI, no podría negarse la posibilidad de su uso a ninguno de los titulares, en tanto se trata de un prefijo que hace referencia a las vías urinarias, razón por la cual no es apropiable por ninguna persona. En consecuencia la fuerza distintiva entre ambos signos se presenta respecto de los complementos del prefijo URI, es decir en SYS y STIX, que como puede observarse su única semejanza es la letra S inicial. De otro lado, como ya se señaló, en el mercado coexisten pacíficamente las marcas registradas URISTIX® Y URISYS®; ahora bien, las marcas S-URISTIX (marca derivada negada) y URISYS (opositora), antes que presentar mayor similitud que las ya registradas, presentan una diferencia que hace aún más razonable que puedan subsistir en el mercado y no exista riesgo de confusión; en efecto, la letra S prefijo que se añade

a la marca existente para formar la palabra S-URISTIX permite que la diferencia con la palabra URISYS sea mas marcada que la que existe entre las marcas registradas. En conclusión la marca negada S-URISTIX, puede convivir en el mercado con las marcas SURISTAT Y URISYS.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00378-01

Actor: TECNOQUIMICAS S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: la número 16127 de mayo 27 de 2002 y la 24846 del 31 de julio de 2002, por medio de las cuales se niega el registro de la marca S-URISTIX (nominativa).

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos acusados y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el registro de la marca S-URISTIX a favor de la Sociedad Tecnoquímicas S.A., para distinguir

“productos de uso humano”, los cuales se encuentran comprendidos en la clase quinta de la Clasificación Internacional. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: Manifiesta que la sociedad Tecnoquímicas S.A. solicitó el registro de la marca S-URISTIX el día 16 de noviembre de 2001, para distinguir “productos de uso humano”, que hacen parte de la clase quinta de la clasificación internacional del arreglo de Niza. Anota que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 511 del 26 de diciembre de 2001, ante la cual formuló oposición la sociedad ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, con base en la solicitud de la marca

URISYS.

Indica que a través de la Resolución N° 16127 del 27 de mayo de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca S-URISTIX al encontrar oficiosamente la marca SURISTAT® para distinguir los mismos productos de la clase quinta, por considerar que existe confundibilidad porque entre los signos S – URISTIX (nominativa) y SURISTAT (nominativa) se presentan semejanzas visuales, ortográficas y auditivas que hacen que sea imposible su diferenciación por parte del adquirente o consumidor de dichos productos. Que la entidad demandada afirmó que el signo solicitado en registro SURISTIX resulta ser similarmente confundible con la expresión SURISTAT, pues éstos coinciden en las dos sílabas iniciales de las tres que las componen SU – RIS

– TIX y SU –RIS –TAT.

Señala que el día 24 de junio de 2002, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución N° 16127 del 27 de mayo de 2002 invocando el registro que posee esa sociedad sobre la marca URISTIX®, para distinguir productos de la clase quinta internacional, vigente hasta el 28 de noviembre del 2005. Que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no resolvió el recurso de reposición, sino que envió el expediente al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial para que éste resolviera directamente el Recurso de Apelación. Anota que el recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución N° 24846 del 31 de julio de 2002 y que en ésta no sólo se confirmó la primera decisión sino que se declaró fundada la oposición al encontrar similitud entre los signos S –URISTIX y URISYS al considerar que existen evidentes similitudes auditivas y ortográficas, entre los signos de confrontación, originadas principalmente en la coincidente e idéntica ubicación de sus letras. Que la Superintendencia de Industria y Comercio efectuó el examen de confundibilidad entre los signos S-URISTIX VS. URISYS Y S-URISTIX VS. SURISTAT, cuando debió tener en cuenta que la expresión S-URISTIX es la extensión del registro de la marca URISTIX® de la Sociedad Tecnoquímicas S.A.,

tal y como lo manifestó cuando se corrió el traslado de la oposición. Que la sociedad Tecnoquímicas S.A. es titular de la marca URISTIX® para distinguir todos los productos de la clase quinta de la Clasificación internacional del Arreglo de Niza y fue concedida para la sociedad Distribuidora Farmacéutica Calox de Colombiana S.A. quien la cedió a la sociedad Tecnoquímicas S.A. el 13 de noviembre de 2001 y se encuentra vigente hasta el 28 de noviembre de 2005. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora aduce en sustento de sus pretensiones, que se violaron las siguientes disposiciones de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Artículo 136 literal A. “Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a)Sean idénticos o se asemejen, a una anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación.”. Artículo 155 “ El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento los siguientes actos: a)Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado una marca .. b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales..”. Artículo 134 “ A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse

como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) la imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos.. c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Manifiesta la parte demandante que se violan las citadas normas porque las resoluciones que le negaron el registro de la marca S-URISTIX (nominativa) no tuvieron en cuenta que se trata de la trascripción de la marca ya registrada URISTIX®, lo que en últimas constituye una modificación del primer signo sobre el cual ya tenía la misma sociedad un registro y un derecho consolidado, con lo cual resulta incongruente que se haya accedido al primer registro y ante las mismas razones y derechos, no se conceda la segunda solicitud. Que además el examen de registrabilidad a la luz del artículo 59 del C.C.A. debe efectuarse en relación con todas las solicitudes de registro y las marcas registradas con anterioridad, involucrando las de terceros o las del propio titular del registro y que en el presente caso debió tenerse en cuenta en el examen de fondo de la marca nominativa S-URISTIX la anterior existencia de la marca registrada URISTIX®, ambas propiedad de la misma empresa y no únicamente como se hizo con base en registros de terceros.

Agrega que por lo tanto no es entendible que siguiendo el derrotero anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio haya concedido el registro de la marca URISTIX® y que no lo hubiera hecho respecto del signo S-URISTIX, y sí hubiera permitido la coexistencia de los signos URISTIX® URISYS Y SURISTAT y ahora no se le permita obtener el nuevo registro, cuando la única novedad que se presenta es la letra S que antecede al propio registro de Tecnoquímicas S.A. Resalta la parte actora que en todo caso en el mercado coexistían pacíficamente las marcas: URISTIX URISYS SURISTAT También aduce la parte actora que se violaron los artículos 13 y 29 de la Constitución Política y 35 del C.C.A., porque los actos administrativos demandados carecen de motivación, pues ésta sólo existe en apariencia y solicita que éstos se ajusten a derecho en relación con los criterios, reglas y principios que debieron regir la decisión. d.- Las razones de la defensa La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que es claro e inequívoco que la Decisión 486 era aplicable a la fecha de expedición de las resoluciones demandadas. Que en diferentes actos administrativos expedidos por la entidad, en diferentes pronunciamientos del Tribunal Andino y en numerosas sentencias proferidas por el Consejo de Estado sobre el tema marcario, en concordancia con lo previsto en las disposiciones legales vigentes, se establecen los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: a) la perceptibilidad b) la suficiente distintividad c) la susceptibilidad de representación gráfica Que el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que la marca tiene como

función esencial la de distinguir unos productos o servicios de otros e identificar por parte del consumidor el signo con el producto y que el signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un servicio o producto, sin que se confunda con él o con sus características. Agrega que el Tribunal Andino también ha dicho que la distintividad es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca, pues sólo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario del producto o servicio de otro empresario, estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos. Anota la Superintendencia que para el caso presentado con la solicitud de registro de la marca SURISTIX para la clase 5, el artículo 136 literal a) de la decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten el impedimento de ser idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de las marcas puede inducir a error por parte del público. Que el Consejo de Estado acogiendo los pronunciamientos que sobre las marcas farmacéuticas ha hecho el Tribunal Andino de Justicia, ha establecido que como estas marcas están formadas por un prefijo o sufijo que guía al consumidor, que se refiere por ejemplo al químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar, éstos son de uso común y por lo tanto el examen debe

hacerse respecto a la otra parte de la palabra. Que en el caso presentado, S-URISTIX carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados “S-URISTIX” (solicitada) frente a “URISYS” y “SURISTAT” (registradas) resulta indudable que presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas, que impiden que la marca solicitada tenga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado. Que en cuanto a la confundibilidad el Tribunal ha señalado que la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. Asevera que para que exista riesgo de confusión o asociación es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o servicio; que el primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético y el segundo hace referencia a la especialidad que circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios descritos en el registro y así el alcance de la cobertura incide en el derecho a evitar el registro de una solicitud marcaria, para sólo aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o siquiera relacionados en alguna medida. Anota que en el caso presentado concurren los dos elementos: que la expresión “S-URISTIX” reproduce cuatro letras de la palabra “URISYS” y seis de la palabra “SURISTAT”, marcas registradas y que todas distinguen productos de la clase 5, lo cual generaría confundibilidad que llevaría a error respecto de la

adquisición y uso de los productos que distinguen las marcas y por lo tanto no pueden coexistir pacíficamente. En relación con el hecho de que la sociedad Tecnoquímicas S.A. es titular del registro de la marca “URISTIX”, clase 5, anota la Superintendencia que debe destacarse que las actuaciones administrativas en ese caso y en el presente son diferentes y que en todo caso en ningún momento efectuó estudio de registrabilidad y confundibilidad frente a la marca URISTIX®. Finalmente aduce la Superintendencia que los actos administrativos demandados están fundados fáctica y jurídicamente y por lo tanto están debidamente motivados. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado no rindió concepto. Las sociedades Johnson y Johnson de Colombia S.A. y Roche Diagnostics GMBH, no contestaron la demanda, no obstante haber sido notificadas, como da cuenta la constancia que obra a folios 93 y 101 Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad actora y de la entidad demandada (fls. 224 a 230 y 231 a 236, respectivamente). En el alegato de conclusión la parte actora afirma que el certificado de registro de la marca SURISTAT a nombre de JOHNSON & JOHNSON de Colombia S.A. fue cancelado por no uso, razón por la cual TECNOQUÍMICAS S.A. solicitó el registro de dicha marca.

Mediante Auto de fecha 21 de junio de 2005 se resuelve oficiar a la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio para que certifique acerca de la titularidad de la marca SURISTAT y el estado actual de la solicitud por parte de TECNOQUÍMICAS S.A. Mediante oficio N° 2014 de fecha 24 de agosto de 2005 la Superintendencia de Industria y Comercio anexa certificación en la que consta que mediante la Resolución N° 19904 del 18 de julio de 2003, a solicitud de la firma TECNOQUÍMICAS S.A., se canceló el registro de la marca SURISTAT (nominativa) a la firma JOHNSON Y JOHNSON y manifiesta que mediante la Resolución N° 15193 del 30 de junio de 2004 y con vigencia hasta el 30 de junio de 2014 la titularidad la tiene la actora, es decir TECNOQUÍMICAS S.A.. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias manifestó, en escrito del 27 de octubre de 2004, que se referiría a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y no así al artículo 155 de ésta por no ser pertinente al tema; concluyó en el proceso No. 103-IP-2004: “Primero: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado, además deberá ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no estar incurso en

ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Segundo: Los signos que en relación con los derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, no son registrables si además, están destinados a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan conducir a los consumidores a error.

Tercero: El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá con posterioridad a la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, y los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.

Cuarto: El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyen derivación de aquélla, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

Quinto: En lo que respecta a productos farmacéuticos, dado que son de delicada aplicación y que el uso equivocado de ellos pueden (sic) causar daños irreparables en la salud del consumidor, es recomendable aplicar al momento del análisis de las marcas que busquen distinguirlos, un criterio riguroso para evitar una confusión en el público consumidor.”.

CONSIDERACIONES DE LA SALA Por los actos acusados se negó el registro de la marca S-URISTIX para identificar “medicamentos de uso humano”, productos comprendidos en la clase 5

de la Clasificación Internacional de Niza. La controversia se contrae a establecer si la marca S-URISTIX se encuentra en una causal de irregistrabilidad con respecto a las marcas registradas “URISYS” y “SURISTAT” éstos también de la clase 5 internacional, habida cuenta que el actor, es decir a quien le fue negado el registro de la marca S-URISTIX, tiene registrada la marca URISTIX para productos de la misma clase. La Sala como ya lo ha precisado en otras oportunidades1 y de acuerdo con la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso, en el presente asunto por tratarse de la disputa de marcas que identifican productos farmacéuticos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud de los consumidores debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas2, situación que no se sufre variación por el hecho de que normalmente esos productos sean expendidos bajo fórmula médica, pues de todas maneras, en ocasiones, se expenden sin recetario.3 1 Ver entre otras, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias del 11 de junio de 1998, Expediente No. 4127; 15 de abril de 1999, Proceso No. 4357 y del 19 de agosto de 1999, expediente No. 4681. 2 El Tribunal, en la interpretación prejudicial rendido en este proceso, señaló que “se ha inclinado en estos casos "por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en

determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno" (Sentencia dictada en el expediente N° 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N° 578, del 27 de junio del 2000, caso "AMOXIFARMA"). Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en "las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente No. 48-IP-2000 publicada en la G.O.A.C. No. 594 del 21 de agosto de 2000, caso “BROMTUSSIN”. 3 Ob. Cit. Nota al pie anterior "... existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y ... la expedición de En primer lugar, la Sala entra a considerar lo relacionado con la marca SURISTAT, marca cuya titularidad, al momento de pronunciarse la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las resoluciones demandadas de mayo y junio de 2002 que negaron el registro de la marca S-URISTIX, estaba en cabeza de la firma JOHNSON & JOHNSON. Se encuentra probado que la titularidad del registro de la marca SURISTAT fue cancelado para JOHNSON & JOHNSON (folio 273) y ésta pasó a

TECNOQUÍMICAS S.A. (folio 272), parte actora en este proceso. En efecto, tal como se observa en las respectivas certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca SURISTAT fue cancelado para la firma JOHNSON & JOHNSON mediante la Resolución 19904 del 18 de julio de 2003 y éste fue concedido para la firma TECNOQUÍMICAS S.A. mediante resolución 15193 del 30 de junio de 2004. No obstante que Tecnoquímicas es dueña de las marcas URISTIX y de la marca SURISTAT, esta última adquirida en el curso del proceso en virtud de las resoluciones arriba citadas, se hace necesario hacer una comparación entre la marca opositora URISYS®, la marca SURISTAT®, y la marca negada S-URISTIX; lo anterior en tanto las resoluciones acusadas negaron el registro de la marca SURISTIX porque creaba confundibilidad con la marca SURISTAT y con la marca

URISYS.

La controversia entonces se encuentra entre las marcas nominativas para la clase 5 internacional, a saber: S-URISTIX (marca negada) – SURISTAT® y URISYS® (marca opositora). El registro negado corresponde a la marca S-URISTIX derivada de URISTIX® registrada a nombre de la parte actora, dueña también de la marca SURISTAT. productos sin receta médica", pero en ninguno de estos casos "puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de

confrontar marcas farmacéuticas" (Sentencia dictada en el expediente N° 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 739, del 4 de diciembre del 2001, caso "ALLEGRA"). Sobre el caso presentado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial efectuada en este proceso ha dicho que el titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquella, siempre que la nueva solicitud comprenda la marca en referencia, con variaciones no sustanciales y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca; pero también ha dicho que al momento de confrontar marcas farmacéuticas se debe tener un mayor grado de rigurosidad. La Sala encuentra que la marca S-URISTIX cuyo registro se negó mediante las resoluciones demandadas es una derivación de la marca URISTIX® de la cual es propietaria la actora es decir la solicitante; que la marca cuyo registro se negó no tiene variaciones sustanciales comparada con la marca ya registrada pues apenas le antecede la letra S; y que los productos que ampara corresponden a los ya amparados por la marca registrada URISTIX; luego el titular de la marca inscrita URISTIX cumple con estos requisitos para solicitar una marca derivada. Sin embargo, como ya se dijo, bajo la rigurosidad que la Sala debe tener por tratarse de productos farmacéuticos cuyo uso equivocado puede causar daño al consumidor, se hace necesario un análisis comparativo de la marca cuyo registro se negó, con la marca SURISTAT® y con la marca opositora URISYS.

1. Marca solicitada 2. Marca Registrada 3. Marca Opositora

S - URISTIX SURISTAT® URISYS® Fonéticamente la primera se pronunciaría ESE-U-RIS-TIX y la segunda SU-RIS-TAT, lo cual de manera evidente indica que fonética, gráfica o conceptualmente no se asemejan, esto último por ser palabras de fantasía. Al comparar la primera ESE-U-RIS-TIX y la tercera U-RI-SYS, fonéticamente no se parecen; gráfica, ortográfica y conceptualmente tampoco se asemejan. Ahora bien, teniendo en cuenta que en reiteradas ocasiones el Tribunal Andino ha manifestado que al momento de analizar los signos que presuntamente puedan confundirse, deberá hacerse un análisis respecto de las semejanzas que entre ambos existen antes que respecto de las diferencias procederá la Sala a efectuar lo pertinente. Si bien ambos signos contienen el prefijo URI, no podría negarse la posibilidad de su uso a ninguno de los titulares, en tanto se trata de un prefijo que hace referencia a las vías urinarias, razón por la cual no es apropiable por ninguna persona. En consecuencia la fuerza distintiva entre ambos signos se presenta respecto de los complementos del prefijo URI, es decir en SYS y STIX, que como puede observarse su única semejanza es la letra S inicial. De otro lado, como ya se señaló, en el mercado coexisten pacíficamente las marcas registradas URISTIX® Y URISYS®; ahora bien, las marcas S-URISTIX (marca derivada negada) y URISYS (opositora), antes que presentar mayor similitud que las ya registradas, presentan una diferencia que hace aún más razonable que puedan subsistir en el mercado y no exista riesgo de confusión; en

efecto, la letra S prefijo que se añade a la marca existente para formar la palabra S-URISTIX permite que la diferencia con la palabra URISYS sea mas marcada que la que existe entre las marcas registradas. En conclusión la marca negada S-URISTIX, puede convivir en el mercado con las marcas SURISTAT Y URISYS. Así las cosas, prospera el cargo propuesto por la parte demandante, lo que impone acceder a las pretensiones, como se hará en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones N° 16127 del 27 de mayo de 2002 y N° 24846 del 31 de julio de 2002 por medio de las cuales se negó el registro de la marca S-URISTIX para identificar medicamentos de uso humano comprendidos en la clase quinta.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho ORDÉNASE a la entidad demandada continuar el trámite de registro, y si se cumplen los requisitos de ley, proceder a registrar la marca SURISTIX para distinguir los productos comprendidos en la clase 5.

TERCERO: ORDÉNASE la publicación de la presente sentencia en la

Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: RECONÓCESE personería jurídica a Julio César Ramirez Piña, como apoderado de la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. en los términos y para los efectos del poder que obra a folio 270.

QUINTO: En firm