CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00387-01(8429)-2006

MARCAS FARMACEUTICAS - Exclusión de los sufijos comunes / COTEJO DE MARCAS FARMACEUTICAS - Excepción al análisis conjunto: exclusión de elementos de uso común Los signos a comparar, en principio, son XAROCID y TARGOCID; sin embargo, tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida dentro de este proceso, en tratándose especialmente de las marcas farmacéuticas debe excluirse de la comparación los elementos de uso común. En efecto, el Tribunal sostuvo: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone unan excepción al principio señalado (del análisis en conjunto), que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas ‘este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación’”. COTEJO DE MARCAS FARMACEUTICAS - Inexistencia de semejanza y confundibilidad entre los signos XAROCID y TARGOCID / DISIMILITUD MARCARIA - Evidencia gráfica y fonética entre los signos XAROCID y TARGOCID Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis de la Sala recaerá sobre las expresiones XARO y TARGO, en la medida en que la terminación CID de una y otra es de uso común en los productos farmacéuticos. La segunda sílaba de la marca en discusión es RO y la segunda sílaba de la marca de propiedad de la

actora es GO, las cuales auditivamente tampoco son confundibles, máxime cuando la letra R que tienen en común una y otra marca no tiene la misma ubicación en cada una de ellas, pues en XAROCID hace parte de la segunda sílaba (RO) en tanto que en TARGOCID hace parte de la primera sílaba (TAR). Desde el punto de vista conceptual es evidente que ambas son marcas de fantasía, lo que si bien hace que una y otra marca sean débiles, pues al verlas o escucharlas el consumidor no evoca concepto alguno, lo cierto es que desde tal aspecto no hay confundibilidad entre uno y otro signo. La Sala, colocándose en el lugar de un consumidor medio, al observar las marcas XAROCID y TARGOCID las encuentra disímiles gráficamente, y al escucharlas no considera que sean fonéticamente confundibles, pues pese a que las vocales A-O-I están dispuestas en el mismo orden en una y otra, dada la inclusión de la consonante X en la primera y de la consonante G en la segunda, su pronunciación es diferente

(XAROCID y TARGOCID).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C. once (11) de mayo del dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00387-01(8429)

Actor : MERRELL PHARMACEUTICALS INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para

resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por MERRELL PHARMACEUTICALS INC., en ejercicio de la acción de nulidad de propiedad industrial establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los siguientes actos administrativos: - Resolución 35619 de 30 de octubre de 2001, expedida por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, concedió a BAYER A.G. el registro de la marca XAROCID (nominativa) para distinguir preparaciones farmacéuticas y sustancias, y preparaciones de diagnóstico y reagentes para uso médico, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resolución 2485 de 30 de enero de 2002, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución identificada en el numeral anterior, confirmándola. - Resolución 13278 de 30 de abril de 2002, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 35619 de 30 de octubre de 2001, confirmándola. Como consecuencia de la anterior nulidad, solicita que se cancele el registro de la marca XAROCID (nominativa) concedida a BAYER A.G. para distinguir preparaciones farmacéuticas y sustancias, y preparaciones de

diagnóstico y reagentes para uso médico, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. De igual manera, solicita que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que ponga fin al proceso. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en síntesis, los siguientes: 1º. El 12 de enero de 2001 BAYER A.G. solicitó el registro de la marca XAROCID (nominativa) para distinguir preparaciones farmacéuticas y sustancias, y preparaciones de diagnóstico y reagentes para uso médico, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 501 de 28 de febrero de 2001, y tramitada bajo el expediente 01002010. 2º. El 10 de abril de 2001 la actora, titular de la marca TARGOCID, previamente registrada (certificado 126.309) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentó oposición al registro de la marca XAROCID. 3º. Mediante los actos acusados la demandada declaró infundada la oposición presentada por la actora, y en consecuencia, concedió a BAYER A.G. el registro de la marca XAROCID. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La actora considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 134, 135, literal a), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina de Naciones, estructurando para el efecto lo siguientes cargos: Primer cargo.- Los actos acusados violan el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto la marca XAROCID para distinguir productos de la Clase 5 es confundible con la marca TARGOCID de propiedad de la actora, previamente registrada. En efecto, la doctrina ha señalado las reglas que se deben tener en cuenta para analizar si existe riesgo de confusión entre dos o más marcas. En este caso, se tiene que analizadas una y otra en su conjunto, a primera vista y sin entrar en detalles, se observa que XAROCID y TARGOCID despiertan una impresión de conjunto muy similar. Además de lo anterior, analizados los signos en conflicto desde los aspectos visual, fonético, y no así conceptual, ya que uno y otro son de fantasía, es evidente que son similarmente confundibles, pues de las siete letras que conforman la marca XAROCID, seis de ellas, que además tienen casi la misma ubicación, son tomadas de la marca TARGOCID; una y otra marca tienen tres sílabas; la raíz en ambas denominaciones es casi idéntica (TAR-XAR); y la desinencia es idéntica (CID/CID). Anota la actora que desde el punto de vista fonético es aún mayor la semejanza entre los signos en cotejo, ya que en una y otra marca las vocales tiene la misma secuencia (A-O-I), lo que significa que su pronunciación es muy parecida; adicionalmente, en ambas denominaciones la sílaba tónica es idéntica (CID) y está ubicada en el mismo lugar, esto es, al final de cada una de ellas.

Al examinar sucesivamente las marcas TARGOCID y XAROCID, en la medida en que ambas son de fantasía, el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas es el fonético y, por tanto, al oír la marca XAROCID, cuya pronunciación es muy similar a TARGOCID, marca que previamente conoce, asociará uno y otro signo, es decir, que la coexistencia de una y otra genera confusión. Sostiene que como los productos que distinguen las marcas cotejadas pertenecen a la Clase 5, que son de consumo popular, no se requiere de conocimientos especiales para adquirir el producto, razón por la cual el adquirente no es precavido ni destina mucho tiempo a analizar la marca y el producto. Además, considera que no puede perderse de vista que la marca XAROCID identifica productos farmacéuticos, frente a los cuales la doctrina y la jurisprudencia han señalado que en aras de proteger la salud del consumidor, el cotejo marcario debe ser más riguroso. De igual manera, pone de presente que al comparar los signos se deben tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias, las cuales, en el asunto sub exámine son las siguientes: comparten seis letras, tienen el mismo número de sílabas (3), la raíz es muy parecida (TAR – XAR), la desinencia es idéntica (CIDCID), utilizan las mismas vocales y en el mismo orden (A-O-I), y la sílaba tónica es idéntica y está ubicada en el mismo lugar. No desconoce la actora que entre una y otra marca existen diferencias; sin embargo, a su juicio, tales diferencias no son lo suficientemente

representativas como para contrarrestar las contundentes semejanzas que presentan las marcas comparadas, ni disminuyen el riesgo de confusión o de asociación en que incurriría el consumidor de coexistir ambas en el mercado.

Segundo cargo: Los actos acusados violan los artículos 134 y 135, literal a), de la Decisión 486, pues como se demostró en el cargo precedente, la marca XAROCID no es distintiva ni apta para identificar los productos para los cuales fue otorgada, en la medida en que resulta similarmente confundible con la marca TARGOCID previamente registrada a nombre de la actora. d.- Las razones de la defensa 1.- BAYER A.G., tercera directa interesada en las resultas del proceso, en razón a que es titular de la marca XAROCID cuyo registro fue otorgado mediante los actos acusados, al contestar la demanda sostuvo que no es cierto que por la casi igualdad de letras los signos en conflicto sean de tal similitud que la misma se traduzca en confundibilidad y, por ende, en irregistrabilidad de la marca

XAROCID.

En efecto, analizadas desde el punto de vista fonético se tiene que si bien las expresiones comparten la sílaba final CID, y presentan la misma secuencia de vocales (A-O-I), difieren por la presencia en el signo acusado de la letra inicial X, la cual en el signo previamente registrado corresponde a la letra T, el que a su vez presenta la letra G luego de la sílaba TAR todo lo cual determina la impresión distinta sonora de las marcas. Desde el punto de vista gráfico, si bien comparten la sílaba CID, las diferencias que presentan sus letras iniciales determina que apreciados en su

conjunto uno y otro signo tienen una impresión visual distinta. Además, como ambas marcas son expresiones de fantasía, tal circunstancia incrementa las diferencias. Anota que ya en la República de Perú el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), mediante la Resolución 6536 de 21 de julio de 2001 resolvió el conflicto entre las marcas TARGOCID y XAROCID y, en consecuencia, otorgó a BAYER A.G. el registro de la última de las citadas, para lo cual tuvo en cuenta que si bien es cierto que la sílaba CID es idéntica en ambas marcas, también lo es que se trata de una terminación de uso común en las marcas farmacéuticas, por lo cual debe se excluida de la comparación. Concluye que entre los signos comparados no existe un parecido tal que impida registrar la marca XAROCID, ya que tiene la suficiente aptitud distintiva y especialidad. 2.- La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, precisó: De los documentos obrantes en el expediente 01-2010, contentivo de la actuación administrativa, se concluye que los actos acusados se ajustan a derecho y a las disposiciones legales sobre marcas, habiendo la Superintendencia de Industria y Comercio garantizado el debido proceso y el derecho de defensa. Sostiene que al efectuar el análisis en conjunto de confundibilidad entre los signos, excluyendo la sílaba CID, la cual es de uso común, se tiene que la marca XAROCID está conformada por 7 letras, en tanto que la marca TARGOCID,

previamente registrada, lo está por 8 letras, lo que las hace visualmente diferentes. Adicionalmente, considera que en este caso se debe aplicar el criterio de la especialización, que corresponde a un profesional del área de la salud que podrá distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor le solicita, los cuales han sido formulados por un médico, quien no va a asociar el origen empresarial de uno y otro producto, los cuales, por demás, tienen un canal de distribución reducido y no masivo. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por Auto del 3 de febrero de 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente. Por Auto visible a folio 180 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la actora y de entidad demandada. Mediante proveído del 20 de octubre de 2003 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual dio respuesta a la referida solicitud mediante providencia de 10 de noviembre del 2004. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “Primero: Un signo para que sea registrado como marca debe ser apto

para distinguir productos o servicios en el mercado, además deberá ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina. “Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. “Tercero: El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá con posterioridad a la realización del examen comparativo, en el que se deberá considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, y los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. “Cuarto. En lo que respecta a productos farmacéuticos, dado que corresponden a productos de delicada aplicación, y que el confundir un producto farmacéutico con otro puede causar daños irreparables en la salud del consumidor, es recomendable aplicar, al momento del análisis de las marcas que las distinguen, un criterio riguroso, buscando el prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados”. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Las normas fundamento de la demanda y que fueron objeto de interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, preceptúan: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo

que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro: “Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: “a) Las palabras o combinación de palabras; “b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; “c)Los sonidos y olores; “d) Las letras y los números; “e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; “f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; “g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparatos anteriores”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No pueden constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; “...” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en l comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “a) Sean idénticos os e asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación. “...”. El registro de la marca objeto de controversia fue otorgado para distinguir preparaciones farmacéuticas y sustancias, y preparaciones de diagnóstico y reagentes para uso médico, productos comprendidos en la Clase 5 de la

Clasificación Internacional de Niza, en tanto que el de la marca opositora TARGOCID fue otorgado para distinguir todos los productos de la Clase 5, esto es, “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. Para llevar a cabo el cotejo marcario entre el signo cuyo registro fue otorgado y el signo en que se fundamenta la oposición, la Sala tendrá en cuenta los criterios que para el efecto han sido acogidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. “3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. Los signos a comparar, en principio, son XAROCID y TARGOCID; sin embargo, tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida dentro de este proceso, en tratándose especialmente de las marcas farmacéuticas debe excluirse de la comparación los elementos de uso común. En efecto, el Tribunal sostuvo: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o

palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone unan excepción al principio señalado (del análisis en conjunto), que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas ‘este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación’”. Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis de la Sala recaerá sobre las expresiones XARO y TARGO, en la medida en que la terminación CID de una y otra es de uso común en los productos farmacéuticos. En la marca cuyo registro se solicita sea anulado la primera sílaba (XA) está conformada por dos letras, en tanto que la primera sílaba de la marca opositora (TAR) está conformada por tres letras. La letra inicial de la marca controvertida es X, en tanto que la de la marca opositora tiene por tal la T, iniciales que si bien están seguidas ambas de la letra A, lo cierto es que se pronuncian de manera diferente: CSA (XA) y TAR, sonidos que no son confundibles auditivamente. La segunda sílaba de la marca en discusión es RO y la segunda sílaba de la marca de propiedad de la actora es GO, las cuales auditivamente tampoco son confundibles, máxime cuando la letra R que tienen en común una y otra marca no tiene la misma ubicación en cada una de ellas, pues en XAROCID hace parte de la segunda sílaba (RO) en tanto que en TARGOCID hace parte de la primera sílaba (TAR).

Desde el punto de vista conceptual es evidente que ambas son marcas de fantasía, lo que si bien hace que una y otra marca sean débiles, pues al verlas o escucharlas el consumidor no evoca concepto alguno, lo cierto es que desde tal aspecto no hay confundibilidad entre uno y otro signo. La Sala, colocándose en el lugar de un consumidor medio, al observar las marcas XAROCID y TARGOCID las encuentra disímiles gráficamente, y al escucharlas no considera que sean fonéticamente confundibles, pues pese a que las vocales A-O-I están dispuestas en el mismo orden en una y otra, dada la inclusión de la consonante X en la primera y de la consonante G en la segunda, su pronunciación es diferente (CSAROCID y TARGOCID). Esta Corporación precisa que no desconoce que en tratándose de medicamentos es necesario un examen riguroso en el cotejo de las marcas, no obstante lo cual, como de las marcas en conflicto claramente se desprende que las mismas tienen en común la sílaba CID que, se reitera, es de uso común, y, como quiera que no existe identidad o similitud tal entre TARGO y XARO que impida registrar la marca controvertida, concluye que al coexistir las marcas TARGOCID y XAROCID no existe el riesgo de confusión de que un consumidor crea que está adquiriendo un producto en lugar de otro (confusión directa), como tampoco que crea que tienen el mismo origen empresarial, pues ambos signos cumplen con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, en la medida en que visual, ortográfica y fonéticamente no son semejantemente confundibles.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 11 de mayo del 2006 .

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Presidente RAFAEL. E . OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN