CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00399-01-2007

FANTASIA - Connotación gramatical: acepciones; adjetivo superlativo / ADJETIVO SUPERLATIVO - Lo es Fantasía / VOCABLO DE USO COMUN NO DESCRIPTIVO - Lo es la palabra Fantasía siendo inapropiable / LEMA COMERCIAL DEBIL - Lo es el que utiliza vocablo de uso común no descriptivo como Fantasía Si bien la marca solicitada a registro reproduce la primera palabra del lema comercial registrado: FANTASIA, para negar su registro la entidad demandada omitió considerar la connotación gramatical de esa palabra y su consecuente función en relación con la realidad o, más específicamente, con las cosas. En ese orden se observa que entre las acepciones de la misma se tienen la de “Facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, de representar las ideales en forma sensible o de idealizar (las cosas) las reales”; o “Grado superior de la imaginación”. De modo que predicar la fantasía respecto de una cosa, v. gr. un producto ofrecido en el mercado, es una manera de idealizar esa cosa, de pretender exaltar su calidad a niveles superiores de la imaginación o de cosa idealizada. Por consiguiente, la palabra FANTASIA opera como una forma de adjetivo superlativo de la cosa, producto o servicio que se ofrece con ese predicamento. Esa función gramatical salta a la vista en el lema FANTASIA EN TU BOCA, opuesto al registro de la marca solicitada, al estar acompañando a una marca que distingue una bebida. Es claro que con ese lema se pretende despertar en el público consumidor una percepción idealizada o de superior imaginación en cuanto a su materialidad, características o efectos. Aún más, toda la frase de ese lema puede estar referida a cualquier comestible o

bebida, a cualquier producto de consumo por vía oral tendiente a satisfacer las necesidades alimenticias o gustativas del ser humano, más cuando tienen la función de producir placer en el paladar (helados, pasteles, confites, refrescos, entre otros). Es como utilizar respecto de ellos la expresión exquisitez o delicia en tu boca. La sola expresión FANTASIA es aplicable también a productos que pueden tener efectos personales de auto estima, como es el caso de las prendas lujosas de vestir, bienes domésticos, automóviles, etc., de allí que en relación con estos últimos sea usual decir conducir X o Y automóvil es una fantasía. La palabra FANTASIA pasa a ser entonces un elemento gramatical que puede ser empleado respecto de todas las cosas reales y, por ende, de todos los productos y servicios que conforman el mercado. Luego se constituye en un vocablo de uso común, sin llegar a ser descriptiva de producto o servicio alguno, sino utilizable para intentar magnificar sus calidades. En esas condiciones, su utilización no puede ser exclusiva o apropiable por persona alguna y menos para distinguir productos o servicios en el mercado, y quien la incorpore a un elemento marcario no puede impedir su uso por otras personas, y hace que su marca, nombre comercial o lema comercial resulte un elemento distintivo débil, por cuanto está expuesto a que otras personas también incorporen esa palabra a una marca, nombre comercial o lema de su propiedad. Lo anterior significa que en toda comparación marcaria, esa palabra no entra en la comparación, sino que sólo han de considerarse los elementos que se le agreguen. FANTASIA - Vocablo de uso común no descriptivo / VOCABLO DE USO COMUN NO DESCRIPTIVO - Lo es la palabra Fantasía / LEMA COMERCIAL

DEBIL - Lo es el que utiliza vocablo de uso común inapropiable / EXCEPCION AL COTEJO CONJUNTO DE LOS SIGNOS - Procede cuando se utilizan vocablos de uso común no descriptivo: Fantasía / VOCABLO DE USO COMUN - Lo son los adjetivos y las palabras genéricas / FANTASIA EN TU BOCA - Registrabilidad frente a la marca débil Fantasía por ser vocablo de uso común La palabra FANTASIA pasa a ser entonces un elemento gramatical que puede ser empleado respecto de todas las cosas reales y, por ende, de todos los productos y servicios que conforman el mercado. Luego se constituye en un vocablo de uso común, sin llegar a ser descriptiva de producto o servicio alguno, sino utilizable para intentar magnificar sus calidades. En esas condiciones, su utilización no puede ser exclusiva o apropiable por persona alguna y menos para distinguir productos o servicios en el mercado, y quien la incorpore a un elemento marcario no puede impedir su uso por otras personas, y hace que su marca, nombre comercial o lema comercial resulte un elemento distintivo débil, por cuanto está expuesto a que otras personas también incorporen esa palabra a una marca, nombre comercial o lema de su propiedad. Lo anterior significa que en toda comparación marcaria, esa palabra no entra en la comparación, sino que sólo han de considerarse los elementos que se le agreguen. Surge así una excepción a la apreciación de conjunto de los signos enfrentados, ya que habrá de compararlos atendiendo sólo las expresiones complementarias de las genéricas, que en el sub lite sería FANTASIA en ambos signos por la connotación calificativa que tiene; no pudiéndose, entonces, por sustracción de materia, hacer comparación alguna,

puesto que la marca solicitada no tiene elementos adicionales a dicha palabra. De otra parte, la situación analizada implica que quien logra el registro de marcas, nombres comerciales o lemas que contienen signos o expresiones del lenguaje natural utilizables para indicar calidad de las cosas, se expone a tener un signo marcario débil, por cuanto su registro no impide que tales expresiones sean adoptadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otras palabras. Así lo ha puesto de presente la Sala, entre otras, en sentencia de 5 de diciembre de 2002, expediente 6155, en la que se compararon marcas que utilizan la palabra MEGA. En esas circunstancias, el registro del lema comercial FANTASIA EN TU BOCA para distinguir bebidas, o productos de la clase 32, no puede ser aducido como motivo o causa de irregistrabilidad como marca de la palabra FANTASIA, de suerte que una oposición sustentada únicamente en aquél no tiene mérito alguno para que prospere. Igual situación se presentará respecto de una marca que esté conformada por la palabra FANTASIA para galletas o comestibles, o productos de la clase 30; o cualquier otro producto del que se pueda predicar que es FANTASIA, en el sentido calificativo o idealizador que se ha observado. En ese orden, la solicitud de la actora no está incursa en la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 83, literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo cual el acto administrativo acusado incurre en violación de esa disposición en cuanto hace a la decisión de declarar fundada la oposición de THE COCA-COLA COMPANY, y a la de negar, en consecuencia, el registro de la

marca FANTASIA.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00399-01

Actor: COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad en referencia contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por la decisión de negarle la solicitud de registro de la marca FANTASIA.

I.- LA DEMANDA La COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A., mediante apoderado, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., solicita a la Sala, que en proceso de única instancia acceda a las siguientes

1. Pretensiones 1.1.- Que declare la nulidad del acto administrativo conformado por las resoluciones núms.: - 24785 de 30 de julio de 2001, del Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró fundada una oposición y negó el registro de la marca FANTASIA para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, basada en el registro 197.191 para el lema comercial FANTASIA EN TU BOCA para ser usado con la marca

FANTA en la clase 32 internacional de Niza. - 44298 de 28 de diciembre de 2001, proferida por el mismo funcionario y con la cual decidió el recurso de reposición que interpuso contra la anterior resolución; y - 13552 de 30 de abril de 2002, del Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial mediante la cual resolvió el recurso de apelación que la actora interpuso contra la primera, en el sentido de confirmarla. 1.2.- Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, declare infundada la oposición presentada por The Coca Cola Company y ordene a la División de Signos Distintivos de la mencionada superintendencia conceder el de Registro de mencionada marca, y la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso.

2. Los hechos 2.1. El 7 de marzo de 1997, la sociedad Industrias Alimenticias Noel S.A. solicitó ante la División Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “FANTASIA” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que se tramitó bajo el expediente administrativo núm. 97.012.450, y de la cual es propietaria en la clase 32, con el registro núm. 221.123, y lo fue hasta marzo de 1995 en la clase 30, bajo el registro 17.589.

Publicada como fue dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad The Coca Cola Company presentó observación con fundamento en su

titularidad en Colombia del registro núm. 197.191 en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza para el lema comercial FANTASIA EN TU BOCA para ser utilizado en la marca “FANTA” en la misma clase 32. La marca FANTASIA en la clase 29, de la actora, es anterior y coexiste con el registro del mencionado lema comercial en la clase 32. También formuló oposición a la solicitud de registro de la marca FANTASIA la compañía QUIMINSA, con fundamento en una previa solicitud de registro de la marca FANTA SIA TIO RICO en la clase 30, aduciendo la notoriedad de esta marca. El 11 de mayo de 1999 Industrias Alimenticias Noel S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos la inscripción del traspaso de la solicitud de registro de la marca FANTASIA en la clase 30 a favor de Compañía de Galletas Noel S.A. Mediante la Resolución núm. 24785 de 30 de junio de 2001, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia declaró infundada la observación de Quiminsa, y fundada la oposición presentada por The Coca Cola Company y negó el registro de la marca “FANTASIA” en la clase 30. La sociedad actora presentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la anterior resolución, los cuales fueron decididos en su orden mediante las resoluciones núms. 44298 de 28 de diciembre de 2001 y 13552 de 30 de abril de 2002, ambos en el sentido de confirmar la resolución impugnada. 3.- Normas violadas y concepto de su violación.

La demandante invoca como violados: 3.1.- El artículo 136, literal c, de la Decisión “344” (debe ser 486) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto al comparar la marca FANTASIA con el lema comercial FANTASIA EN TU BOCA se evidencia que no se asemejan de forma que puedan inducir al público a error, ya que las diferencias los hacen inconfundibles, pues el segundo consiste en una frase que no tiene connotación de marca, con la que se busca enviar un mensaje o idea a fin de publicitar el producto de la marca a la que va relacionado el lema; mientras que la marca solicitada es una expresión única, con connotación de marca, y está dirigida a distinguir galletas y confitería, productos de la clase 30, por los cuales la actora es famosa en Colombia, en tanto que FANTA identifica una bebida gaseosa, clase

32. Luego es registrable como marca, y coexiste con el aludido lema al estar registrada en la clase 29, lo que implica una presunción de ausencia de riesgo de confusión. 3.2.-Artículo 134 de la Decisión 486, según la cual se tendrá como marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y de todo lo anterior es claro que la marca FANTASIA no se encuentra incursa en causal de irregistrabilidad alguna, y como quedó anteriormente expuesto la entidad demandada estaba obligada a dar aplicación a ese artículo.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Fueron vinculados al proceso las sociedades opositoras a la solicitud de registro de la marca FANTASIA en la clase 30, y la Superintendencia de Industria y

Comercio. The Coca Cola Company guardó silencio, en tanto que QUIMINSA, hoy UNILER ANDINA S.A., manifestó no tener interés en ser parte en este proceso. La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias; y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizándose el debido proceso y el derecho de defensa. Lo anterior, en concordancia con lo previsto en las disposiciones legales vigentes, en especial, el artículo 134 de la Decisión 486, en el cual se establecen tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, a saber: perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; con las sentencias prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia en los procesos 14-IP-98, y 36-IP-99; y con el resultado del examen sucesivo y comparativo efectuado por ella consistente básicamente en la visión de conjunto de la totalidad de los elementos que integran la marca “FANTASIA” y el lema comercial “FANTASIA EN TU BOCA”, del cual se concluyó que en forma evidente son semejantes entre sí visual, auditiva y conceptualmente, existiendo

confundibilidad entre ellas; por lo tanto, de coexistir en el mercado, conllevarían a error al público consumidor, consistente en la creencia de que el producto tiene un mismo origen empresarial, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas, por la estrecha relación de los productos respectivos y podría darse la idea de que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa. Todo lo cual hace irregistrable la marca FANTASIA para productos de la clase 30. III.- PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Tanto la actora como la entidad demandada descorrieron el traslado respectivo, así: 1.- La sociedad demandante insiste en que las grandes diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre las marcas confrontadas son evidentes, lo cual pasa a explicar tal como lo hace en la demanda, por ende solicita que se acceda a sus pretensiones. 2.. La Superintendencia de Industrial y Comercio retoma sus argumentos y a las razones de defensa del acto acusado, alusivos a los requisitos para el registro de marcas y a la confundibilidad de signos marcarios, para concluir que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar y que por ello se deben negar.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala solicita que se requiera la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (folio

241).

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena que se invoca en los cargos, dada en el expediente 227-IP2005, con fecha 26 de enero de 2006, concluye: “PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. “SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre y cuando, de acuerdo con los productos amparados, se genere riesgo de confusión en el público consumidor. “CUARTO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no, riesgo de confusión teniendo en cuenta las orientaciones referidas en

esta interpretación para el cotejo de los signos en conflicto, y de acuerdo a la naturaleza de los mismos. “QUINTO: En la comparación entre los productos correspondientes el consultante deberá tener en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclator; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí sólo, para la consecución del citado propósito. “SEXTO: Le corresponde a la autoridad nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión.” (folios 301 y 302) VII.- DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. La cuestión de fondo Lo primero a dirimir es si se da o no confundibilidad del signo FANTASIA que se pide registrar para distinguir productos de la clase 30, con el lema comercial FANTASIA EN TU BOCA, registrado para acompañar la marca FANTA que distingue productos de las clases 32, y en razón a lo que se concluya, en segundo lugar examinar si ese signo es registrable o no.

2. La normatividad aplicable

Por lo advertido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el asunto del sublite debe analizarse según la Decisión 344 por ser la normativa vigente al momento en que la actora presentó la solicitud de registro de la marca FANTASIA para la clase 30, en lo que concierne al aspecto sustancial de la solicitud, cuyas aquí aplicables son los artículos 81, 82 y 83, que en lo pertinente a la letra dicen: “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” “Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...) “c). Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiera inducirse al público a error.” El artículo 118 ibídem define el lema comercial como la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 3.- La comparación de las expresiones enfrentadas Así las cosas, la confrontación ha de hacerse entre dos expresiones o signos nominales: FANTASIA y FANTASIA EN TU BOCA. 3.1. En el acto acusado se resuelve la cuestión planteada diciendo que “...esta

oficina considera que el signo FANTASIA (nominativa) y el lema comercial FANTASIA EN TU BOCA existen similitudes en el campo visual y auditivo que imposibilita su diferenciación por parte del adquirente o consumidor. En efecto, la marca solicitada reproduce en su totalidad el lema registrado y si bien este se complementa con la expresión EN TU BOCA, no resulta suficiente para impedir que el consumidor llegue a considerar que se tratan del mismo signo o que provienen de idéntico origen empresarial.” Atendiendo la relación de los productos respectivos, se concluye: “En el presente caso la marca solicitada pretende amparar café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza..., de la clase 30 internacional y el lema FANTASIA EN TU BOCA está registrada para cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas de la clase 32 internacional. De esta forma se observa que las marcas en conflicto amparan el mismo género de productos como son los alimenticios, que en uno y otro caso, se distribuyen y comercializan bajo los mismos canales y cuyo tipo de cliente suele coincidir, quien adicionalmente tiende ser mas desprevenido al momento de elegir el producto, generando un riesgo mayor de caer en error al momento de encontrar las marcas semejantes.” Por lo anterior declaró fundada la oposición de la sociedad The CocaCola

Company, que había sido formulada con fundamento en el registro previo del lema comercial FANTASIA EN TU BOCA, y negó el registro de la marca solicitada. 3.2. Si bien la marca solicitada a registro reproduce la primera palabra del lema comercial registrado: FANTASIA, para negar su registro la entidad demandada omitió considerar la connotación gramatical de esa palabra y su consecuente función en relación con la realidad o, más específicamente, con las cosas. En ese orden se observa que entre las acepciones de la misma se tienen la de “Facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, de representar las ideales en forma sensible o de idealizar (las cosas) las reales ” (subrayas de la Sala); o “Grado superior de la imaginación”1. De modo que predicar la fantasía respecto de una cosa, v. gr. un producto ofrecido en el mercado, es una manera de idealizar esa cosa, de pretender exaltar su calidad a niveles superiores de la imaginación o de cosa idealizada. Por consiguiente, la palabra FANTASIA opera como una forma de adjetivo superlativo de la cosa, producto o servicio que se ofrece con ese predicamento. Esa función gramatical salta a la vista en el lema FANTASIA EN TU BOCA, opuesto al registro de la marca solicitada, al estar acompañando a una marca que distingue una bebida. Es claro que con ese lema se pretende despertar en el público consumidor una percepción idealizada o de superior imaginación en cuanto a su materialidad, características o efectos. Aún más, toda la frase de ese lema puede estar referida a cualquier comestible o bebida, a cualquier producto de consumo por vía oral tendiente a satisfacer las

necesidades alimenticias o gustativas del ser humano, más cuando tienen la función de producir placer en el paladar (helados, pasteles, confites, refrescos, entre otros). Es como utilizar respecto de ellos la expresión exquisitez o delicia en tu boca. La sola expresión FANTASIA es aplicable también a productos que pueden tener efectos personales de auto estima, como es el caso de las prendas lujosas de 1 Diccionario de la Lengua española de la Real Academia Española. vestir, bienes domésticos, automóviles, etc., de allí que en relación con estos últimos sea usual decir conducir X o Y automóvil es una fantasía. La palabra FANTASIA pasa a ser entonces un elemento gramatical que puede ser empleado respecto de todas las cosas reales y, por ende, de todos los productos y servicios que conforman el mercado. Luego se constituye en un vocablo de uso común, sin llegar a ser descriptiva de producto o servicio alguno, sino utilizable para intentar magnificar sus calidades En esas condiciones, su utilización no puede ser exclusiva o apropiable por persona alguna y menos para distinguir productos o servicios en el mercado, y quien la incorpore a un elemento marcario no puede impedir su uso por otras personas, y hace que su marca, nombre comercial o lema comercial resulte un elemento distintivo débil, por cuanto está expuesto a que otras personas también incorporen esa palabra a una marca, nombre comercial o lema de su propiedad. Lo anterior significa que en toda comparación marcaria, esa palabra no entra en la comparación, sino que sólo han de considerarse los elementos que se le agreguen. 3.3.- Surge así una excepción a la apreciación de conjunto de los signos

enfrentados, ya que habrá de compararlos atendiendo sólo las expresiones complementarias de las genéricas, que en el sub lite sería FANTASIA en ambos signos por la connotación calificativa que tiene; no pudiéndose, entonces, por sustracción de materia, hacer comparación alguna, puesto que la marca solicitada no tiene elementos adicionales a dicha palabra. 3.4.- De otra parte, la situación analizada implica que quien logra el registro de marcas, nombres comerciales o lemas que contienen signos o expresiones del lenguaje natural utilizables para indicar calidad de las cosas, se expone a tener un signo marcario débil, por cuanto su registro no impide que tales expresiones sean adoptadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otras palabras. Así lo ha puesto de presente la Sala, entre otras, en sentencia de 5 de diciembre de 2002, expediente 6155, en la que se compararon marcas que utilizan la palabra MEGA. Al respecto se dijo que “...se tiene la palabra MEGA, como una forma expresiva del lenguaje natural para significar gran tamaño o dimensión de cualquier cuenta, crédito o banco, que sea calificado en el lenguaje natural como mega cuenta, mega crédito o mega banco. Lo que es de uso común no puede ser apropiado para uso exclusivo de alguien, y los adjetivos como las palabras genéricas son de uso común.” (subraya ahora la Sala) 3.5. En esas circunstancias, el registro del lema comercial FANTASIA EN TU BOCA para distinguir bebidas, o productos de la clase 32, no puede ser aducido como motivo o causa de irregistrabilidad como marca de la palabra FANTASIA, de

suerte que una oposición sustentada únicamente en aquél no tiene mérito alguno para que prospere. Igual situación se presentará respecto de una marca que esté conformada por la palabra FANTASIA para galletas o comestibles, o productos de la clase 30; o cualquier otro producto del que se pueda predicar que es FANTASIA, en el sentido calificativo o idealizador que se ha observado. En ese orden, la solicitud de la actora no está incursa en la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 83, literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo cual el acto administrativo acusado incurre en violación de esa disposición en cuanto hace a la decisión de declarar fundada la oposición de THE COCA-COLA COMPANY, y a la de negar, en consecuencia, el registro de la marca FANTASIA para productos de la clase 30 solicitado por la actora; de allí que se deba declarar su nulidad en cuanto hace a esas dos decisiones, contenidas en los artículos PRIMERO y TERCERO de la resolución 24785. Como quiera que la oposición en comento fue la única razón que a título de causal de irregistrabilidad se expuso en el acto acusado para negar el registro solicitado, y esa razón desaparece por la nulidad de la correspondiente decisión, para restablecer el derecho de la actora se dispondrá que la entidad demanda proceda a otorgar el registro de la marca FANTASIA para productos de la clase 30, no sin antes poner de presente que, como se precisó, esa expresión no es apropiable para su uso exclusivo por persona alguna - ya que en el lenguaje natural su uso

puede hacerse alusivo a los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, para exaltar sus calidades, propiedades o efectos, es decir, utilizarse como adjetivo -, y puede estar presente legítimamente en muchas marcas de propiedad de muchas personas, para la misma o diferentes clases de productos, de modo que tratándose de galletas, v. gr., es posible encontrar en el mercado muchas de ellas que en su presentación, promoción o denominación marcaria se utilice. Por consiguiente, el propietario de la marca no podrá oponerla al registro de una nueva marca por un tercero que utilice esa palabra, acompañada de otra expresión o elemento que le impriman al conjunto la necesaria distintividad, pues si algo es de uso común, es de uso de todos y cada uno en particular, sin exclusión. De esa forma deviene en una marca débil. En consecuencia, se declarará la nulidad de los artículos PRIMERO y TERCERO de la Resolución, para en su lugar declarar infundada la oposición interpuesta por THE COCA-COLA COMPANY y ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio concederl