CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00410-01-2008

INTERPRETACION PREJUDICIAL - Reglas de cotejo o comparación / REGLAS DE COTEJO - Identificar el riesgo de confusión por similitud ortográfica, fonética e ideológica y el grado de conexión competitiva Para dilucidar la controversia planteada en este proceso y poder establecer si se presenta algún riesgo de confusión o asociación, es preciso tener en cuenta los parámetros generales contenidos en la interpretación prejudicial n°. 019-IP-2007 efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en donde se enfatiza en la aplicación de las siguientes reglas: “Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. “Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos” (BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss). En el cotejo o comparación a realizar es indispensable identificar el riesgo de confusión o asociación que pueda presentarse entre las marcas enfrentadas, lo cual implica considerar la similitud ortográfica, fonética e ideológica que pueda existir entre ellas, tal cual lo señala el Tribunal Andino de Justicia. Además de lo anterior, también ha de tenerse en cuenta el grado de conexión competitiva que pueda existir entre ambas marcas,

tomando como factores de análisis, la pertenencia de los productos a una misma clase de nomenclátor; la similitud de los canales empleados para su comercialización o publicidad; la relación o vinculación entre productos; el uso conjunto o complementario de los mismos; y la pertenencia de éstos a un mismo género, a fin de establecer si con el uso de las marcas los consumidores pueden asumir de manera equivocada que todos los productos provienen de un origen común o son producidos por el mismo fabricante. RIESGO DE CONFUSION - Inexistencia entre los signos POWER y POWERBAR desde el punto de vista fonético, auditivo y conceptual / POWERBAR - Registrabilidad al no generar riesgo de confusión con el signo POWER desde el punto de vista fonético, auditivo y conceptual Pues bien. Dando aplicación a los criterios enunciados, la Sala considera que desde el punto de vista objetivo, no puede afirmarse que las marcas POWER y POWERBAR generen el más mínimo riesgo de confusión en el público consumidor, por las razones que enseguida se expresan: En primer término, salta a la vista que desde el punto de vista fonético, auditivo y conceptual las marcas enfrentadas presentan diferencias notorias que excluyen de entrada esa eventualidad. En efecto, mientras la marca “POWER” está compuesta por dos sílabas, la marca “POWERBAR”, contiene tres, por lo cual no es factible predicar que al ser pueda llegar a generarse algún riesgo de confusión. Desde el punto de vista conceptual, es evidente que las marcas enfrentadas evocan ideas que son de suyo diferentes. Mientras la expresión “POWER” representa la idea genérica de “poder”, “POWERBAR”, fraccionada, hace referencia al concepto de “barra

poderosa”, por lo cual no puede decirse que se esté haciendo alusión al mismo concepto o producto. Por lo mismo, no comparte la Sala el criterio expresado por la Superintendencia de Industria y Comercio según el cual, la palabra “POWERBAR” no posee suficiente fuerza distintiva, pues si bien es cierto que existen algunas similitudes fonéticas con la marca POWER, es claro que al adicionarse a ese prefijo el posfijo “BAR” las referidas similitudes se tornan irrelevantes y poco sobresalientes, por cuanto con ello se está precisando el contenido ideológico y conceptual de la marca que se pretende registrar, dotándola de una significación propia, haciéndola claramente identificable en el mercado. Por otra parte y aunque los productos pertenecientes a las clases 29, 30 y 31 pertenecen al género de los alimentos, es claro que las marcas registradas a nombre de la sociedad opositora pertenecen a clases distintas a la de la marca cuyo registro se denegó.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00410-01

Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del C.C.A. interpuso SOCIETE DES PRODUITS NESTLE

S. A., contra la NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio.

I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes 1.- Pretensiones Primero: Que se declarare la nulidad de las Resoluciones números 43401 de 21 de octubre de 2001, 6938 de 28 de febrero de 2002 y 17040 de 31 de mayo de 2002, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se denegó el registro de la marca nominativa “POWERBAR” que había sido solicitado por la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A., y Segundo: Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de las marca POWERBAR para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 32, a

nombre de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A.

Tercero: Ordenar a la entidad demandada publicar la sentencia que se dicte en este proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial. 2.- Fundamentos de hecho 2.1.- Que el 7 de abril de 1998 la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A., solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca POWERBAR para distinguir con ella algunos

productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas), trámite que fue radicado en dicha entidad bajo el número 01037888. 2.2.- Después de la publicación de dicha solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 505 del 27 de junio de 2001, la COMPAÑÌA NACIONAL DE CHOCOLATES S. A. presentó oposición, argumentando la existencia de la marca POWER, registrada a nombre suyo en las clases 29 y 30 de la mencionada Clasificación Internacional. 2.3.- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de registro de la marca nominativa POWERBAR, mediante Resolución número 43401 de 21 de octubre de 2001, fundamentando su decisión en la existencia del registro de la marca POWER (nominativa) y en la similitud a nivel ortográfico, visual y auditivo que a juicio suyo presentan las marcas precitadas, circunstancia que tornaría imposible para los consumidores diferenciar la una de la otra, agregando que la expresión “BAR” no constituye un elemento adicional lo suficientemente distintivo como para que la marca POWERBAR pueda ser registrada. Como complemento de lo anterior, aduce la administración que las clases 29, 30 y 32 corresponden al sector alimenticio, circunstancia que contribuye a su confundibilidad. No obstante lo anterior, la sociedad demandante considera que la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio omitió en este caso particular el análisis de las posibilidades reales de confusión que presentan las marcas nominativas en conflicto. 2.4.- Contra la decisión antes mencionada se interpusieron en oportunidad los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos negativamente, quedando debidamente agotada la vía gubernativa. 3.- Normas violadas y concepto de la violación En opinión de la sociedad demandante, el acto administrativo complejo alrededor del cual gira esta controversia, resulta violatorio de los artículos 134 inciso primero, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de la violación afirma la actora que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al denegar el registro de la marca, en vez de analizar en su integridad la marca solicitada, procedió en forma indebida a descomponerla en los dos elementos que la integran (las expresiones “POWER” y “BAR”), apartándose con ello de la normatividad anteriormente mencionada y de los criterios de cotejo marcario que han sido comúnmente aceptados tanto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como por el propio Consejo de Estado. En ese sentido, argumenta la sociedad demandante que el examen de confundibilidad debió realizarse sobre los signos considerados en su conjunto, sin entrar a descalificar la distintividad de sus partículas, esto es, sin soslayar el hecho de que la expresión “BAR” le imprime a la marca un carácter propio, que la hace claramente diferenciable desde el punto de

vista visual, fonético, ortográfico y conceptual, haciéndola distinta de la marca registrada. Si bien la demandante admite la existencia de cierto parecido entre las expresiones “POWER” y “POWERBAR”, afirma que ambos signos pueden coexistir pacíficamente sin que ello se preste para confusiones de ninguna naturaleza. Señala igualmente en apoyo de sus pretensiones, que la expresión “POWER”, que se traduce al castellano como “poder”, “fuerza” o “energía”, es una marca débil que evoca una de las propiedades que se predican de todo alimento, lo cual posibilita su empleo en combinación con otras expresiones. Al sustentar tal afirmación, pone de presente la existencia de otras marcas registradas en las Clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como las siguientes: NUTRI POWER, POWER HOUSE, VIVIL EXTRA STARK POWERMINTS, THE POWERPUFF GIRLS, CERTS POWERFUL MINTS, POWERADE, POWER MARKET II, lo cual demuestra que la palabra POWER es de uso común. Si bien el registro de que es titular la firma opositora se encuentra vigente, ha de entenderse que la expresión POWER corresponde a una marca débil, debiendo permitirse por lo mismo su utilización en otros signos que la contengan. En ese orden de ideas, estima que no hay razón alguna para denegar entonces el registro deprecado, pues ante una misma situación fáctica debe aplicarse una misma norma o solución de derecho. De todo lo expuesto infiere la demandante que no están dadas las condiciones para la aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Se afirma igualmente en la demanda, que si bien es cierto los productos de las clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza son de carácter alimenticio, no existe entre ellos un riesgo cierto de confusión o asociación, en razón de las diferencias objetivas que existen entre los distintos productos clasificados en tales categorías, a lo cual se suman las diferencias de presentación y ubicación que suelen tener tales productos en el mercado. En cuanto se refiere a la trasgresión de los artículos 134 inciso primero y 135 de la Decisión 486, el demandante señala que la marca cuyo registro se pretende, es apta para designar productos de la clase 32, otorgándole a los mismos la caracterización y la individualidad que son necesarias para que puedan ser distinguidos de los demás productos existentes en el mercado. Como corolario de lo expuesto, concluye la actora que la denegación del registro solicitado resulta contrario a derecho y por lo mismo deben atenderse las súplicas de la demanda, en el sentido de anular las resoluciones impugnadas y disponer el restablecimiento del derecho, ordenando a la entidad demandada conceder el registro de la marca POWERBAR a favor de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A. II-. CONTESTACION DE LA DEMANDA.- 1.1.- La NACION -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, argumentando que con la expedición de los actos acusados no se incurrió en ninguna violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Argumenta a favor de la legalidad de la actuación surtida, que en el trámite de

expedición de las Resoluciones números 43401 de 21 de octubre de 2001, 6938 de 28 de febrero de 2002 y 17040 de 31 de mayo de 2002, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se denegó el registro de la marca nominativa “POWERBAR”, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa y se dio estricta aplicación a la normatividad comunitaria, debiéndose denegar, en consecuencia, las pretensiones de la demanda. Con respecto al análisis de registrabilidad del signo, menciona que la palabra “POWERBAR” no posee suficiente fuerza distintiva, ya que al efectuar el examen en conjunto entre dicha marca solicitada y la marca “POWER”, previamente registrada, se encuentran claras similitudes fonéticas que hacen muy difícil diferenciarlas en el mercado, creando riesgos de confusión y asociación en el consumidor. 1.2.- La COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S. A., debidamente notificada de la existencia del proceso, guardó silencio. III.- ALEGATOS DE CONCLUSIÒN La parte demandante presentó su alegato de conclusión mediante escrito obrante a folios 251 a 259 del expediente, en el cual se reiteraron los planteamientos y consideraciones plasmados en el texto de la demanda, adicionando algunas consideraciones con respecto a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, para concluir que esta última resultó defraudada por parte de la administración, al modificar de manera abrupta e intempestiva los criterios y la línea de conducta que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio había asumido al resolver las solicitudes de registro de marcas formuladas por otros competidores. Por esa misma razón, estima la parte actora que con la decisión adoptada se vulneró el principio de seguridad jurídica. La entidad demandada, mediante escrito obrante a folios 260 a 265, ratificó su oposición a las pretensiones de la demanda incoada por la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A. y pidió que se condenara en costas a esta última El señor Agente del Ministerio Público se limitó a solicitar el trámite de la Interpretación Prejudicial de las normas citadas en esta controversia. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, atendiendo la expresa solicitud formulada por el H. Consejo de Estado mediante oficio del 16 de diciembre de 2005, emitió la interpretación prejudicial Nº. 019-IP-2007 de fecha 7 de marzo de 2007, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En las conclusiones del precitado oficio expresó: PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 489 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se conformará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales

de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se semejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión, o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca en error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas denominativas “POWERBAR” y “POWER”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por ese Tribunal en relación con la comparación de las marcas.

CUARTO: Las partículas de uso común que forman parte de una marca no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de conjunto. Es importante recalcar que la distintividad debe basarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

QUINTO: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local, caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

V.- DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES Los actos acusados denegaron el registro de la marca nominativa POWERBAR, con la cual se quieren distinguir algunos de los productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondiente a cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en razón de encontrarse previamente registrada la marca nominativa POWER a favor de la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S. A., con la cual se distinguen algunos productos alimenticios de las clases 29 y 30, situación que a juicio de la administración puede llegar a generar confusión en el público consumidor. Por lo mismo, la presente causa se encamina a determinar si las decisiones administrativas demandadas contradicen o no el ordenamiento jurídico y en particular las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones: Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán

registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; Para dilucidar la controversia planteada en este proceso y poder establecer si se presenta algún riesgo de confusión o asociación, es preciso tener en cuenta los parámetros generales contenidos en la interpretación prejudicial n°. 019-IP-2007 efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en donde se enfatiza en la aplicación de las siguientes reglas: “Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. “Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos”

(BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y

DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss). En el cotejo o comparación a realizar es indispensable identificar el riesgo de confusión o asociación que pueda presentarse entre las marcas enfrentadas, lo cual implica considerar la similitud ortográfica, fonética e ideológica que pueda existir entre ellas, tal cual lo señala el Tribunal Andino de Justicia. Además de lo anterior, también ha de tenerse en cuenta el grado de conexión competitiva que pueda existir entre ambas marcas, tomando como factores de análisis, la pertenencia de los productos a una misma clase de nomenclátor; la similitud de los canales empleados para su comercialización o publicidad; la relación o vinculación entre productos; el uso conjunto o complementario de los mismos; y la pertenencia de éstos a un mismo género, a fin de establecer si con el uso de las marcas los consumidores pueden asumir de manera equivocada que todos los productos provienen de un origen común o son producidos por el mismo fabricante. Pues bien. Dando aplicación a los criterios enunciados, la Sala considera que desde el punto de vista objetivo, no puede afirmarse que las marcas POWER y POWERBAR generen el más mínimo riesgo de confusión en el público consumidor, por las razones que enseguida se expresan: En primer término, salta a la vista que desde el punto de vista fonético, auditivo y conceptual las marcas enfrentadas presentan diferencias notorias que excluyen de entrada esa eventualidad. En efecto, mientras la marca “POWER” está compuesta por dos sílabas, la marca “POWERBAR”, contiene tres, por lo cual no es factible predicar que al ser pueda llegar a generarse algún riesgo de confusión.

Desde el punto de vista conceptual, es evidente que las marcas enfrentadas evocan ideas que son de suyo diferentes. Mientras la expresión “POWER” representa la idea genérica de “poder”, “POWERBAR”, fraccionada, hace referencia al concepto de “barra poderosa”, por lo cual no puede decirse que se esté haciendo alusión al mismo concepto o producto. Por lo mismo, no comparte la Sala el criterio expresado por la Superintendencia de Industria y Comercio según el cual, la palabra “POWERBAR” no posee suficiente fuerza distintiva, pues si bien es cierto que existen algunas similitudes fonéticas con la marca POWER, es claro que al adicionarse a ese prefijo el posfijo “BAR” las referidas similitudes se tornan irrelevantes y poco sobresalientes, por cuanto con ello se está precisando el contenido ideológico y conceptual de la marca que se pretende registrar, dotándola de una significación propia, haciéndola claramente identificable en el mercado. Por otra parte y aunque los productos pertenecientes a las clases 29, 30 y 31 pertenecen al género de los alimentos, es claro que las marcas registradas a nombre de la sociedad opositora pertenecen a clases distintas a la de la marca cuyo registro se denegó. En efecto, mientras la clase 32 corresponde a cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, la clase 29 se refiere a carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y

productos lácteos; aceites y grasas comestibles y los de la clase 30 a café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, en cuya comercialización se emplean presentaciones y canales de distribución totalmente diferentes, de lo cual se concluye que no existe ninguna conexión competitiva entre los productos amparados por las marcas enfrentadas, como no existe tampoco un riesgo potencial de que la marca POWER, registrada a favor COLOMBIANA DE CHOCOLATES S. A., pueda ser asociada o confundida con la marca POWERBAR cuyo registro pretende la parte demandante. Además, de conformidad con los parámetros adoptados por el Tribunal Andino de Justicia, la marca POWER tiene las características de una “marca débil”, de lo cual se sigue que en el caso de autos no están dadas las causales de irregistrabilidad consagradas en los preceptos de la normativa comunitaria, sin perjuicio de que la Sala reitere que en tratándose de productos farmacéuticos, los criterios de confundibilidad sean analizados y valorados con mayor rigor, atendiendo la naturaleza y las implicaciones de uso de tales productos. En efecto y como complemento de lo anterior, debe tenerse en cuenta que según el criterio expresado por el Tribunal Andino de Justicia, el creador de una marca “…puede hacer uso de una gran cantidad de elementos tales como: prefijos o sufijos de uso común, que por ser tales no pueden ser monopolizados por persona

alguna, por lo que su titular no está facultado por ley para oponerse a que otros los utilicen en el diseño de sus signos marcarios, siempre que el nuevo signo tenga suficiente calidad distintiva, a fin de no generar las posibilidades de confusión.” De acuerdo con el reiterado criterio de ese organismo comunitario, “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del registro marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”. Así las cosas y siguiendo los lineamientos de la doctrina, “esos elementos de uso común son necesariamente débiles y (…) los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. Las ideas que anteceden permiten señalar que el pretendido registro de la marca POWERBAR no contradice la preceptiva comunitaria, lo que equivale a señalar que la decisión opugnada vulnera lo dispuesto en los artículos 134 inciso primero, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Además de las anteriores consideraciones, obra en el expediente plena prueba de que la expresión “POWER” ha sido ampliamente utilizada como prefijo y como sufijo en varias de las marcas que aparecen actualmente registradas ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (ver folios 181 a 190 del expediente), pertenecientes unas a las clases 29 y 30 y otras a la clase 32, lo cual conduce a la Sala a la firme convicción de que no

existe razón valedera para denegar el registro pretendido por la firma demandante, pues se trata, en suma de una raíz genérica que al amparo de las ideas expuestas no puede ser monopolizada. No obstante lo anterior y como quiera que existe un registro marcario vigente con respecto a la expresión POWER, el registro de otros signos distintivos que la contengan, deben seguir las orientaciones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia, en el sentido de añadir, tal como ocurre en este caso con el posfijo “BAR”, las desinencias, morfemas y otros componentes que contribuyan a revestir a la marca de una identidad propia, evitando de esta manera los mencionados riesgos de confusión o asociación. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que el acto complejo demandado, al denegar el registro de la firma POWERBAR, brindó un tratamiento abiertamente discriminatorio e infundado contra la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A., incurriendo de esta manera en una violación de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, lo cual debe conducir a la anulación de las decisiones administrativas demandadas, tal como quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA: PRIMERO. DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones números 43401 de 21 de octubre de 2001, 6938 de 28 de febrero de 2002 y 17040 de 31 de mayo de 2002,

expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se denegó el registro de la marca nominativa “POWERBAR”, solicitada por la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE

S. A., dentro del expediente administrativo identificado bajo el número 01037888.

SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNASE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, continuar los trámites encaminados al registro de la marca “POWERBAR”, para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. TERCERO. ORDENÁSE a la entidad demandada publicar esta sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN