CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00419-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre la marca SENSITIVA by Radiant previamente registrada y el signo SENTIVA / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo SENTIVA en la clase 3 por no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca SENSITIVA by Radiant previamente registrada en la misma clase Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que “SENSITIVA BY RADIANT” es un signo compuesto que contiene: 3 palabras, 18 letras, 7 vocales, 11 consonantes, 7 sílabas, la raíz SEN y la terminación DIANT. “SENTIVA” contiene: 1 palabra 7 letras, 3 vocales, 4 consonantes, 3 sílabas, la raíz SEN y la terminación VA. En ambas se observa que coinciden las tres primeras letras y tres vocales E (primera) – I (segunda) y A (última), pero el orden de las vocales es diferente, pues solo coinciden las dos primeras. Además, difieren en cuanto al número de sílabas. Coinciden en su raíz, mas no en sus desinencias […] Referente a la similitud fonética, ambas contienen la misma raíz, pero las terminaciones varían, tal como se indicó antes. Respecto a la sílaba tónica, debe señalarse que la expresión SENSITIVA BY RADIANT por estar compuesta de tres palabras, su acento prosódico se marca en cada una de ellas. En la primera en la penúltima sílaba TI, en la segunda en la única sílaba que posee BY y en la tercera en la segunda sílaba ANT. Mientras que SENTIVA tiene su acento prosódico en la

segunda sílaba TI. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la marca de la actora “SENSITIVA BY RADIANT” contiene una palabra en español y dos en inglés, conocidas en nuestro idioma, o por lo menos de fácil reconocimiento. SENSITIVA según el Diccionario de la Lengua Española, significa: “(Del latín sensus, sentido) adj. Perteneciente o relativo a las sensaciones producidas en los sentidos especialmente en la piel. Tacto, dolor sensitivo. 2. Capaz de sensibilidad.

3. Que tiene la virtud de excitar la sensibilidad”. La palabra BY, según el diccionario inglés, significa: “por (vía)” y RADIANT, “radiante”. Respecto a la pronunciación: SENSITIVA BY RADIANT evoca en la mente del consumidor tal significado y, en esta forma, lo relaciona con algunos de los productos de la misma clase 3ª, especialmente en lo tocante a la primera de sus palabras al conectarla con la sensación que produce en la piel, por ejemplo, un perfume o una crema para el cuerpo. En cambio SENTIVA es una palabra que no es parte del lenguaje común y corriente, vocablo que le genera al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo de: aprenderla y enlazarla con los productos de la clase 3ª que distingue. Así las cosas, el resultado cierto es que ambas marcas en su estructura ortográfica, es decir, como conjunto de letras, si bien es cierto tienen alguna similitud en la primera de las palabras, sus semejanzas no son suficientes para considerar que puedan generar riesgo de confusión, más aún, cuando en su conjunto son ostensiblemente disímiles, varían el orden de sus vocales y sus

desinencias son diferentes […] Aunado a lo anterior, es el hecho de que al ser pronunciadas, sean percibidas por el consumidor de un modo distinto, teniendo en cuenta precisamente las diferencias en sus estructuras gramaticales y sus acentos prosódicos […] Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca “SENSITIVA BY RADIANT”, para amparar los productos comprendidos en la clase 3ª, no guarda una estrecha semejanza tanto en la escritura (comparación visual) como en la fonética y en el aspecto conceptual con la marca “SENTIVA”, para distinguir productos de la misma clase, ya que las semejanzas que ofrecen no son suficientes para determinar que exista riesgo de confusión que conduzca a error al consumidor en el momento de seleccionarlas o en la adquisición de los productos que ellas distinguen, ni genera riesgo de asociación que confunda al consumidor en el origen empresarial de las mismas. De modo que al no existir semejanzas significativas y, por ende, riesgo de confusión directa o indirecta entre las marcas “SENTIVA” y “SENSITIVA BY RADIANT”, se considera que desde este punto de vista no tienen problema alguno, pese a que ellas distingan los mismos productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre la marca SENSITIVA by Radiant previamente registrada y el signo SENTIVA / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es SENSITIVA en la Clase 3 Internacional [E]l término SENSITIVA es un vocablo de uso común para los productos de la

Clase 3ª Internacional, pues como se adujo anteriormente dicha palabra evoca la idea de que algunos de los productos de esta clase, producen una sensación en la piel.

ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Prescripción / TRÁNSITO DE

LEGISLACIÓN / NORMAS DE CARÁCTER PROCESAL EN MATERIA MARCARIA – Vigencia / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - Inaplicación retroactiva de la Decisión 486 de 2000 En el caso sub examine, se observa que la Administración concedió el registro de la marca impugnada “SENTIVA”, mediante la Resolución número 27317 de 28 de octubre de 1997, sin embargo, la entrada en vigencia de la Decisión 486 (aplicable en este caso), fue el 1 de diciembre de 2000, fecha que marca el inicio del plazo para la prescripción de la acción de nulidad relativa. De manera que los argumentos expuestos por el tercero interesado en el resultado del proceso, no son de recibo por parte de esta Sala, en la medida en que la demanda se presentó el 20 de noviembre de 2002, es decir, dentro de los primeros cinco años de vigencia de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y, en virtud, de que la normativa en comento no permite la aplicación retroactiva en materia procesal.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 82 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 83 LITERAL A /

DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA –

ARTÍCULO 113 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 / DECISIÓN 486 DE

2000 – DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00419-01

Actor: HELLENICA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción - Nulidad La sociedad HELLENICA S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución número 27317 de 28 de octubre de 1997 “Por la cuál se concede un registro”, expedida por la Superintendencia de

Industria y Comercio. Adicionalmente, solicita se ordene la cancelación del certificado de registro 202520 para la marca “SENTIVA” de JAFER LIMITED y la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en este proceso. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1. El 15 de abril de 1997 la sociedad JAFER LIMITED solicitó el registro de la marca “SENTIVA” para distinguir los productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional. I.2. A pesar de que la sociedad HELLENICA S.A., puso en conocimiento de la

Administración la existencia de la marca SENSITIVA by Radiant, se concedió la marca “SENTIVA” a favor de la sociedad JAFER LIMITED, violando de esta manera la obligación que impone la norma andina de abstenerse del registro de marcas que sean confundibles con otras de propiedad de terceros. I.3. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Que se violó por no aplicación el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 la cual prohíbe el registro de signos cuando: “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Por lo anterior manifiesta que el signo SENTIVA registrado en la clase 3ª Internacional se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista arriba por cuanto es confundible con la marca SENSITIVA By Radiant de la sociedad

HELLENICA S.A.

Manifiesta que este riesgo de confusión está basado en los hechos de que la marca previamente registrada y la marca objeto de la impugnación distinguen los mismos e idénticos productos, además de que la marca previamente registrada es una denominación compleja compuesta de tres palabras y su elemento caracterizante lo constituye la denominación SENSITIVA y la expresión By Radiant simplemente califica a la primera. Expresa que la sensación de conjunto que se deriva de las expresiones SENSITIVA y SENTIVA es prácticamente la misma ya que las tres primeras letras y las últimas cuatro son idénticas y se encuentran dispuestas en igual orden lo que

hace el riesgo de confusión muy evidente. Que se violó el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 que estipula: “No pueden constituir marca conforme al artículo anterior;” Indica que el signo SENTIVA no cumple con uno de los tres requisitos para ser registrada como marca que es la distintividad ya que la marca SENTIVA de JAFER LIMITED reproduce parte esencial de la marca registrada SENSITIVA by Radiant por lo que no podría cumplir con las funciones de especializar, individualizar o singularizar además de que no goza de novedad que indique al mercado una señal de la procedencia por lo que el consumidor confundiría fácilmente las marcas y los productos amparados por las mismas. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. JAFER LIMITED en calidad de tercero interesado, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo: Que la marca SENSITIVA BY RADIANT, clase 3 Internacional, a nombre de HELLENICA, se encuentra cancelada por falta de uso, por petición que hiciera el 21 de enero de 1999 Jafer Limited ante la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a partir de 14 de julio de 2003, mediante la Resolución 019476 que confirmó la Resolución 12596 de 14 de julio de 2000. Que en consecuencia, la acción de nulidad interpuesta por Hellenica S.A. carece de

fundamento, toda vez que su derecho ha dejado de existir. Por otra parte, sostiene que la acción de nulidad interpuesta por la sociedad HELLENICA S.A. prescribió, ya que la aludida acción fue incoada bajo la vigencia de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual debe estar sujeta a los dispuesto en la Disposición Primera Transitoria, en lo relativo a su uso y goce. Respecto a la causal de nulidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, esgrime que la disposición aplicable es el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 que establece la acción de nulidad relativa cuando el registro ha sido concedido en contravención del artículo 136 ibídem, equivalente al artículo 83 de la Decisión 344, cuya prescripción de la acción es a los cinco años contados a partir de la fecha de concesión del registro impugnado. Agrega, que lo anterior obedece a que la causal de nulidad relativa hace referencia a la obtención del registro marcario en contravención de los derechos de terceros. Por consiguiente, la acción de nulidad invocada prescribió, al no haber actuado la demandante dentro de los términos de ley. En cuanto a la causal de nulidad contenida en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 invocada por la actora, alega que el artículo 172 de la Decisión 486 comprende la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención del primer inciso del artículo 134, equivalente al artículo 81 de la Decisión 344 o en lo dispuesto en el artículo 135 (Decisión 486), equivalente al artículo 82 de la Decisión 344.

Precisa que en el presente caso no se discute la aptitud de la palabra SENTIVA para distinguir los productos que ampara la misma, sino la confundibilidad con la marca SENSITIVA BY RADIANT, lo cual implica que los criterios citados por el actor no son aplicables como causal de nulidad absoluta sino como causal de nulidad relativa, por supuestamente haberse concedido en contravención de derechos de terceros. Indica que las marcas SENTIVA y SENSITIVA BY RADIANT, han coexistido pacíficamente en el mercado, por espacio de más de cinco años. Sostiene que, contrario a lo afirmado por la sociedad actora, en el cotejo marcario las marcas en análisis no pueden fraccionarse, para lo cual deben examinarse teniendo en cuenta su visión en conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, sus estructuras generales y no las partes aisladamente consideradas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en las marcas, tal como lo ha señalado el Tribunal de Justicia Andino en sus diferentes Interpretaciones Prejudiciales. II.1.2. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Aclara que la Superintendencia de Industria y Comercio “…expidió legal y válidamente la resolución 27317 del 28 de octubre de 1997 concediendo el registro de la marca SENTIVA clase 5, ajustándose para el efecto en las normas legales vigentes en materia de propiedad industrial” (folio 121). Afirma que desde el punto de vista de la estructura de la palabra (cotejo visual): SENTIVA

(marca solicitada) “…en la clase 5” (folio 124) y SENSITIVA BY RADIANT (marca registrada) en la clase 3, “Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener para las marcas farmacéuticas, es decir operando de forma fraccionada y sin tener en cuenta el prefijo SEN que como ya se dijo es de uso común, tenemos que la marca SENTIVA está estructurada por 7 letras y la marca SENSITIVA By Radiant en 18 LETRAS, la estructura visualmente se hace diferente y diferenciadora. La identidad que se necesita o la similitud entre los productos no existe habida cuenta que la marca SENSITIVA By Radiant ampara productos de la clase 3 y la marca SEISNTIVA (sic) distingue productos de la clase 5. Adicionalmente a lo anterior, que no todos los productos de la clase 5 están al alcance del consumidor, el grado de conexidad tiene como consecuencia una confusión en el consumidor medio. Mi representada… considera que el criterio que se debe aplicar en este caso es el de un consumidor especializado, quien será un profesional del área de la salud que podrá distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor le solicita. Ahora bien, el consumidor que toma la decisión de qué, se va a consumir en este caso es el médico, quien no va a incurrir en la confusión de efectuar la asociación de un origen empresarial, en tanto “el mercado objetivo” al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión, contrario a lo que afirma el accionante es reducido y especializado. En cuanto a los canales de comercialización la distribución de los productos farmacéuticos e (sic) identifican estas marcas en cuestión no son de masiva distribución, en cuanto un

consumidor medio no tendría acceso directo a el, sino a través de un expendedor especializado” (folios 124 y 125). III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Procuraduría Delegada ante esta Corporación, solicita requerir la interpretación prejudicial al Tribunal Andino, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, arts. XXVII y s.s. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Sin perjuicio que al momento de emitir el fallo el Juez nacional deba dar aplicación al artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en consecuencia, verifique la aplicabilidad de la causal alegada, bien por efecto de la derogatoria por la norma posterior, o bien por circunstancias de hecho o de derecho que hayan hecho desaparecer del mundo jurídico la marca observante u opositora. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

“SEGUNDO: La prescripción de la acción de nulidad relativa consagrada en el párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es aplicable en relación con los registros marcarios solicitados en vigencia de la mencionada Decisión. Sin embargo, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486. El anterior criterio también aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, como quiera que esta Decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas. “TERCERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada. No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o

registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. “CUARTO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no, riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de los signos en conflicto, y de acuerdo a la naturaleza de los mismos. El Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas denominativas “SENTIVA” y “SENSITIVA by RADIANT”, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación en relación con la comparación entre la mencionada clase de marcas, y en especial teniendo en cuenta que en relación con los signos compuestos habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que los componen. “QUINTO: Son irregistrables, entre otros, los signos descriptivos cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios pero no describir sus propiedades. “SEXTO: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales a los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos,

respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía. “SÉPTIMO: El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que se halle conformado por una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. “OCTAVO: Los signos evocativos son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca, al ser capaces de transmitir, de manera indirecta, una idea o imagen remota respecto del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía, que creará un conjunto marcario distintivo válido” “NOVENO: Le corresponde a la autoridad nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión” (folios 274 a 276). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación 235-IP-2005 rendida dentro de este proceso, teniendo en cuenta que el petitorio de registro como marca del signo SENTIVA, fue el 15 de abril de 1997, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344, manifestó que en tutela de la seguridad jurídica si la norma sustancial vigente para la fecha de solicitud de registro como marca ha sido derogada o reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior vigente será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen

cumplido. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el aludido Tribunal interpretó de oficio las siguientes normas: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior,” (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse,” (…)”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten alguno de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error,” DECISIÓN 486 “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”.

“La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”. “Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna”. “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. “Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”. Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión”. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión”. “Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. El Tribunal de Justicia Andino en la citada interpretación prejudicial se refirió al concepto de marca y sus funciones, en los siguientes términos:

“La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios. La marca se define como el signo sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado. (…). El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: ‘La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos. Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…’ LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones la Ley. Págs. 48, 49 y 50Madrid, España, 2002” (folios 261 y 262). Del artículo 81 de la Decisión 344 se desprenden tres requisitos a saber: La

perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

DISTINTIVIDAD: De acuerdo con lo afirmado por el Tribunal Andino, la distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado.

El citado Tribunal Andino en reiteradas oportunidades ha dicho que la razón del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. La finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos o servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protegerá a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate, evitan ser confundidos o engañados.

PERCEPTIBILIDAD: El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo "perceptible" como aquello que "se puede comprender o percibir" y "percibir" lo describe como el hecho de "recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto". "Percepción", dice es la "sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos." (Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, pág. 1041).

LA SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA: Un signo para ser registrable como marca debe tener la posibilidad de ser expresado mediante palabras, figuras o símbolos, colores, o cualquier otro mecanismo idóneo, de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien los observe.

CASO CONCRETO 1º. La nulidad en las Decisiones 344 y 486 y la prescripción de la acción de nulidad. Como quiera que en el proceso se debate, entre otros aspectos, sobre la naturaleza de la causal de nulidad y acerca de la prescripción de la acción de nulidad relativa (inciso 2º del artículo 172 de la Decisión 486), es preciso entrar a dilucidar este aspecto, antes de analizar los demás temas alegados en la demanda. Al respecto el Tribunal Andino, hace una juiciosa comparación entre el artículo 1131 de la Decisión 344 y el artículo 172 de la Decisión 486, así: 1 “La autoridad nacional competente podrá decretar de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marc