CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00420-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre la marca SENSITIVA by Radiant previamente registrada y el signo SENTIVA / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es SENSITIVA / MARCA DE FANTASÍA – Lo es SENTIVA / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo SENTIVA en la clase 5 por no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca SENSITIVA by Radiant previamente registrada en la clase 3 La Sala considera que la oposición presentada por HELLENICA S.A. con fundamento en su marca «SENSITIVA BY RADIANT» es infundada, por cuanto el uso de la expresión SENSITIVA en una marca no le confiere derecho alguno para oponerse al registro de un signo que contenga dicha expresión, por ser un término inapropiable con carácter exclusivo. A este respecto, advierte la Sala que no es cierto que el uso de la marca «SENSITIVA BY RADIANT» haya conferido a su titular el derecho exclusivo sobre dicha partícula, pues es de uso común y aplicable directa e indirectamente a los productos de la Clase 5ª. […] La Sala reitera que el registro confirió a su titular derecho al uso de la partícula «SENSITIVA» en la marca opositora, pero ello en modo alguno significa que tenga un derecho de uso exclusivo sobre esta expresión pues sigue siendo de común utilización, lo que significa que la marca «SENSITIVA BY RADIANT» debe soportar el registro de otras que se formen con la expresión SENSITIVA, siempre y cuando, desde luego, la combinación resultante no ocasione confusión. Del aspecto ortográfico, los signos resultan

diferentes pues mientras la expresión SENTIVA se compone de una palabra que contiene tres (3) sílabas (SEN-TI-VA), SENSITIVA BY RADIANT se compone de tres palabras (SENSITIVA BY RADIANT) que contiene ocho (8) sílabas, lo que reduce el riesgo de confusión entre ambos. Aun cuando, desde el punto de vista fonético, la marca «SENTIVA» comparta con la partícula SENSITIVA de la marca registrada la sílaba inicial SEN y la sílaba final TIVA, esta Sala ha sostenido que «si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante, mientras que, si la sílaba tónica es divergente y la situada en primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza es menor». En este caso, habida cuenta que la marca previamente registrada se compone de tres palabras, es evidente que la estructura de las sílabas no se asemeja, en particular las finales y sus correspondientes acentos prosódicos. Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso para la comparación de signos nominativos SENTIVA /SENSITIVA BY RADIANT / SENTIVA / SENSITIVA BY RADIANT / SENTIVA / SENSITIVA BY RADIANT apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, no causan una impresión de semejanza o de relación entre una y otra, de modo que el consumidor no se verá impactado por sus semejanzas y será capaz de diferenciar una de otra. Desde el punto de vista conceptual, SENTIVA, según el Diccionario de la Lengua Española

(DRA) carece de significado en lengua española lo que sugiere que la marca es de fantasía.

ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Prescripción / TRÁNSITO DE

LEGISLACIÓN / NORMAS DE CARÁCTER PROCESAL EN MATERIA MARCARIA – Vigencia / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – No existía en vigencia de la Decisión 344 de 1993 JAFER LIMITED propuso la excepción de caducidad de la acción, aduciendo que a la luz de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la acción de nulidad prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Sin embargo, esta Sala advierte que la Decisión 486 no es la norma aplicable a este caso, pues la solicitud de registro se hizo el 15 de abril de 1997, momento en el cual regía la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A estos efectos, es claro que el artículo 113 de la Decisión 344 no establecía un término de caducidad para ejercer la acción encaminada a obtener la nulidad de un registro […] Por lo anterior, el cargo no prospera.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 82 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 83 LITERAL A /

DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA –

ARTÍCULO 113

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00420-01

Actor: HELLENICA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: AUTORIDADES NACIONALES Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como acción de nulidad, ejercida por HELLENICA S.A. contra el acto administrativo con que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió a JAFER LIMITED el registro de la marca «SENTIVA» (nominativa) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional 1.

I. LA DEMANDA HELLENICA S.A., domiciliada en Atenas (Grecia) presentó mediante apoderado la

siguiente demanda : 1.1. Pretensiones 1 Estos son: «Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.» 1.1.1. Que es nula la Resolución 27315 de 1997 (28 de octubre) por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio declaró infundada la observación presentada por HELLENICA S.A. con fundamento en su marca «SENSITIVA BY RADIANT» y concedió a JAFER LIMITED el registro del signo «SENTIVA» como marca denominativa para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional. 1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la SIC cancelar el certificado de registro de la marca. 1.2. Hechos El 15 de abril de 1997, JAFER LIMITED presentó a la SIC solicitud de registro del signo «SENTIVA» como marca para distinguir todos los productos de la Clase 5ª Internacional. Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 447 de 1997 (27 de junio), HELLENICA S.A. presentó oposición con fundamento en su marca «SENSITIVA BY RADIANT», registrada para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 3ª Internacional, según certificado de registro No. 174559, vigente hasta el 21 de febrero de 2005 en la Clase 3ª Internacional. Mediante Resolución 27315 de 1997 (28 de octubre), la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición de HELLENICA S.A. y concedió el registro marcario solicitado. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violados los artículos 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 porque al efectuar el examen

de registrabilidad la SIC debió tener en cuenta que el signo presentado a registro «SENTIVA» reproduce de manera casi idéntica la marca «SENSITIVA BY RADIANT», previamente registrada por HELLENICA S.A. en la Clase 3ª Internacional. Los signos son confundiblemente semejantes, pues el signo «SENTIVA» únicamente elimina la sílaba SI de la expresión SENSITIVA, incluida en la marca

«SENSITIVA BY RADIANT».

II. LAS CONTESTACIONES Fueron citados al proceso la SIC, parte demandada, y JAFER LIMITED en calidad de tercera interesada como solicitante del registro marcario del signo «SENTIVA». 2.1. La SIC contestó que los signos en conflicto no causan confusión al público, pues cada uno tiene elementos distintivos de orden ortográfico y fonético suficientes para permitir diferenciarlos al consumidor.

Agregó que el signo «SENTIVA» está compuesto por 7 letras, mientras que la marca «SENSITIVA BY RADIANT» se compone de 18 letras, lo que demuestra que el riesgo de confusión entre las dos es mínimo. Finalmente, sostuvo que el consumidor de los productos amparados en la Clase 5ª es especializado, luego podrá perfectamente diferenciar el producto que desea adquirir, de otros similares dentro del mercado. 2.2. JAFER LIMITED como tercera interesada en las resultas del proceso propuso la excepción de caducidad de la acción, aduciendo que a la luz de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la acción de nulidad prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Actualmente la marca «SENTIVA» se encuentra registrada principalmente en las Clases 1, 2, 3, 4 y 5 en Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, México y Panamá. Agregó que JAFER LIMITED presentó ante la SIC acción de cancelación contra el registro marcario de «SENSITIVA BY RADIANT» en la Clase 3ª Internacional, alegando falta de uso. Dicha solicitud se encuentra en trámite ante la SIC. Finalmente manifestó que la expresión SENSITIVA es de uso común para productos de las Clases 3 y 5 Internacional, por lo cual el titular de una marca que la contenga no puede alegar exclusividad en su uso.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 63-IP-2005. Sus lineamientos serán tomados en consideración, en lo pertinente.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA  CADUCIDAD DE LA ACCIÓN JAFER LIMITED propuso la excepción de caducidad de la acción, aduciendo que a la luz de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la acción de nulidad prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Sin embargo, esta Sala advierte que la Decisión 486 no es la norma aplicable a este caso, pues la solicitud de registro se hizo el 15 de abril de 1997, momento en el cual regía la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A estos efectos, es claro que el artículo 113 de la Decisión 344 no establecía un término de caducidad para ejercer la acción encaminada a obtener la nulidad de un registro, tal y como se lee en la norma: «Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento». Por lo anterior, el cargo no prospera.  EL CASO CONCRETO Mediante los actos acusados, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la observación presentada por HELLENICA S.A. y concedió a JAFER LIMITED el registro del signo «SENTIVA» como marca nominativa para distinguir

los productos de la Clase 5ª Internacional, por considerarla suficientemente distintiva en relación con «SENSITIVA BY RADIANT», y por estimar que su coexistencia en el mercado no causa confusión en el público consumidor. Según se lee en la Resolución 27315 de 1997 (28 de octubre), la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro del signo «SENTIVA» como marca por considerar que no estaba afectado de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, pues apreciado en conjunto y en relación con la marca «SENSITIVA BY RADIANT», no presenta semejanzas que puedan inducir al público a error, y por ende, pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión. La actora sostiene que al conceder el registro de la marca «SENTIVA», la SIC violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que en el análisis comparativo de signos no tuvo en cuenta que el signo solicitado reproduce de manera casi idéntica la expresión SENSITIVA contenida en la marca previamente registrada «SENSITIVA BY RADIANT». Visto el concepto de la violación corresponde a la Sala valorar si, a la luz de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el signo nominativo «SENTIVA» era o no registrable como marca para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, dada la existencia de la marca «SENSITIVA BY RADIANT» registrada con anterioridad a favor de HELLENICA S.A., en la Clase 3ª Internacional.

Las normas comunitarias preceptúan: «Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que; a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;» Los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional para los cuales se solicitó el registro del signo nominativo «SENTIVA» son los siguientes: «Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.» Los productos comprendidos en la Clase 3ª Internacional para los cuales se encuentra registrada la marca «SENSITIVA BY RADIANT» son los siguientes: «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones

abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.» Desde el punto de vista conceptual, resulta imperativo que esta Sala establezca si, auncuando la solicitud de registro se formuló para productos de la Clase 5ª y la marca opositora comprende exclusivamente productos de la Clase 3ª, existe conexión competitiva entre éstos capaz de inducir a error al público consumidor. El Tribunal Andino, en la Interpretación Prejudicial dictada en otro proceso2, sostuvo a este respecto: 2 17-IP-2002 «Consecuentemente, cabe analizar los puntos que atienden a la naturaleza, propiedades y fines de los productos así como los canales de producción, los medios por los cuales se publicitan y la relación o vinculación entre los productos que distinguen con el propósito de determinar si por razón de la identidad de los signos se produce o no la confusión en el mercado respecto a los bienes que ellas amparen. El artículo 83 literal a) señala, en el caso de que se presente identidad o similitud de marcas, dos hipótesis distintas en cuanto a los productos o servicios de que se trate: a) Que sean los mismos productos o servicios. b) Que sean productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En otras palabras, aunque los productos o servicios que identifiquen no sean los mismos, los productos o servicios no deben tener una conexión tal que el uso de la marca pueda inducir al público a error. La llamada conexión competitiva podría resultar de: - La naturaleza, propiedades y fines. Hay productos que debido a su composición, cualidades y destino utilitario son tan diferentes que son fácilmente distinguibles, pero hay otros que no.

Por ello la disparidad de productos no debe ser apreciada de modo exclusivo en razón de pertenecer o no a la propia Clase de nomenclador oficial, sobre todo porque el consumidor no distingue entre las Clases sino entre los productos; concepto que fue considerado para modificar el artículo 68 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que decía que «el registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una Clase» a las disposiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 que no hacen relación a una Clase del nomenclador sino a los productos o servicios que contenga la solicitud con lo cual según lo vertido en la doctrina y recogido en jurisprudencia del Tribunal: « se evidencia que en una misma Clase de nomenclatura Internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca al error», y que «con base en una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una Clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante y cuando con ello se pueda distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre y cuando con ello se pueda inducir al error». Con lo cual lo principal para establecer en cada caso particular las similitudes reales entre los productos serían su naturaleza, su estructura o composición, su finalidad aplicativa y sus cualidades o propiedades. - La relación o vinculación entre los productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva como la generada entre los productos químicos y farmacéuticos que no son los mismos pero se desarrollan dentro del mismo ramo de la producción química o la finalidad que los lleven a complementarse haciendo que el uno sea accesorio del otro. Esa conexión entre los productos influye en la

relación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos o servicios relacionados, lo cual eventualmente, puede llevarlo a confusión en el caso de que ese vínculo sea tal que el consumidor medio interesado en adquirirlos asuma que provienen del mismo productor. - Los canales de comercialización. La doctrina mantenida en este sentido ha sostenido que cuando las áreas comerciales de los productos identificados por las marcas en pugna sean notoriamente autónomas ha de presumirse la inexistencia de confusión; no así si es que los productos o servicios son comercializados a través de idénticos canales de distribución y venta al público porque su concurrencia en un ámbito común causaría probablemente tal riesgo; es decir que, a pesar de que sean diferentes los productos o servicios a los que las marcas en controversia protejan, si tienen una indudable relación y son los mismos canales de comercialización y se venden en los mismos comercios, pueden inducir al público al error o confusión. - Similares e idénticos medios de publicidad. Además de los medios de comercialización o distribución de los productos, y su relación media entre los mismos, los medios de publicidad pueden producir confundibilidad por la forma de presentarse en general; sobre todo, si en ambas campañas publicitarias se utilizan conceptos o ideas similares porque ocasionarían la presencia de una identidad ideológica entre los productos y cuanto mayor sea la publicidad (radio, prensa, y televisión) el riesgo de confusión se incrementará. ...» - Siguiendo los criterios expuestos por el Tribunal Andino, puede establecerse que respecto de la naturaleza, propiedades y fines de los productos amparados por las Clases 3ª y 5ª existe semejanza, pues resulta innegable que los jabones, aceites

esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos (comprendidos en la Clase 3ª) pueden tener cierta relación con los protegidos en la Clase 5ª, habida cuenta que estos mismos productos suelen comercializarse mediante idénticos canales de distribución, dada precisamente su similitud en sus propiedades ( químicas clase 3ª y farmacéuticas clase 5ª). - Es posible establecer entonces que existe una relación entre los productos comprendidos en la Clase 3ª y 5ª, pues de los productos farmacéuticos e higiénicos comprendidos en la Clase 5ª no puede predicarse única y exclusivamente dicha calidad, sino que también los jabones, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos (productos comprendidos en la Clase 3ª) podrían ser utilizados ordinariamente, excluyendo la calidad de farmacéuticos. - Adicionalmente, entre los productos de las Clases 3ª y 5ª existe identidad en cuanto a los medios de publicidad utilizados para dar a conocer el producto por las consideraciones anotadas atrás, hecho que podría causar confusión por la forma de presentarse al público consumidor, más aún si en las campañas publicitarias se utilizan conceptos o ideas similares, lo que generaría identidad ideológica para el consumidor medio. A modo de ejemplo y como consecuencia de lo anterior, resulta evidente que en una farmacia o en un supermercado el consumidor encuentra en los mismos estantes jabones medicados y no medicados, desodorantes medicados y no medicados, talcos cosméticos y/o medicinales, champús medicados y no medicados, cremas hidratantes con efectos medicinales, pestañinas cosméticas

para ojos sensibles, lociones medicadas para manos y pies, entre otros, lo que conduce necesariamente a confundir los productos comprendidos en una clase y otra. 3 No obstante lo anterior, es necesario efectuar el análisis comparativo de los signos confrontados, para efectos de determinar si en el caso sub examine existe o no riesgo de confusión y, por ende, conexión competitiva entre los productos comprendidos en la Clase 3ª y 5ª que respectivamente amparan dichos signos. Respecto de signos similares en clases diferentes, esta Corporación ha sostenido: «Tampoco puede perderse de vista que si la irregistrabilidad de un signo se puede dar en algunos casos cuando la confusión se presenta, por ejemplo, desde el punto de vista fonético, con mayor razón se dará cuando hay identidad en los productos desde todos los puntos de vista, es decir, conceptual, visual, fonético y ortográfico o visual, como en el asunto examinado. De otra parte, la Sala advierte que en el caso sub exámine no se está diciendo que los productos de la clase 29 son idénticos a los de la clase 30, pues los productos idénticos pertenecen necesariamente a una misma clase. Sin embargo, la anterior consideración no es aplicable en esta oportunidad, ya que la expresión CACIQUE fue negada, no por amparar productos idénticos, sino porque hay identidad total entre los signos en comparación, circunstancia que de permitirse conduciría a que el consumidor creyera que QUAKER OATS COMPANY es también la fabricante de los productos alimenticios producidos por UVE S.A. Concluye la Sala que los productos de la clase 29 que la actora pretende amparar con la expresión CACIQUE no pueden coexistir con los productos

de la clase 30 amparados con la marca CACIQUE, pues aquella carece de distintividad, elemento que debe acompañar a los de perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. De aceptarse la coexistencia de uno y otro signo se desvirtuaría la función principal de la marca, cual es 3 Expediente: 2002-00343, Actora: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade distinguir los productos o servicios de una persona de los servicios o productos de otra, para así evitar el engaño que puede producirse en el comercio y respecto del consumidor o usuario sobre la procedencia de los productos comercializados.4» Los signos en conflicto son denominativos. En el cotejo que le corresponde a la Sala efectuar por el aspecto visual se presentan así: Marca solicitada SENTIVA Marca previamente registrada SENSITIVA BY RADIANT La Sala considera que la oposición presentada por HELLENICA S.A. con fundamento en su marca «SENSITIVA BY RADIANT» es infundada, por cuanto el uso de la expresión SENSITIVA en una marca no le confiere derecho alguno para oponerse al registro de un signo que contenga dicha expresión, por ser un término inapropiable con carácter exclusivo. A este respecto, advierte la Sala que no es cierto que el uso de la marca «SENSITIVA BY RADIANT» haya conferido a su titular el derecho exclusivo sobre dicha partícula, pues es de uso común y aplicable directa e indirectamente a los productos de la Clase 5ª. Así lo ha puesto de presente el Tribunal Andino al sostener: «La utilización de las mismas raíces o partículas en determinadas marcas

hace que se conviertan en denominaciones de uso común, por lo tanto no pueden ser apropiadas con carácter de exclusividad, pero los morfemas que se le agreguen deben componer una nueva expresión gramatical que lo haga distinto. El uso primario de los vocablos en comento no impide que posteriormente puedan ser utilizados en nuevos signos para los mismos productos, por otros interesados, siempre y cuando la nueva composición gramatical tenga o lleve su propia distintividad que lo diferencie de los anteriormente registrados, evitándose, una similitud gráfica, conceptual o ideológica». 5 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del carácter débil de este tipo de marcas, ha puesto de presente: «El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. En efecto si alguno de los elementos que 4 Expediente 11001-03-24-000-2000-06679-01, Actor: AGROINDUSTRIA UVE S.A. - UVE S.A., Consejero Ponente: Dr. MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA 5 Interpretación Prejudicial 138-IP-2004 integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva, el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni

puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.»6 La Sala reitera que el registro confirió a su titular derecho al uso de la partícula «SENSITIVA» en la marca opositora, pero ello en modo alguno significa que tenga un derecho de uso exclusivo sobre esta expresión pues sigue siendo de común utilización, lo que significa que la marca «SENSITIVA BY RADIANT» debe soportar el registro de otras que se formen con la expresión SENSITIVA, siempre y cuando, desde luego, la combinación resultante no ocasione confusión. Del aspecto ortográfico, los signos resultan diferentes pues mientras la expresión SENTIVA se compone de una palabra que contiene tres (3) sílabas (SEN-TI-VA), SENSITIVA BY RADIANT se compone de tres palabras (SENSITIVA BY RADIANT) que contiene ocho (8) sílabas, lo que reduce el riesgo de confusión entre ambos. Aun cuando, desde el punto de vista fonético, la marca «SENTIVA» comparta con la partícula SENSITIVA de la marca registrada la sílaba inicial SEN y la sílaba final TIVA, esta Sala ha sostenido que «si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante, mientras que, si la sílaba tónica es divergente y la situada en primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza es menor» 7. En este caso, habida cuenta que la marca previamente registrada se compone de tres palabras, es evidente que la estructura de las sílabas no se asemeja, en particular las finales y sus correspondientes acentos prosódicos. Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial

dictada en este proceso para la comparación de signos nominativos SENTIVA /SENSITIVA BY RADIANT / SENTIVA / SENSITIVA BY RADIANT / SENTIVA / SENSITIVA BY RADIANT apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, no causan una impresión de semejanza o de relación entre una y otra, de modo que el consumidor no se verá impactado por sus semejanzas y será 6 Interpretación Prejudicial 126-IP-2004 7 Expediente: 5393, Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., Consejero Ponente: Juan Alberto Polo Figueroa capaz de diferenciar una de otra. Desde el punto de vista conceptual, SENTIVA, según el Diccionario de la Lengua Española (DRA) 8 carece de significado en lengua española lo que sugiere que la marca es de fantasía. Según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra SENSITIVA es un adjetivo proveniente del latín sensus que traduce sentido, con los siguientes significados: «1. adj. Perteneciente o relativo a las sensaciones producidas en los sentidos y especialmente en la piel. Tacto, dolor sensitivo 2. adj. Capaz de sensibilidad. 3. adj. Que tiene la virtud de excitar la sensibilidad.» A la luz de las reglas trazadas por el Tribunal y por la jurisprudencia de la Sección, la Sala concluye que el signo denominativo «SENTIVA» goza de la distintividad que el artículo 81 de la Decisión 344 exige para que proceda su registro en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional. La Sala reitera