CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00422-01-2005

SIGNOS GENERICOS O DESCRIPTIVOS - Irregistrabilidad: Universidad Virtual / UNIVERSIDAD VIRTUAL - Signo genérico o descriptivo irregistrable Debe la Sala, entonces, determinar si la expresión UNIVERSIDAD VIRTUAL es o no registrable. El Diccionario de la Lengua Española define así los anteriores conceptos: “Universidad.- Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes”. “Virtual.- Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente. Frecuentemente en oposición a efectivo o real. 2. Implícito, tácito. 3. Que tiene apariencia aparente y no real”. La expresión UNIVERSIDAD no requiere de examen alguno, pues es evidente que se trata de un signo genérico que comprende las instituciones de educación superior y, de ahí, que si bien es cierto puede hacer parte de una marca, también lo es que la otra u otras expresiones que lo acompañen tienen que ser distintivas para que proceda su registro. En el asunto sub exámine, a la palabra UNIVERSIDAD la acompaña el signo VIRTUAL, el cual, a juicio de esta Corporación, es descriptivo y no evocativo de los servicios que pretende registrar, tal como lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio. En efecto, a la pregunta de cómo es el servicio, la Sala, colocándose en el lugar del consumidor medio, responderá VIRTUAL, al igual que a la pregunta de cuál es el servicio también responderá UNIVERSIDAD VIRTUAL, máxime cuando este es un término que aproximadamente de diez años para acá viene utilizándose de manera usual o común en muchos campos, para significar que no se está presente (entrevista virtual, universidad virtual, etc). Significa lo

anterior que el término UNIVERSIDAD VIRTUAL no puede ser de apropiación exclusiva, pues es requerida por otros empresarios para anunciar los servicios de educación, sin que le asista razón a la parte actora cuando afirma que hay que llevar a cabo un proceso deductivo para relacionar educación con virtual, pues, pronunciadas las dos palabras en conjunto, viene a la mente del consumidor la característica del servicio, esto es, que no es presencial, sin que ello signifique que ésta última es la expresión irregistrable, pues también lo es el signo VIRTUAL. Concluye la Sala que le asistió razón a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando negó el registro como marca de la expresión UNIVERSIDAD VIRTUAL, pues no tiene aptitud para tal efecto, al ser descriptiva de los servicios de la Clase 41 que pretende amparar y carecer de distintividad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril del dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00422-01

Actor: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE

MONTERREY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, contra las Resoluciones núms. 2274 de 30 de enero de 2002, expedida por la División de

Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó el registro de la marca UNIVERSIDAD VIRTUAL (nominativa), en la Clase 41 de la Clasificación Internacional; 8669 de 20 de marzo de 2002, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución inicialmente citada, confirmándola; y 17170 de 31 de mayo de 2002, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 2274 de 30 de enero de 2002, confirmándola.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se conceda al actor el registro de la marca UNIVERSIDAD VIRTUAL en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. El 22 de mayo de 2001 el actor solicitó el registro de la marca UNIVERSIDAD VIRTUAL, para distinguir los servicios de la Clase 41. 2º. La anterior solicitud fue objeto de rechazo, por considerar que el signo se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad a que se refiere el artículo 135, literal e), de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3º. Contra la anterior decisión se interpusieron los recursos de ley, habiendo sido notificada la Resolución que agotó la vía gubernativa mediante edicto desfijado el 9 de julio de 2002, lo cual significa que la d0emanda fue

presentada oportunamente. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. El actor considera que con la expedición de los actos acusados se violó el artículo 135, literal e), de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, estructurando para el efecto lo siguientes cargos: La demandada, al negar el registro de la marca solicitada incurrió en indebida aplicación del artículo 135, literal e), de la Decisión 486, pues argumentó que la expresión UNIVERSIDAD VIRTUAL es descriptiva de los servicios de la Clase 41, sin tener en cuenta que la misma no responde a ninguna de las características propias de los servicios que pretende amparar, esto es, educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; academias (educación); organización y dirección de conferencias y congresos; enseñanza por correspondencia; cursos por correspondencia; información en materia de educación; enseñanza; exámenes pedagógicos; instrucción (enseñanza); préstamo de libros; publicación de libros; organización de concursos; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de simposios; organización y dirección de talleres de formación; y organización de exposiciones con fines culturales o educativos. La tratadista Thaimy Márquez, en su Manual para el examen de marcas en las oficinas de propiedad industrial de los países andinos, respecto de los signos descriptivos sostuvo que “... son los que hacen referencia directa a las características, cualidades, funciones, usos, valor, lugar de origen, época de producción u otros datos o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales han de usarse. Mientras que los signos genéricos indican el producto o

servicios y los signos sugestivos lo anuncian sin nombrarlo o mostrarlo, los signos descriptivos los designan refiriéndose a ellos directamente mediante la manifestación de alguna característica u otra información propia del producto o servicio de que se trate”. En el caso que se examina lo VIRTUAL no es una característica propia de servicio alguno de la Clase 41, e incluso no es propia de la educación, aunque es posible que evoque que se trata de una educación “NO PRESENCIAL”, término éste que sería el verdaderamente descriptivo, lo cual significa que lo irregistrable

sería UNIVERSIDAD NO PRESENCIAL.

UNIVERSIDAD VIRTUAL es un signo evocativo, y las marcas evocativas sí son registrables. En la Resolución 17170 de 31 de mayo de 2002 se dejó dicho: “En el caso en estudio servicios como la educación y la formación se encuentran estrechamente ligados y de efecto constituyen el marco de acción de la UNIVERSIDAD, entendida como el instituto de enseñanza donde se imparten los cursos superiores de determinadas carreras. En efecto la educación se constituye en la razón de ser de la Universidad moderna; así como el aprovechamiento de los elementos con que cuenta para la formación. En la misma forma servicios como la publicación de libros y la organización de eventos académicos son complementarios de las actividades desarrolladas en forma principal por las universidades. “De otra parte, el término virtual, definido por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua como ‘que tiene apariencia real pero no lo es’ y usado en forma común para denotar el uso de tecnologías de la información como el internet y la multimedia, que permitan el uso de técnicas interactivas aplicadas a la investigación y a los servicios y

actividades antes mencionados, no aporta mayor distintividad al signo y por el contrario acentúa su carácter descriptivo. “De suerte que el signo solicitado en registro en su conjunto no posee la distintividad requerida para ser registrado como marca. “En efecto la mención a UNIVERSIDAD VIRTUAL, responde a la pregunta ¿Cómo es el servicio? y ¿Cuál es el servicio?, constituyendo en sí misma una expresión requerida por los demás empresarios del sector pertinente para comercializar, promocionar o describir sus servicios en el mercado y por lo mismo se hace insuficiente para relevar el carácter descriptivo del signo, en la forma en que es percibida por el público consumidor”. De lo anteriormente trascrito se desprende que la Administración tuvo que hacer una serie de deducciones, pues relaciona UNIVERSIDAD con EDUCACIÓN; indica que la educación se constituye en la razón de ser de la universidad moderna; e incluye como argumento que la publicación de libros y la organización de eventos académicos son complementarios de las actividades desarrolladas en forma principal por las universidades. El hecho de que en la actualidad en la educación se haga uso de tecnologías de información como el internet y la multimedia no significa que éstos términos sean sinónimos de la expresión VIRTUAL, pues ésta tiene una concepción más amplia, que no describe a la educación ni a la universidad. En la página web de la actora se señala en los antecedentes de la UNIVERSIDAD VIRTUAL que “La creación de la Universidad Virtual responde a la inquietud que desde la década de los 80’s el Tecnológico de Monterrey ha mantenido con respecto a la utilización de la tecnología en pro de la educación. El

Sistema de Educación Interactiva por Satélite constituye el inicio de este esfuerzo de operacionalizar desde 1989 la transmisión y recepción de educación a distancia en el Instituto”, es decir, que lo que es descriptivo es el “Sistema de Educación Interactiva por Satélite”, pues, se reitera, la expresión UNIVERSIDAD VIRTUAL es simplemente una evocación del servicio. Las expresiones sugestivas o evocativas son aquellas que obligan al consumidor a hacer uso de su imaginación y de su razón para relacionar la marca con el servicio, pues no surge de manera directa, y eso fue lo que precisamente tuvo que hacer la Administración para ligar o asociar la expresión UNIVERSIDAD VIRTUAL con los servicios que pretende amparar esta marca. De otra parte, es preciso examinar que para que la expresión sea genérica o descriptiva se requiere que sea la forma habitual o común de designar o describir el servicio. Revisadas varias páginas web de universidades se encontró que no existen promocionado un servicio denominado “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, aunque muchos de los servicios que prestan sean de educación a distancia. Finalmente, debe tenerse en cuenta que en México la actora obtuvo el registro de la marca UNIVERSIDAD VIRTUAL para distinguir servicios de la Clase 41, lo cual si bien no obliga a Colombia para proceder en el mismo sentido, si es un punto de referencia para adoptar la decisión. d.- Las razones de la defensa La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda a través de apoderado, sostuvo que la expresión UNIVERSIDAD VIRTUAL tiene una relación directa con los servicios que pretende identificar, cuales son educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y

culturales, servicios que presta toda universidad, además de que califica la forma en que se han de prestar, esto es, virtualmente. No es cierto, entonces, que se requiera de una elaboración mental para relacionar la marca con el servicio y sus características particulares, dado que se presenta una asociación inmediata y directa entre el nombre y el servicio, así como la forma en que se ha de prestar. Mediante el signo UNIVERSIDAD VIRTUAL se informa a los consumidores acerca de las características de los servicios que los hace no presenciales a través de la utilización de la tecnología, y las cuales no son exclusivas de los servicios prestados por la actora. Contrario a lo afirmado por el actor, varias universidades, entre otras, la Universidad Nacional, la Universidad de Occidente, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Antonio Nariño promocionan su servicio como UNIVERSIDAD VIRTUAL, lo cual respalda la decisión que adoptó la Administración. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 25 de marzo de 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl.87). Por auto visible a folio 179 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la actora y de la entidad demandada (fls. 195 y 190, respectivamente). Mediante proveído del 12 de marzo de 2004 se ordenó la suspensión del

proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual dio respuesta a la referida solicitud mediante providencia de 1º de septiembre del 2004 (fl.215). II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1º. Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, salvo la excepción prevista en el citado artículo 135, último párrafo. “2º. Por excepción a la prohibición de registro del signo que no sea distintivo ab initio, o que sea descriptivo, o genérico, o común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva

respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. “En este caso el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto que distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los consumidores o usuarios correspondientes en el País Miembro. “3º. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. Si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas. “4º. En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable”. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en respuesta a la solicitud efectuada por esta Corporación, llevó a cabo la interpretación prejudicial de los siguientes artículos de la Decisión 486: “Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) Los sonidos y los olores; d) Las letras y los números; e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo135.-.- No podrán como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior. “b) Carezcan de distintividad. “c) ... “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a productos o servicios. “... “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios

a los cuales se aplica”. La Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza comprende los siguientes servicios: educación; formación, esparcimiento; actividades deportivas y culturales; organización y dirección de conferencias y congresos; enseñanza por correspondencia; cursos por correspondencia; información en materia de educación; enseñanza; exámenes pedagógicos; instrucción (enseñanza); préstamo de libros; publicación de libros; organización de concursos; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de simposios; organización y dirección de talleres de formación; y organización de exposiciones con fines culturales o educativos. Debe la Sala, entonces, determinar si la expresión UNIVERSIDAD VIRTUAL es o no registrable. El Diccionario de la Lengua Española define así los anteriores conceptos: “Universidad.- Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes”. “Virtual.- Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente. Frecuentemente en oposición a efectivo o real. 2. Implícito, tácito. 3. Que tiene apariencia aparente y no real” (subrayado por fuera de texto). La expresión UNIVERSIDAD no requiere de examen alguno, pues es evidente que se trata de un signo genérico que comprende las instituciones de educación superior y, de ahí, que si bien es cierto puede hacer parte de una marca, también lo es que la otra u otras expresiones que lo acompañen tienen que ser distintivas para que proceda su registro. En el asunto sub exámine, a la palabra UNIVERSIDAD la acompaña el signo VIRTUAL, el cual, a juicio de esta Corporación, es descriptivo y no evocativo

de los servicios que pretende registrar, tal como lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio. En efecto, a la pregunta de cómo es el servicio, la Sala, colocándose en el lugar del consumidor medio, responderá VIRTUAL, al igual que a la pregunta de cuál es el servicio también responderá UNIVERSIDAD VIRTUAL, máxime cuando este es un término que aproximadamente de diez años para acá viene utilizándose de manera usual o común en muchos campos, para significar que no se está presente (entrevista virtual, universidad virtual, etc). La entidad demandada aportó las búsquedas encontradas en internet (Google) en donde aparecen, por ejemplo, la Universidad Virtual de la Salud de Cuba, la Universidad Virtual Anáhuac, Universidad Virtual de Quilmes, Universidad Virtual de Criminalística y Ciencias Forenses Afines, Universidad Virtual UTSFM, Universidad Pontificia Javeriana, etc., lo cual demuestra, sin lugar a dudas, que es un término usado por muchas universidades, no sólo a nivel nacional, sino internacional. Significa lo anterior que el término UNIVERSIDAD VIRTUAL no puede ser de apropiación exclusiva, pues es requerida por otros empresarios para anunciar los servicios de educación, sin que le asista razón a la parte actora cuando afirma que hay que llevar a cabo un proceso deductivo para relacionar educación con virtual, pues, pronunciadas las dos palabras en conjunto, viene a la mente del consumidor la característica del servicio, esto es, que no es presencial, sin que ello signifique que ésta última es la expresión irregistrable, pues también lo es el signo VIRTUAL. Concluye la Sala que le asistió razón a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando negó el registro como marca de la expresión UNIVERSIDAD

VIRTUAL, pues no tiene aptitud para tal efecto, al ser descriptiva de los servicios de la Clase 41 que pretende amparar y carecer de distintividad. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 28 de abril del 2005.

RAFAEL. E . OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS

ANDRADE

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO