CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00428-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto COLTRANS de la clase 35 y el nombre comercial ICOLTRANS / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD – No se rompe / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo COLTRANS de la clase 35 al no existir conexión competitiva con los servicios que identifica el nombre comercial ICOLTRANS [A] juicio de la Sala, no existe relación alguna entre la actividad que realiza la sociedad demandante y los servicios de la clase 35 que distingue la marca “COLTRANS”, pues la primera de las nombradas presta los servicios de transporte y afines, mientras que los consagrados en la clase 35 sólo pueden prestarlos las empresas cuyo objeto social les permita realizar la actividad de publicidad; o la consultoría o asesoría de negocios comerciales; o la asesoría en administración comercial, o la asesoría en trabajos de oficina. Servicios que no están contemplados en el objeto de social de la actora. Aunado a lo expuesto, se encuentra el hecho de que la sociedad demandante no probó el uso del nombre comercial “ICOLTRANS”, tal como se adujo en el numeral que antecede. En este orden de ideas y no obstante la significativa similitud entre las denominaciones de la marca “COLTRANS” y del nombre comercial “ICOLTRANS” de la actora, no se encuentra que los mismos tengan una relación directa o indirecta con los servicios que identifican. En otros términos “el principio de la especialidad”, no se rompe, dado que no existe una conexión competitiva entre tales servicios, al no pertenecer a la misma clase ni asociarse con los servicios que identifican, por lo tanto, no generan o inducen al público consumidor a error respecto de su origen

empresarial ni perjudican a sus respectivos titulares. Al repecto, la jurisprudencia y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial deberá ser “personal, contínuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la alegue”.No obstante, para que el derecho de la demandante se considere afectado indebidamente según lo dispuesto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, se requiere que el uso origine riesgo de confusión o de asociación, cuestión que no ocurre en este asunto, ya que no existe relación alguna entre la actividad que despliega la sociedad actora en desarrollo de su objeto social y los servicios de la clase 35 que distingue la marca en conflicto, pues dichas actividades frente a tales servicios no tienen la misma finalidad, como tampoco van dirigidos a los mismos consumidores. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto COLTRANS de la clase 39 y el nombre comercial ICOLTRANS / NOMBRE COMERCIAL - Protección por registro antecedente, por depósito del nombre o enseña comercial, o por notoriedad del mismo / DEPOSITO

DEL NOMBRE COMERCIAL / NOTORIEDAD DE NOMBRE COMERCIAL /

DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL – Adquisición / USO DEL NOMBRE COMERCIAL - Prueba la prueba de constitución de una sigla que la actora identifica como su nombre comercial, cuyo aporte desvirtúa lo afirmado por el tercero interesado en las resultas del proceso respecto a la temeridad y la mala fe, no puede considerarse demostrativa del uso del mismo, pues no basta la simple inscripción, ya que se

requiere para tales efectos probar por cualquier medio idóneo que el nombre viene siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca cuestionada, es decir, que la simple alegación del uso apoyado en el certificado de representación legal allegado al expediente no habilita a la actora para hacer valer sus derechos, menos aún, cuando no se encuentra depositado en la Superintendencia de Industria y Comercio, que proporciona por lo menos, un principio de prueba a su favor. […] [L]a Superintendencia de Industria y Comercio debe tener conocimiento de la existencia del nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo, bien porque se encuentre depositado o bien porque se hayan presentado observaciones con fundamento en tal nombre, para efectos de exigírsele la protección a su favor, pues en caso contrario, sería imposible para la Administración adivinar su existencia. En el caso sub lite, la actora no demostró que hubiera realizado algún trámite ante la Administración, tendiente a demostrar la existencia de su nombre comercial. EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA – No probada Respecto a la “cosa juzgada”, es pertinente precisar que para que esta excepción prospere se requiere que los actos acusados en el sub lite, como las partes y los hechos versen sobre los mismos aspectos resueltos en las sentencias de 23 de agosto de 2002, Expediente núm. 6151. Consejera Ponente doctora OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO y de 13 de febrero de 2003, Expediente núm. 6240, Consejero Ponente doctor CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE. En las sentencias

allegadas a este proceso por el tercero interesado, se observa que aunque las partes eran las mismas, los actos acusados y los hechos eran diferentes, pues en las pretensiones de las demandas se solicitó declarar infundadas las oposiciones presentadas por COLTRANS LTDA., y ordenar el registro de la marca “ICOLTRANS”, para las clases 39 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, aunque en una de sus motivaciones se haya hecho referencia al nombre comercial de la actora; en otras palabras, se trata de un conflicto entre marcas que no es objeto de la presente litis, pues en este proceso se solicita decidir acerca de los derechos al uso exclusivo del nombre comercial “ICOLTRANS” de la demandante sobre la marca mixta registrada “COLTRANS” para las clases 39 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. De manera, que esta excepción no tiene vocación de prosperidad.

EXCEPCIÓN DE INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES – No probada

[L]a cancelación solicitada por la actora de los certificados de registro correspondientes a la marca mixta “COLTRANS”, clases 39 y 35 Internacional, debe interpretarse como una consecuencia lógica de la prosperidad de la nulidad de los actos administrativos acusados y no tiene el alcance que el tercero interesado pretende dar.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 83 LITERAL B / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 128 / DECISIÓN 85

DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 56 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 172 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 191/ DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD

ANDINA – DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00428-01

Actor: INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Acción - Nulidad La sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE LTDA., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 16008 de 20 de abril de 1994, por la cual se concedió el registro de la marca “COLTRANS” a favor de la sociedad COLTRANS LTDA., para distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza; y 08357 de 23 de marzo de 2001, mediante la cual se concedió la marca “COLTRANS”, favor del la sociedad COLTRANS LTDA., para distinguir servicios

de la clase 35 Internacional, proferidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: El 13 de agosto de 1991, la sociedad COLTRANS LTDA., solicitó el registro de la marca mixta “COLTRANS”, para distinguir “transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes”, servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue concedida mediante Resolución 16008 de 20 de abril de 1994. El 7 de marzo de 2000, la sociedad COLTRANS LTDA., solicitó el registro del signo mixto “COLTRANS” para distinguir los servicios de “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina” comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, el cual fue concedido por Resolución 08357 de 23 de marzo de 2001. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Que en el caso de la marca “COLTRANS”, clase 39, la Administración vulnera los artículos 81 y 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, y respecto a la misma marca, clase 35, viola los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486, ya que estos no son suficientemente distintivos, y además confundibles con el signo de su titularidad. Además, señala ser titular del nombre comercial ICOLTRANS. Sostiene que el uso de su nombre comercial se inició desde 1979, fecha de

constitución de la sociedad, tal como consta en el Certificado de Cámara de Comercio. Agrega que “El objeto social de su empresa es la explotación de la actividad transportadora terrestre en todas sus manifestaciones, en vehículos propios, afiliados o recibidos en arrendamiento o en administración” (folio 18). II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Respecto a la legalidad de los actos administrativos acusados, adujo que éstos se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Que, además, no aparece acreditado en el expediente que la actora haya realizado trámite alguno tendiente a probar por cualquier medio idóneo el uso técnico, efectivo y permanente de su nombre comercial, antes de las solicitudes de registro de las marcas “COLTRANS”, de fechas 13 de agosto de 1991 y 7 de marzo de 2000. La sociedad COLTRANS LTDA. (actualmente COLTRANS S.A.), actuando como tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda en los siguientes términos: Afirma que obtuvo su inscripción en escritura pública núm. 200 con fecha 25 de enero de 1988 ante la Notaría 31 de Bogotá, y registró su marca “COLTRANS” en

la clase 39 con fecha 20 de abril de 1994; mientras que la empresa INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGÍSTICA TRANSPORTE LTDA., agregó la sigla ICOLTRANS LTDA., mediante modificación incluida en la escritura núm. 1893 de fecha 22 de octubre de 1996. que, en este sentido, no puede haber violación de las normas comunitarias, ya que posee el derecho preferente sobre el signo

COLTRANS.

Propone las siguientes excepciones: 1. “Error en el aspecto temporal de la alegada violación” (folio 105). Aduce que la Resolución 16008 de 20 de abril de 1994, que concedió la marca “COLTRANS”, clase 39, fue expedida en vigencia de la Decisión 344 y no como mal lo alega la demandante al sostener que hubo violación a la Decisión 486. Que la Resolución 8357 de 23 de marzo de 2001, que concedió la marca “COLTRANS”, clase 35, fue proferida en vigencia de la Decisión 486 y no como mal lo alega la demandante que hubo violación a la Decisión 344. Afirma que los artículos 583, 603 y 607 del Código de Comercio, deben entenderse suspendidos por disposición del los artículos 190 y siguientes de la Decisión 486 de 2000. De manera que la actora no puede indicar que se violaron o dejaron de aplicar unos artículos ya suspendidos. 2. “Cosa juzgada” (folio 106). Expresa que la demandante ya había debatido ante esta misma Sección los hechos de que da cuenta el presente proceso. Para ello se fundamenta en las sentencias de 23 de agosto de 2002, Expediente 6151. Consejera Ponente doctora OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO, con relación a

la marca mixta “COLTRANS”, clase 39, y en la de 13 de febrero de 2003, Expediente núm. 6240, Consejero Ponente doctor CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE, respecto a la marca mixta “COLTRANS”, clase 35. 3. “Indebida acumulación de pretensiones” (folio 107). Ya que la actora solicita se ordene la cancelación de los certificados de registro correspondientes a la marca mixta “COLTRANS”, clases 39 y 35 Internacional, cuando lo cierto es que dicha cancelación sólo procede por falta de uso, su dilución a un signo genérico, o cuando infrinja una marca notoriamente conocida, la cual se encuentra regulada por los artículos 165, 169 y 235 de la Decisión 486. 4. “Nombre comercial previamente adquirido” (folio 108). En virtud de que la sociedad COLTRANS LTDA., adquirió los derechos sobre el nombre comercial COLTRANS con más de 8 años de anterioridad a la fecha en que la actora reformó sus estatutos para adicionar la sigla ICOLTRANS. 5. “Marca previamente registrada” (folio 108). Indica que a partir del 20 de abril de 1994, tenía el derecho al uso exclusivo de la marca en la clase 39, conforme a la Resolución núm. 16008. Y en cuanto a la misma marca para la clase 35, sostiene que los servicios distinguidos bajo esta clase son complementarios y conexos con los de la clase 39. 6. “Temeridad y mala fe” (folio 109). Alega que con fundamento en el certificado de existencia y representación legal de la actora, existe tanto en las pretensiones

de la demanda como en su motivación, un hecho manifiestamente falso, el cual pretende desviar la recta Administración de Justicia. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO En la oportunidad procesal correspondiente, el Agente del Ministerio Público solicita la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, artículos XXVIII y s.s. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA En primer término, debe la Sala pronunciarse frente a las excepciones propuestas por el tercero interesado en las resultas del proceso, sobre las cuales únicamente se tendrán en cuenta las denominadas “ cosa juzgada” e “indebida acumulación de pretensiones”, pues las demás son propias de la causa petendi, esto es, no constituyen excepciones propiamente dichas, pues no tienden a impedir, modificar o extinguir las pretensiones de la actora, por lo que habrán de resolverse con el fondo de la controversia. Respecto a la “cosa juzgada”, es pertinente precisar que para que esta excepción prospere se requiere que los actos acusados en el sub lite, como las partes y los hechos versen sobre los mismos aspectos resueltos en las sentencias de 23 de agosto de 2002, Expediente núm. 6151. Consejera Ponente doctora OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO y de 13 de febrero de 2003, Expediente núm. 6240, Consejero Ponente doctor CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE. En las sentencias allegadas a este proceso por el tercero interesado, se observa

que aunque las partes eran las mismas, los actos acusados y los hechos eran diferentes, pues en las pretensiones de las demandas se solicitó declarar infundadas las oposiciones presentadas por COLTRANS LTDA., y ordenar el registro de la marca “ICOLTRANS”, para las clases 39 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, aunque en una de sus motivaciones se haya hecho referencia al nombre comercial de la actora; en otras palabras, se trata de un conflicto entre marcas que no es objeto de la presente litis, pues en este proceso se solicita decidir acerca de los derechos al uso exclusivo del nombre comercial “ICOLTRANS” de la demandante sobre la marca mixta registrada “COLTRANS” para las clases 39 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. De manera, que esta excepción no tiene vocación de prosperidad. Tampoco la excepción de “Indebida acumulación de pretensiones”, pues la cancelación solicitada por la actora de los certificados de registro correspondientes a la marca mixta “COLTRANS”, clases 39 y 35 Internacional, debe interpretarse como una consecuencia lógica de la prosperidad de la nulidad de los actos administrativos acusados y no tiene el alcance que el tercero interesado pretende dar. Resuelto lo anterior, se estima pertinente tratar el conflicto surgido entre el nombre comercial “ICOLTRANS” de la actora y la marca mixta “COLTRANS”, cuyos actos administrativos que concedieron el registro para las clases 39 y 35 Internacional, fueron acusados de nulidad por la parte demandante. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda,

concluyó: “PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro del signo constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la normas vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o de haber desaparecido por razones de hecho o de derecho la marca observante u opositora. “SEGUNDO: En virtud de la Decisión 85, una marca puede acceder a registro si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85, y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria

citada. “TERCERO: En virtud de la Decisión 344, una marca puede acceder a registro si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada. “CUARTO: La marca mixta debe ser considerada como una unidad y al obtenerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario. Sin embargo, la doctrina se ha inclinado a considerar que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro signo es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir de los rasgos, dibujos o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. “QUINTO: A la luz de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que la marca solicitada para

registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. En el régimen de la Decisión 85 no se regula la protección del nombre comercial frente al registro de signos marcarios similares y que pudieren inducir al público a error. Por lo tanto, en vigencia de la citada normativa no se encontraba prohibido los registros de marcas semejantes o similares a un nombre comercial. “SÉPTIMO (sic): La protección del nombre comercial bajo el régimen de la Decisión 486 goza de las siguientes características:  El derecho sobre un nombre comercial se genera con su primer uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo.  Que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso.  Que quien alegue y pruebe el uso de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.  Que quien alegue y pruebe el uso de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera generar riesgo de confusión de asociación”. Dicho Tribunal, en la interpretación prejudicial núm. 186-IP-2006, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 81 y 83 literal b) de la Decisión 344; que no se interpretarán los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486,

por no estar vigentes al momento de la presentación de la segunda solicitud, ni el 278 de la misma Decisión por no ser pertinente al caso, y estimó que de oficio era procedente interpretar el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el artículo 128 de la Decisión 344. Que, de otro lado, corresponde interpretar el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que la demanda de nulidad de ambos registros marcarios fue presentada en vigencia de dicha Decisión. Igualmente, los artículos 190 y 191 de la aludida Decisión, ya que la actora intenta la reivindicación del derecho del nombre comercial, cuya protección está regida por la norma vigente al momento de iniciado el proceso de nulidad. DECISIÓN 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…). b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias

pudiere inducirse al público a error”. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. DECISIÓN 486 “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”. “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”.

“Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. “Disposición Transitoria Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. De manera, que contrario a lo afirmado por el tercero interesado, las normas que se tendrán en cuenta son las transcritas anteriormente, que hacen parte de la Interpretación Prejudicial núm. 186-IP-2006 del Tribunal Andino, cuyo alcance es de obligatorio cumplimiento para el Juez Nacional, al tenor de lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal. En esencia, el problema que plantea la demandante es que su nombre comercial “ICOLTRANS LTDA.”, tiene mejor derecho al uso exclusivo del mismo que la marca mixta registrada “COLTRANS” para las clases 39 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por los actos acusados, ya que estas no son suficientemente distintivas, y además son confundibles con el signo de su titularidad.

Al respecto, la Sala considera necesario analizar por separado las marcas registradas frente al nombre comercial de la actora, con el fin de darle un orden lógico y establecer si hubo o no vulneración de las normas antes descritas, con ocasión de la expedición de los actos administrativos, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 1º- La marca mixta “COLTRANS” que distingue los servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, fue solicitada a registro el 13 de agosto de 1991, por la sociedad COLTRANS LTDA., es decir, estando vigente la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena; además fue concedida mediante Resolución número 16008 de 20 de abril de 1994 y la demanda se presentó el 13 de noviembre de 2002.

Indica el Tribunal Andino que: “corresponde interpretar el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que la demanda de nulidad de ambos registros marcarios fue presentada en vigencia de dicha

Decisión”. El artículo 172 de la Decisión 486, establece en su inciso segundo, lo siguiente: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”. No obstante lo anterior, la Sala advierte que si el acto administrativo acusado fue expedido, notificado y publicado en el año 1994, es aplicable la Decisión 344, y

esta no contempla norma alguna que consagre la caducidad de la acción, como sí sucede con la Decisión 486 para la nulidad relativa, esto es, de cinco años contados a partir de la publicación del registro de la marca en la Gaceta de Propiedad Industrial, como lo ha sostenido esta Corporación en reiteradas providencias1. Por otra parte, en la Decisión 85 no se contemplaba disposición alguna que protegiera el nombre comercial, pues sólo bastaba que el signo fuese novedoso frente a otras marcas, para concederle el registro como marca. Al respecto, el Tribunal Andino en su interpretación prejudicial en análisis, acota: “En el régimen de la Decisión 85 no se regula la protección del nombre comercial frente al registro de signos marcarios similares y que pudieren inducir al público a error. Por lo tanto, en vigencia de la citada normativa no se encontraba prohibido los registros de marcas semejantes o similares a un nombre comercial. Por tales razones, no es aplicable el artículo 172 de la Decisión 486, en el caso sub examine, en virtud de que la Decisión 85 no protegía el nombre comercial y por consiguiente, permitía el registro de una marca idéntica o similar a la de dicho nombre, tal como lo anota el citado Tribunal. 1 Sentencia de 27 de marzo de 2008. Exp. núm. 2002-00003. Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actor: REFINADORA DE SAL S.A. REFISAL S.A. Sentencia de 28 de octubre de

2004. Exp. núm. 2001-0060. Consejero Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.

Actor: SYNTHELABO.

Por otra parte, dicha concepción cambió en la Decisión 344 que en su artículo 83, literal b)