CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00433-01(8531)-2006

HERBAMIEL - Signo idéntico irregistrable al amparar productos farmacéuticos con el mismo objeto / CONFUSION INDIRECTA - HERBAMIEL NATURE'S BLEND y HERBAMIEL / IDENTIDAD GRAFICA - Herbamiel: dibujo del aparato respiratorio / CONFUSION DIRECTA - Creer que se trata del mismo producto Comparados los signos en controversia, la Sala observa que la parte gráfica de ambos la constituye el dibujo del aparato respiratorio, que, como se dijo en la sentencia previamente citada, “…resulta descriptivo en cuanto indica el uso farmacéutico del producto”. Por su parte, el elemento nominativo de una y otra expresión está constituido, en un caso, por la palabra HERBAMIEL, y en el otro caso por la misma palabra HERBAMIEL, acompañada de las palabras NATURE’S BLEND que hacen parte del idioma inglés (mezcla natural) y también de la razón social de la actora: NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I. A juicio de la Sala, el hecho de que la expresión HERBAMIEL en uno y otro signo es idéntica y, además, predominante, aunado a las circunstancias de que el elemento gráfico es muy semejante en uno y otro y de que ambos amparan, entre otros, productos farmacéuticos, llevan a concluir que el signo cuyo registro como marca fue otorgado mediante la Resolución acusada encuadra en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135, literal b), y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la medida en que carece de distintividad y es similar al signo HERBAMIEL NATURE’S BLEND, previamente solicitado para

registro como marca por parte de la actora. Por ser HERBAMIEL una expresión común en ambos signos, es obvio que desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual son iguales, razón por la cual la Sala, colocándose en el lugar de un consumidor medio, de encontrar ambas marcas en el mercado las asociaría y, por ende, podría adquirir un producto elaborado por la actora pensando que está adquiriendo uno producido por LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CÍA. S. EN C.S. y viceversa, o adquiriría indistintamente cualquiera de los productos así identificados pensando que tienen el mismo origen empresarial (confusión indirecta). Adicionalmente, la Sala pone de presente que de conformidad con el gráfico que acompaña a cada uno de los signos, los productos que con ellos distinguen tienen el mismo o similar propósito, cual es descongestionar el sistema respiratorio, aspecto que hace aún más evidente la existencia del riesgo de confusión entre las marcas en controversia de coexistir en el mercado, pues es muy factible que los clientes del producto HERBAMIEL adquieran el distinguido con la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND o viceversa convencidos de que se trata del mismo producto (confusión directa), o de que tiene el mismo origen empresarial (confusión indirecta).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C. dieciséis (16) de noviembre del dos mil seis (2006)

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00433-01(8531)

Actor : NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda incoada por NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., la cual se interpreta como acción de nulidad de propiedad industrial establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 84 del C.C.A.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda incoada busca la nulidad de la Resolución 23356 de 25 de julio de 2002, expedida por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió a LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CÍA. S. EN C.S. el registro de la marca HERBAMIEL (mixta) para distinguir “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, desinfectantes”, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Como consecuencia de la anterior nulidad, solicita que se cancele el

certificado de registro correspondiente a la marca HERBAMIEL (mixta) concedida a LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CÍA. S. EN C.S., que ordene a ésta retirar del mercado los productos identificados con la citada marca, y condenar en costas a la Superintendencia de Industria y Comercio. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en síntesis, los siguientes: 1º. En actuación administrativa diferente a la que aquí se controvierte, NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I. solicitó el registro de la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND (mixta) para distinguir medicamentos (Clase 5), solicitud frente a la cual LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CÍA. S. EN C.S. presentó oposición con base en su solicitud anterior de la marca NATURASOL HERBAMIEL (mixta), Clase 31; dicha actuación concluyó con la Resolución 1517 de 28 de enero de 2002, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negó el registro de la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND (mixta) a la actora. 2º. El 23 de febrero de 2001 LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CÍA. S. EN C. S. solicitó el registro del signo HERBAMIEL (mixto), Clase 5, solicitud que fue resuelta en su

favor mediante la Resolución 23356 de 25 de julio de 2002, que aquí se demanda, pese a que la actora había pedido a la Superintendencia de Industria y Comercio que no se pronunciara frente a tal solicitud hasta tanto fuera resuelta la controversia por parte del Consejo de Estado, en virtud de la demanda que presentó el 4 de junio de 2002 contra la Resolución 1517 de 28 de enero de 2002, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La actora considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 29, 83, 209 y 230 de la Constitución Política, y la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Estructura para el efecto lo siguientes cargos: Primer cargo.- Al otorgar el acto acusado a LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CÍA. S. EN C.S. el registro de la marca HERBAMIEL (mixta) violó el artículo 29 de la Constitución Política, según el cual “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas… Es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”, por cuanto la marca HERBAMIEL NATURÉS BLEND no es de propiedad de aquella y, por tanto, cualquier solicitud que se haga sobre nombres similares o parecidos constituye una explotación irregular para inducir al público consumidor directamente a error. Segundo cargo.- El artículo 83 de la Constitución Política obliga a que las

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas se ciñan al postulado de la buena fe, el cual no fue tenido en cuenta por el acto acusado, pues si LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CÍA.S. EN C.S. sabía que NATURÉS BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I. tenía inscrita la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND, además de que se opuso a su registro, no podía solicitar el registro “… de una marca similar de la que actualmente se encuentra en conflicto jurídico”. Tercer cargo.- El artículo 209 de la Constitución Política prevé que “…Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado…”, pese a lo cual la Superintendencia de Industria y Comercio olvidó que la marca HERBAMIEL NATURÉS BLEND está en conflicto y que quien se opuso a su registro fue LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CÍA.S. EN C.S., “…por consiguiente la solicitud similar de la marca HERBAMIEL hecha por Productos Naturasol, deja ver el olvido del cumplimiento de los principios contenidos en esta disposición constitucional…”. Cuarto cargo.- El acto acusado violó el artículo 230 de la Constitución Política, por cuanto la obligación de la Superintendencia de Industria y Comercio es aplicar la ley, además de que debe ser diligente y cuidadosa en observar que la autorización de la explotación de una marca debe nacer de la ausencia en el mercado de marcas parecidas o similares; la ley es clara al señalar que sólo puede

existir el registro de una marca por clase, es decir, que en una misma clase no pueden estar registradas dos o más marcas parecidas o similares, por cuanto se induciría de manera directa en error al público consumidor. Quinto cargo.- La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece cuáles son los deberes y derechos que tienen los comerciantes en el instante en que solicitan la inscripción de un registro marcario. Asimismo, dispone un sin número de obligaciones para la Entidad encargada de vigilar los registros de marca, razón por la cual es la Superintendencia de Industria y Comercio la llamada a corregir la equivocación cometida. Sin embargo, como tal entidad inobservó esta obligación, corresponde al Consejo de Estado decidir sobre la permanencia o no de la marca HERBAMIEL (mixta) en el mercado. Es procedente la nulidad de la Resolución 23356 “…por contravenir clara y expresamente el ordenamiento jurídico supranacional vigente. Hasta tanto no se resuelva la controversia por la concesión de la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND no puede ser decidida la concesión de la marca HERBAMIEL, por tratarse, como es obvio, de una similitud de la marca HERBAMIEL”. d.- Las razones de la defensa La demanda fue notificada a LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CÍA.S. EN C.S., tercera directa interesada en las resultas del proceso, en cuanto es titular de la marca HERBAMIEL (mixta), cuyo registro fue otorgado mediante el acto acusado, y a la

NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

La primera de la citadas propuso la excepción por ella denominada “AUSENCIA DE FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN”, la cual sustenta bajo el argumento de que la acción de nulidad procede cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular o con desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, o mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias del funcionario que los profirió, causal ninguna que se configura en este caso. Anota que una primera solicitud de la marca HERBAMIEL fue por ella presentada seis años antes de la solicitud de la actora, y le fue otorgada para amparar productos agrícolas, como son los naturales que hacen parte de la Clase 31, y los cuales pretendió amparar la demandante para la Clase 5. Posteriormente, LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CÍA. S. EN C.S. solicitó la marca HERBAMIEL para distinguir productos de la Clase 5, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 503, sin que la actora hubiera presentado oposición, y finalmente fue otorgada mediante la Resolución 23356 de 25 de julio de 2002 objeto de la presente demanda. Agrega que la marca HERBAMIELITO para la Clase 5 le fue también otorgada mediante Resolución 14996 de 17 de mayo de 2002, solicitud respecto de la cual tampoco la actora presentó oposición. Sostiene que no existió mala fe al otorgarse la marca HERBAMIEL a

LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E

HIJOS Y CÍA.S. EN C.S., pues no es cierto que la actora tuviera inscrita la marca

HERBAMIEL NATURE’S BLEND.

Considera que los productos de la Clase 5 que pretende la actora distinguir con el signo HERBAMIEL NATURE’S BLEND, tienen los mismos canales de comercialización de los productos naturales de la Clase 31 distinguidos con la marca NATURASOL HERBAMIEL, al igual que los mismos medios de publicidad, esto es, avisos en la sección de consejos de periódicos y revistas, cuñas en la radio, propagandas en la televisión, etc., además de que existe vinculación entre los productos de una y otra Clase, pertenecen al mismo género, tienen la misma finalidad, cual es combatir y prevenir enfermedades que afecten a la salud humana, y son intercambiables entre sí. Finalmente, pone de presente que los trámites de competencia desleal iniciados contra la actora por el aprovechamiento ilícito que ha venido haciendo de los signos distintivos de LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CÍA. S. EN C.S. fueron atendidos por la Delegatura de Promoción de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Por su parte, LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO sostuvo que de los documentos obrantes en el expediente 01-10058, contentivo de la actuación administrativa, se concluye que los actos acusados se ajustan a derecho y a las disposiciones legales sobre marcas, habiendo la demandada garantizado el debido proceso y el derecho de defensa. Anota que presentada la solicitud de registro de la marca HERBAMIEL,

Clase 5, la actora no presentó demanda de observaciones, como tampoco los recursos de la vía gubernativa contra la Resolución acusada. Sostiene que efectuado el análisis del signo HERBAMIEL se encontró que no está incurso en las causales de irregistrabilidad de la Decisión 486, especialmente en la descrita en el artículo 136, literal a), según la cual no se podrán registrar como marca signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Propone la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa respecto de la Resolución 23356 de 25 de julio de 2002, obligación prevista en el artículo 135, numeral 1, del C.C.A. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por Auto del 17 de julio de 2003 se admitió la demanda y negó la solicitud de suspensión provisional. Por Auto visible a folio 137 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso del derecho los apoderados de la actora, de la tercera directa interesada en las resultas del proceso y de la entidad demandada. Mediante proveído del 19 de julio de 2004 se ordenó la suspensión del

proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual dio respuesta a la solicitud mediante providencia de 13 de enero del 2005. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1. Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Este, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en cualquiera de las prohibiciones establecidas en os artículos 135 y 136 de la Decisión 486, salvo la excepción prevista en el citado artículo 135, último párrafo. “2. Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre el signo pendiente de registro como marca y la marca ya registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o

servicios. “3. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. “4. En la comparación entre dos signos mixtos, o entre uno mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. “En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

“5º. La comparación entre signos destinados a distinguir productos farmacéuticos deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que pudiera configurarse entre aquéllos un riesgo de confusión o de asociación que pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores. Ahora bien, si el signo en referencia ha sido confeccionado con algún elemento de uso general, la distintividad deberá buscarse en los otros elementos integrantes del signo, así como en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. “6º. En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error. “La oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos”. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA En primer término, la Sala se pronunciará respecto de las excepciones planteadas por los apoderados de la tercera directa interesada en las resultas del proceso y de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La excepción denominada “Ausencia de fundamento de la acción” es propia de la decisión de mérito. En cuanto a la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, la Sala precisa que la actora no intervino en la actuación administrativa adelantada en relación con la marca HERBAMIEL y que concluyó con la Resolución 23356 de 25 de julio de 2002, razón por la cual no tenía la obligación de interponer los recursos en la vía gubernativa. Antes de entrar a analizar el fondo del asunto, la Sala pone de presente que aunque la actora no precisó exactamente en su demanda cuáles normas de la Decisión 486 considera violadas por el acto acusado, de su contenido se extrae que son los artículos 136, literal a), y 146, razón por la cual solicitó su interpretación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien, además, estimó pertinente interpretar de oficio los artículos 134, 135, literales a) y b), y 150 , cuyo texto es el siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro: “Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: “a) Las palabras o combinación de palabras; “b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; “c)Los sonidos y olores;

“d) Las letras y los números; “e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; “f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; “g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; “b) Carezcan de distintividad;”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación;”. “Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. “A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. “Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. “No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con

la solicitada”. “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. De los hechos de la demanda se concluye que son dos las actuaciones administrativas diferentes con las que se encuentra inconforme la actora: la primera, que finalizó con la Resolución 1517 de 28 de enero de 2002, mediante la cual se declaró fundada la oposición presentada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CÍA. S. EN C.S. a la solicitud de registro como marca del signo HERBAMIEL NATURE’S BLEND presentada por la demandante y, en consecuencia, negó su registro; y la segunda, que concluyó con la Resolución 23356 de 25 de julio de 2002, mediante la cual se otorgó a LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CÍA. S. EN C.S. la marca HERBAMIEL, para distinguir algunos de los productos comprendidos en la Clase 5. La Resolución 1517 de 28 de enero de 2002, mediante la cual se negó a la actora el registro como marca del signo HERBAMIEL NATURE’S BLEND para los productos de la Clase 5, fue demandada por la aquí también actora ante esta

Corporación en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso que culminó con la sentencia de 27 de julio de 2006, Consejero Ponente Dr. Camilo Arciniegas Andrade, exp. núm. 0226, que declaró su nulidad y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio proseguir con el trámite de la solicitud de registro del signo HERBAMIEL NATURE’S BLEND, Clase 5, pues consideró la Sala que si bien es cierto que la marca NATURASOL HERBAMIEL, Clase 31 (productos agrícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales; malta) de propiedad de LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CÍA. S. EN C.S., es semejante en sus aspectos conceptual, gráfico, ortográfico y fonético con la marca solicitada para registro por NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I., también lo es que atendiendo a la naturaleza de los productos y a los disímiles canales de distribución de unos y otros su coexistencia en el mercado no genera riesgo de confusión. Por su parte, la Resolución 23356 de 25 de julio de 2002, objeto de la presente acción de nulidad, concedió a LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CÍA. S. EN C.S. el registro de la marca HERBAMIEL para distinguir “Productos farmacéuticos, veterinarios e

higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, desinfectantes”, productos comprendidos en la Clase 5. Como quiera que NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I. presentó el 12 de febrero de 2001 ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo HERBAMIEL NATURE’S BLEND (mixto) para distinguir productos de la Clase 5, esto es, “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, solicitud cuyo trámite ordenó proseguir esta Corporación mediante la sentencia antes identificada, y teniendo en cuenta que LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CÍA. S. EN C.S. presentó la solicitud de registro del signo HERBAMIEL (mixto) para distinguir también productos de la Clase 5, debe determinar la Sala, una vez comparados los signos HERBAMIEL NATURE’S BLEND y HERBAMIEL, Clase 5, si su coexistencia en el mercado genera riesgo de confusión, caso en el cual sería procedente la nulidad de la Resolución 23356 de 25 de julio de 2002, por cuanto la solicitud del signo HERBAMIEL NATURE’S BLEND fue presentada el 3 de febrero de 2001, es decir,

antes del 23 de febrero del mismo año, fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca HERBAMIEL cuya nulidad se pretende. Los signos en conflicto, son los siguientes: Marca previamente solicitada Marca objeto de la presente demanda Para llevar a cabo el cotejo marcario entre el signo cuyo registro como marca fue otorgado (HERBAMIEL) y el signo que fue previamente solicitado para su registro como marca (HERBAMIEL NATURE’S BLEND), la Sala tendrá en cuenta los criterios que para el efecto han sido acogidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. “3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. Comparados los signos en controversia, la Sala observa que la parte gráfica de ambos la constituye el dibujo del aparato respiratorio, que, como se dijo en la sentencia previamente citada, “…resulta descriptivo en cuanto indica el uso farmacéutico del producto”. Por su parte, el elemento nominativo de una y otra expresión está constituido, en un caso, por la palabra HERBAMIEL, y en el otro caso por la misma palabra HERBAMIEL, acompañada de las palabras NATURE’S BLEND que hacen parte del idioma inglés (mezcla natural) y también de la razón social de

la actora: NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I.

A juicio de la Sala, el hecho de que la expresión HERBAMIEL en uno y otro signo es idéntica y, además, predominante, aunado a las circunstancias de que el elemento gráfico es muy semejante en uno y otro y de que ambos amparan, entre otros, productos farmacéuticos, llevan a concluir que el signo cuyo registro como marca fue otorgado mediante la Resolución acusada encuadra en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135, literal b), y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la medida en que carece de distintividad y es similar al signo HERBAMIEL NATURE’S BLEND, previamente solicitado para registro como marca por parte de la actora. Por ser HERBAMIEL una expresión común en ambos signos, es obvio que desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual son iguales, razón por la cual la Sala, colocándose en el lugar de un consumidor medio, de encontrar ambas marcas en el mercado las asociaría y, por ende, podría adquirir un producto elabor