CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00441-01-2008

CANCELACION POR FALTA DE USO DEL REGISTRO MARCARIO - Al ser negada carece de fundamento la inexistencia del riesgo de confusión entre LORAX y LOREX Para la actora la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario de «LORAX» desvirtúa que exista riesgo de confusión. El hecho de que SANOFI SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A. solicitara el 26 de noviembre de 2002 cancelación del registro de la marca «LORAX» por falta de uso no tiene la virtud de incidir en lo que ha de decidirse, pues por Resolución 18504 de 2003 (27 de junio) la División de Signos Distintivos negó dicha solicitud, lo que implica que al momento de haberse presentado la demanda –y a la fechala actora carecía del derecho para solicitar el registro como marca del signo «LOREX» con fundamento en la falta de uso de la marca «LORAX» por AMERICAN HOME PRODUCTS

CORPORATION.

SEMEJANZA MARCARIA - Existencia entre los signos LORAX y LOREX tanto ortográfica como fonéticamente / LOREX - Irregistrabilidad frente a la marca registrada LORAX Por el aspecto visual, las marcas en conflicto se presentan así: Signo solicitado LOREX Marca registrada LORAX Desde el punto de vista ortográfico las dos marcas son confundiblemente semejantes, ya que presentan identidad en el número de sílabas que componen las expresiones LOREX y LORAX. Además, comparten la sílaba inicial y la terminación de la sílaba final (LOR a X / LOR e X). Sumado a lo anterior, el signo solicitado (L-O-R-E-X) reproduce cuatro de las cinco

letras de la marca prioritaria (L-O-R-A-X) y su orden de disposición. Desde el punto de vista fonético son muy semejantes, dada la identidad del sonido vocálicos (O) de la sílaba inicial (LOR) y de la terminación de la sílaba final con la consonante X. La letra intermedia del signo presentado a registro (E) no despeja el riesgo de confusión, pues la similitud entre las marcas no depende de sus elementos distintos, sino de sus semejanzas, que en este caso priman sobre las diferencias. Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso para la comparación de signos nominativos LOREX / LORAX / LOREX / LORAX / LOREX / LORAX apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea causan una impresión de semejanza o de relación entre una y otra, de modo que el consumidor puede asociarlas desprevenidamente con un origen común, pues va a estar más impactado por las semejanzas que por las diferencias. Como bien lo puso de presente la actora, en tratándose de marcas farmacéuticas el Tribunal Andino ha sentado unos criterios de comparación más rigurosos, atendida la necesidad de proteger al consumidor frente al riesgo de confusión, que, de ocurrir afectaría la salud. El análisis anterior lleva a la Sala a concluir que acertó la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro del signo nominativo «LOREX», pues está afectado de la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al reproducir casi idénticamente la

marca «LORAX» previamente registrada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00441-01

Actor: SANOFI SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad con restablecimiento del derecho ejercida por SANOFI SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A., contra el acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que declaró infundadas las observaciones presentadas por ASTRA AKTIEBOGALET y SERINCO INVESTMENTS LTDA y negó a SANOFI SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A. el registro del signo «LOREX» como marca para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de

Niza1.

I. LA DEMANDA SANOFI SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A., domiciliada en Cali, presentó por

medio de apoderado la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare nulo el acto administrativo formado por las siguientes decisiones: a) La Resolución 9966 de 1997 (16 de abril) por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las observaciones 1 Estos son: «Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias

dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.» presentadas por ASTRA AKTIEBOGALET y SERINCO INVESTMENTS LTDA y negó a SANOFI SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A. el registro del signo «LOREX» como marca para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. b) La Resolución 2415 de 1999 (19 de febrero) por la cual la misma funcionaria mantuvo la decisión al decidir el recurso de reposición. c) La Resolución 20831 de 2002 (26 de junio) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó en todas sus partes la decisión inicial, desestimando el recurso de apelación. 1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la SIC conceder el registro de la marca y expedir el certificado correspondiente. 1.2. Hechos El 13 de enero de 1996, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ESPECIALIZADOS LTDA. (hoy SANOFI SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A.) presentó a la SIC solicitud de registro como marca del signo nominativo «LOREX» para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional de Niza. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 380 de 27 de febrero de 1996, ASTRA AKTIEBOGALET y SERINCO

INVESTMENTS LTDA. presentaron oposiciones con fundamento en sus marcas «LOSEC» y «TOLEREX», registradas para distinguir todos los productos de la Clase 5ª, según certificados N° 113962 (vigente hasta el 26 de septiembre de 2010) y 195998 (vigente hasta el 31 de octubre de 2006), respectivamente. Por Resolución 9966 de 1997 (16 de abril) la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las observaciones presentadas por ASTRA AKTIEBOGALET y SERINCO INVESTMENTS LTDA y negó a SANOFI SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A. el registro del signo «LOREX» como marca para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por considerarla confundiblemente semejante con la marca «LORAX» registrada a favor de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, según certificado N° 120414, para entonces vigente hasta el 22 de febrero de 2003. SANOFI SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A. presentó los recursos de reposición y de apelación. Por Resolución 2415 de 1999 (19 de febrero) la Jefe de la División desató el recurso de reposición, manteniendo su decisión. Por Resolución 20831 de 2002 (26 de junio), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial despachó el recurso de apelación confirmando en todas sus partes el acto definitivo. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violados los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación. El signo presentado a registro (LOREX) no es confundiblemente semejante con la marca nominativa «LORAX» previamente registrada para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 5ª a favor de AMERICAN HOME

PRODUCTS CORPORATION.

Auncuando ambos signos se forman con el prefijo LOR, la terminación EX confiere al signo solicitado distintividad suficiente frente a la marca previamente registrada, que termina en la sílaba AX. La marca «LORAX» registrada por AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION no ha sido usada por su titular para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, razón por la cual tramita ante la SIC la cancelación del registro con fundamento en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

II. CONTESTACIONES Fueron citados al proceso la SIC, parte demandada, y AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION. en calidad de tercera interesada como titular de la marca «LORAX». 2.1. La SIC contestó que el cotejo muestra que el signo solicitado «LOREX» carece de elementos gráficos, ortográficos y fonéticos que lo distingan de la marca previamente registrada «LORAX».

Agregó que el signo solicitado cambia únicamente la penúltima letra A por E, lo que no reduce el riesgo de confusión, por cuanto coincide con la marca previamente registrada «LORAX» en la sílaba inicial, y les es común la consonante final X, y que la vocal E es insuficiente para impedir el riesgo de confusión que, tratándose de productos farmacéuticos, podría afectar la salud del

consumidor. 2.2. AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION. notificada del auto admisorio de la demanda 2, no la contestó.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó la Interpretación Prejudicial 01-IP-2005 de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA  NORMA COMUNITARIA APLICABLE La Superintendencia de Industria y Comercio efectuó el análisis de registrabilidad que condujo a la negativa del registro como marca del signo «LOREX» con fundamento en la Decisión 344, pues ésta era la norma vigente al momento de expedirse el acto demandado 3.

El Tribunal Andino interpretó de oficio los artículos 56 y 58, literal f) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, aduciendo que de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344: 2 Fl. 53 3 La Resolución 8232 por medio de la cual se concedió el registro fue proferida el 18 de marzo de 2002. «Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido». Cabe destacar que el contenido normativo de las normas de la Decisión 344 que la actora invoca como violadas por la Superintendencia de Industria y Comercio

coinciden con la regulación prevista en la Decisión 85 de la Comisión de Cartagena.  EL CASO CONCRETO Según se lee en la Resolución 9966 de 1997 (16 de abril), la SIC declaró infundadas las observaciones presentadas por ASTRA AKTIEBOGALET y SERINCO INVESTMENTS LTDA. y negó a SANOFI SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A. el registro de la marca «LOREX», para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional por considerar que entre la marca solicitada y la marca «LORAX» registrada por AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION existían semejanzas capaces de inducir al público a error y, por tanto, no podían coexistir en el mercado sin causar confusión al consumidor. Los productos comprendidos en la Clase 5ª son: «Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas». La actora argumenta que la denegación de su solicitud de registro viola los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque el signo presentado es registrable para productos de la Clase 5ª Internacional y porque al efectuar el análisis comparativo la SIC no tuvo en cuenta las diferencias que presenta con la marca «LORAX». La cuestión fundamental consiste en determinar si a la luz de las reglas del

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de esta Sala, el signo «LOREX» es suficientemente distintivo, dada la existencia del registro de la marca «LORAX» que distingue productos de la misma Clase. En otras palabras, si el signo «LOREX» está o no afectado de la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De oficio, el Tribunal Andino interpretó los artículos 56 y 58, literal f) de la Decisión 85, cuyo tenor es como sigue: «Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: […] f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; […]» Al efectuar el análisis de registrabilidad la Sala tendrá en cuenta las reglas que el Tribunal reiteró en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, en los siguientes términos: «En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente, proceder al cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias hace mención de los criterios que deben ser considerados para analizar la

existencia de riesgo de confusión, los que según el tratadista Breuer Moreno son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.”

(“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y SS.) Las reglas antes mencionadas se resumen de la siguiente manera: el cotejo de todo tipo de marcas debe realizarse bajo una visión de conjunto, es decir que no se deben desmembrar o descomponer las marcas en conflicto para establecer la similitud existente entre ellas, el presente criterio se aplica en la comparación de todo tipo de marcas. En la comparación marcaria, debe emplearse el método de cotejo sucesivo, pues el consumidor observa a las marcas en forma individualizada o por separado y no al mismo tiempo. La similitud generada entre dos marcas se determina al observar los elementos semejantes existentes entre ellas y no los elementos distintos, se debe enfatizar en señalar cuales son las semejanzas entre los signos, pues es allí donde por lo general se percibe el riesgo de confusión. En este caso debe analizarse si entre los signos denominativos comparados existe similitud ortográfica, fonética o ideológica, entendiendo a la primera

como la que proviene de la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la extensión de la palabra o palabras, la cantidad de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión, además existe semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden. La similitud fonética, surge de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras comparadas, y cuando la sílaba tónica en ambas denominaciones es idéntica o muy difícil de distinguir, cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica se presenta cuando los signos que se comparan expresan la misma idea o un concepto muy semejante.» En la Interpretación Prejudicial pronunciada en el proceso 122-IP-2004, el Tribunal de la Comunidad Andina reiteró que para ser registrable como marca, un signo debe ser perceptible, distintivo y apto para ser representado gráficamente, requisitos que define así: «La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para

ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los servicios o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales. La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de servicios.» Para la actora la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario de «LORAX» desvirtúa que exista riesgo de confusión. El hecho de que SANOFI SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A. solicitara el 26 de noviembre de 2002 cancelación del registro de la marca «LORAX» por falta de uso no tiene la virtud de incidir en lo que ha de decidirse, pues por Resolución 18504 de 2003 (27 de junio) la División de Signos Distintivos negó dicha solicitud, lo que implica que al momento de haberse presentado la demanda –y a la fechala actora carecía del derecho para solicitar el registro como marca del signo «LOREX» con fundamento en la falta de uso de la marca «LORAX» por

AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION.

Despachado el cargo anterior, se procederá a efectuar el análisis de las marcas en conflicto, así: Por el aspecto visual, las marcas en conflicto se presentan así: Signo solicitado LOREX

Marca registrada LORAX Desde el punto de vista ortográfico las dos marcas son confundiblemente semejantes, ya que presentan identidad en el número de sílabas que componen las expresiones LOREX y LORAX. Además, comparten la sílaba inicial y la terminación de la sílaba final (LOR a X / LOR e X). Sumado a lo anterior, el signo solicitado (L-O-R-E-X) reproduce cuatro de las cinco letras de la marca prioritaria (L-O-R-A-X) y su orden de disposición. Desde el punto de vista fonético son muy semejantes, dada la identidad del sonido vocálicos (O) de la sílaba inicial (LOR) y de la terminación de la sílaba final con la consonante X. La letra intermedia del signo presentado a registro (E) no despeja el riesgo de confusión, pues la similitud entre las marcas no depende de sus elementos distintos, sino de sus semejanzas, que en este caso priman sobre las diferencias. Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso para la comparación de signos nominativos LOREX / LORAX / LOREX / LORAX / LOREX / LORAX apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea causan una impresión de semejanza o de relación entre una y otra, de modo que el consumidor puede asociarlas desprevenidamente con un origen común, pues va a estar más impactado por las semejanzas que por las diferencias. Como bien lo puso de presente la actora, en tratándose de marcas farmacéuticas el Tribunal Andino4 ha sentado unos criterios de comparación más rigurosos,

atendida la necesidad de proteger al consumidor frente al riesgo de confusión, que, de ocurrir afectaría la salud. Al respecto, ha advertido el Tribunal 5: «En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica. Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.» El Tribunal ha puesto de presente: «El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación. ... al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que

atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto6». El análisis anterior lleva a la Sala a concluir que acertó la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro del signo nominativo «LOREX», pues está afectado de la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al reproducir casi idénticamente la marca «LORAX» previamente registrada a favor de 4 Proceso 13-IP-97 5 Proceso 48-IP-2000 6 Proceso No. 12-IP-2004 AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION para distinguir los mismos productos comprendidos en la misma Clase 5ª Internacional de donde su coexistencia sería capaz de inducir al público en error, tanto en relación con los productos como respecto de su origen empresarial. En consecuencia, los cargos no prosperan. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: DENIÉGANSE las súplicas de la demanda. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de cuatro (4) de septiembre de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN