CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00002-01-2007

SEMEJANZA MARCARIA - Existencia entre BIC y VIC MATIE al sobresalir los fonemas BIC y VIC y amparar los mismos productos / VIC MATIE - Falta de distintividad frente al signo BIC Se resalta que se trata de la confrontación de una marca mixta y otra denominativa y que el elemento que predomina para efectos del cotejo es el nominativo, como lo indicó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial. La Sala advierte que, como lo señaló la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados, la marca y el signo objeto de análisis presentan semejanzas de orden visual y fonético: BIC/VIC MATIE, pues posee una partícula coincidente (BIC/VIC). Por otra parte, el signo que se quiere registrar pretende amparar productos de la clase 16 internacional, es decir, los mismos que ampara la marca previamente registrada, que son: (…). Ahora bien, la parte actora asevera que la expresión MATIE dota al signo de suficiente distintividad, razón que la Sala no comparte habida cuenta que vistos en conjunto la marca registrada y el signo a registrar BIC/VIC MATIE/BIC/VIC MATIE/BIC/VIC MATIE/ BIC/VIC MATIE/BIC/VIC MATIE/BIC/VIC MATIE, los fonemas BIC/VIC sobresalen en ambos. Tal similitud fonética y visual, unida al hecho de que amparan los mismos productos de la clase 16 internacional, son razones suficientes para concluir que existe riesgo de confusión en el consumidor medio sobre el origen empresarial de los productos amparados por la marca y el signo enfrentados, como bien lo advirtió la entidad demandada. Lo anterior

conduce a negar las pretensiones de la demanda, pues no se encuentra quebranto a la legalidad en los actos acusados.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., catorce (14) de junio de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00002-01

Actor: CREACIONES SUBLIM S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad CREACIONES SUBLIM S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Resolución No 00072 del 16 de enero de 2002, dictada por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual negó el registro de la marca VIC MATIE para distinguir productos de la clase 16 internacional; la Resolución N°08504 del 19 de marzo de 2002 de la misma división, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la primera decisión y la Resolución N°20531 del 27 de junio de 2002, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación confirmando

las resoluciones anteriores.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de las Resoluciones números 00072, 08504 y 20531 citadas. Pide además, que se comunique la decisión a la Superintendencia de Industria y Comercio para que de aplicación al artículo 176 del C.C.A., y expida copia de la sentencia para ser publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial. b. Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: Manifestó que solicitó el registro de la marca VIC MATIE para distinguir productos de la clase 16 internacional. Dijo que el trámite de la citada solicitud consta en el expediente N°01-21400 y que contra la misma no se presentó oposición alguna, sin embargo la demandada negó el registro de la marca porque encontró que previamente se registró a favor de la sociedad BIC INDUSTRIA ESFEROGRAFICA BRASILEIRA S.A., la marca BIC para distinguir productos de la clase 16 internacional. Informó que contra la anterior decisión interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, los cuales le fueron resueltos en forma desfavorable confirmando el acto inicial. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, como sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 134, 136 literal a y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, éste último en concordancia con el artículo 5° del tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Señaló que el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se violó por falta de aplicación pues no se tuvo en cuenta que el signo que se pretende registrar cumple todos los requisitos exigidos por dicha norma, es decir, la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Dijo que la marca VIC MATIE no constituye un signo genérico o descriptivo frente a los productos de la clase 16 internacional; no crea confusión con signos previamente registrados. Por esta misma razón estima que fue vulnerado el literal a del artículo 136 de la citada decisión comunitaria. Transcribió apartes del pronunciamiento del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en el proceso IP-32-IP-96, sobre los resultados que se pueden obtener al comparar las marcas mixtas, como que predomine el elemento gráfico o el denominativo. Procedió a comparar las marcas en conflicto BIC y VIC MATIE y concluyó que ambas poseen diversos elementos gráficos que ofrecen distintividad suficiente para ser registradas en la clase 16 internacional. Transcribió apartes de pronunciamientos del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, según los cuales las características propias de la situación de semejanza son las similitudes ideológica, ortográfica y fonética y que las reglas para el cotejo marcario son la impresión de conjunto, el examen sucesivo no simultáneo, ponerse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta las semejanzas no las diferencias. Aseveró que la autoridad demandada examinó las marcas en conflicto de manera fraccionada, con lo cual desatendió una de las reglas antes señaladas, pues redujo el estudio a las partículas BIC de la marca registrada y VIC del signo que

se pretende registrar. Agregó que el riesgo de asociación entre una marca y otra es muy poco porque la que se pretende registrar es una marca notoria en la República de Venezuela. En relación con el artículo 278 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5° del tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, relativas a los deberes de los países miembros, señaló que dichas disposiciones no fueron aplicadas correctamente por la demandada. d. Las razones de la defensa La Superintendencia de Industria y Comercio se opone a la prosperidad de las pretensiones en consideración a lo siguiente: Dijo que los actos administrativos acusados no violan las normas de la Decisión 486 del la Comisión de la Comunidad Andina, pues fueron expedidos conforme a las competencias otorgadas por dicha decisión y por el Decreto ley 2153 de 1992 a la Superintendencia de Industria y Comercio, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de la sociedad demandante. Manifestó que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado los requisitos que debe reunir una marca para ser registrable son la perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Trascribe apartes de la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, según la cual la función esencial de la marca es distinguir los productos o servicios que se ofrecen en el mercado y que la distintividad es la característica fundamental del signo que se pretende registrar (procesos números 14IP-98 y 15IP-96). Afirmó que negó el registro del signo VIC MATIE porque reproduce la marca BIC que ya se encuentra registrada y en esa medida la semejanza es tal que no le

permite su distinción en el mercado. Transcribió el literal a del artículo 136 de la Decisión 486 citada y se refirió a pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el concepto de confundibilidad en cuanto vicia el consentimiento de los consumidores al elegir un producto o servicio determinado, sea por la similitud visual, conceptual o fonética o por el producto mismo distinguido por la marca. Indicó que entre las marcas objeto de esta acción existen similitudes a nivel gráfico y fonético que podrían inducir a error al público sobre el origen empresarial de los productos, pues la expresión MATIE que acompaña a la marca que se pretende registrar no reúne las características suficientes para distinguir las partículas VIC y BIC. Además la marca solicitada pretende amparar los mismos productos de la clase 16 internacional que ampara la marca registrada BIC. e.- Corrección de la demanda Mediante escrito visible a folios 57 y siguientes, la parte actora corrigió el escrito de demanda en el sentido de señalar algunos ejemplos de marcas similares que coexisten en el mercado como ANA KARENINA/ANA MARIA, PABLO’S/PABLOSKY, LAURA/LAURA BIAGIOTTI, HELENA RUBINSTEIN/HELENA/HELENA URRUTIA, entre otras. Respecto de la notoriedad del signo VIC MATIE en la República de Venezuela, transcribió las los artículos 224, 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Título XIII, según los cuales los signos notoriamente reconocidos en los países miembros gozan de protección contra su uso y registro no autorizado. Agregó que si las marcas notorias se protegen auncuando no se

encuentren registradas “no existe razón jurídica para impedir el registro” que se solicita en esta oportunidad. Dijo que por ser Colombia un país miembro del Convenio de la Unión de París y de la Organización Mundial del Comercio y signatario del Acuerdo de TRIP’S, está obligado a cumplir el artículo 2° de dicho Convenio, así como los artículos 228 y 278 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los cuales transcribió. Con el escrito de corrección aportó nuevas pruebas documentales. f. La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 25 de marzo de 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fls. 37 a 38) y mediante auto del 7 de octubre del mismo año, visible a folios 273 a 274, se admitió la reforma de la demanda. En providencia del 23 de abril de 2004 se abrió a pruebas el proceso (fls. 281 a 282). Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad demandante y de la entidad demandada, Superintendencia de Industria y Comercio (fls. 300 a 302 y 303 a 305 respectivamente). Mediante proveído del 1° de abril de 2005 se ordenó someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia del 19 de octubre de 2005, dio respuesta a la referida solicitud

(fls. 320 a 331). II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes concluyó, en el proceso 165-IP-2005, que: “1º Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2º En la comparación entre un signo mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3º A los efectos de juzgar sobre la registrabilidad de los signos denominativos compuestos, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conformen. Si de la denominación forma parte un vocablo que brinda al conjunto la fuerza distintiva suficiente, el signo podrá ser objeto de registro.

4° Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre una marca, registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, y un signo pendiente de registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.” CONSIDERACIONES DE LA SALA Se trata en este caso de verificar la legalidad de la Resolución número 00072 del 16 de enero de 2002, dictada por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro de la marca VIC MATIE solicitada por la sociedad CREACIONES SUBLIM S.A., para distinguir productos de la clase 16 internacional y las Resoluciones números 0854 y 20531 de la misma división, expedidas el 19 de marzo y el 27 de junio del

mismo año, respectivamente, por medio de las cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación contra la inicial, confirmándola. La solicitud de registro marcario fue presentada el 16 de marzo de 2001 para amparar “Receptáculos de papel y cartón, material plástico para embalajes y folletos impresos”, como consta a folio 224. La norma vigente a la fecha citada es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo tanto, el análisis sobre la legalidad de los actos acusados se hará a la luz de sus disposiciones. A continuación se transcriben apartes pertinentes de los actos administrativos cuya nulidad se pretende, relativos a los motivos que tuvo la demandada para negar el registro solicitado: - Resolución N°00072 de 2002: “2. Confundibilidad de la marca Revisados los archivos de esta Superintendencia se encontró que la marca BIC (MIXTA), para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 16, está registrada según consta en el certificado 137369 expediente 92-165895, vigente hasta el 6 de febrero de 2007, cuyo titular es la sociedad Bic Industria Esferográfica Brasileira S.A., que al ser comparada con la marca solicitada es confundiblemente semejante. … De la comparación entre los signos VIC MATIE (NOMINATIVA) y BIC (MIXTA), teniendo en cuenta las reglas anotadas, se concluye que son muy semejantes, toda vez que el signo que se pretende en su composición ortográfica y fonética, reproduce el signo ya registrado y vigente, sin que los elementos MATIE, al final del mismo, lo

caractericen como distintivo, como tampoco el elemento V al inicio, por cuanto fonéticamente es idéntico a B su equivalente en el antecedente marcario relacionado, obsérvese V B, producen el mismo sonido, máxime al confrontar la sílaba VI BI, es igual. Es así como los signos comparados y analizados conjunta y sucesivamente producen confusión derivada del primer impacto visual. Además existe semejanza de orden ortográfico y especialmente fonético en las expresiones así señaladas, a tal punto que de coexistir en el mercado inducirían a error al consumidor, nótese la utilización de idénticas letras, ubicadas en el mismo orden, salvo la composición final anotada, lo cual se reitera conduce, principalmente, a la dificultad de su distinción, aspecto que repercute en el consumidor, quien no gozará de la claridad suficiente para identificar los respectivos productos y orígenes empresariales.” -Resolución N°08504 de 2002: “De acuerdo a lo expuesto, consideramos que examinados en su conjunto los signos VIC MATIE (Nominativa) y la marca encontrada de oficio BIC (Nominativa), que distinguen productos de la misma clase, existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas, que inducen al público consumidor a error, y que tal como lo ha señalado frecuentemente la doctrina y la jurisprudencia especializada sobre el tema, para que una expresión encuadre dentro de la causal de irregistrabilidad en comento, basta que exista identidad o similitud en uno cualquiera de los aspectos conceptual, ortográfico o fonético, situación que se presenta en el presente caso al estar reproducido casi

totalmente la marca previamente registrada BIC, en el signo solicitado a registro VIC MATIE … Por consiguiente estas marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.” - En la Resolución N°20531 de 2002, se agregó: “En el presente caso la marca solicitada pretende distinguir, al igual que la marca registrada BIC, productos de la clase 16 internacional, como lo son entre otros: artículos de papel y cartón y productos de imprenta; luego se aprecia el hecho de que se tratan productos que además de estar comprendidos en la misma clase 16 internacional, tienen la misma naturaleza, finalidad y comparten los mismos canales de comercialización. Así las cosas, esta Delegatura considera que además de que los signos en estudio son similarmente confundibles desde los puntos de vista ortográfico, visual, auditivo y conceptual, la relación que se presenta entre los artículos que pretenden y distinguen las marcas VIC MATIE y BIC, respectivamente, es determinante para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.” Es claro entonces que la demandada negó el registro solicitado, por considerar que entre el signo VIC MATIE que se pretende registrar y la marca previamente registrada BIC existe similitud conceptual, fonética y visual y por lo tanto no pueden coexistir en el mercado so pena de inducir a error a los consumidores,

máxime si se tiene en cuenta que los productos que pretende amparar el signo VIC MATIE son los mismos que amparan los de la marca registrada, esto es, los de la clase 16 internacional: artículos de papel y cartón y productos de imprenta, entre otros. La Sala procederá a determinar si tales decisiones de la demandada se ajustan o no a las normas comunitarias que regulan la materia, es decir, a constatar si se configura o no la causal de irregistrabilidad de similitud entre el signo que presenta la demandante para registro y la marca previamente registrada. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescribe que las marcas son signos aptos para identificar productos y servicios en el mercado, las cuales pueden registrarse siempre y cuando sean susceptibles de representación gráfica sin que sea óbice para tal efecto “la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar” la marca. A su turno, el artículo 135 de la citada decisión comunitaria establece en su literal b, como causal de irregistrabilidad, la carencia de distintividad y el artículo 136 ibídem agrega que: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. (las negrillas y subrayas no son del texto original)

En el caso que se examina, las marcas que se someten a cotejo son de naturaleza distinta como quiera que en la Resolución N°00072 de 2002 la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que una es mixta (BIC) y la otra denominativa (VIC MATIE). Al respecto el Tribunal Andino precisó en la interpretación prejudicial que: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables … El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. …

III. De los signos denominativos compuestos … En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de “… la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial…” (Sentencia del Proceso N°13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si de la denominación forma parte de un vocablo que dota de distintividad suficiente al signo, éste podrá ser objeto de registro.” Se procederá a realizar la comparación entre la marca registrada BIC y el signo que se pretende registrar VIC MATIE. Para tal efecto y habida cuenta que en el expediente no obra la representación gráfica de la marca mixta BIC, la Sala acude

a la base virtual de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en materia de propiedad industrial, en la cual se advierte que dicha marca consta en el certificado N°137369, vigente hasta el 6 de febrero de 2017, para distinguir productos de la clase 16 internacional y que se compone de los siguientes elementos gráfico y nominativo: Por su parte, el signo cuyo registro se pretende se compone sólo del elemento nominativo, consistente en las siguientes dos palabras: VIC MATIE Se resalta que se trata de la confrontación de una marca mixta y otra denominativa y que el elemento que predomina para efectos del cotejo es el nominativo, como lo indicó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial. La Sala advierte que, como lo señaló la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados, la marca y el signo objeto de análisis presentan semejanzas de orden visual y fonético: BIC/VIC MATIE, pues posee una partícula coincidente (BIC/VIC). Por otra parte, el signo que se quiere registrar pretende amparar productos de la clase 16 internacional, es decir, los mismos que ampara la marca previamente registrada, que son: “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras

clases); caracteres de imprenta; clichés.” Ahora bien, la parte actora asevera que la expresión MATIE dota al signo de suficiente distintividad, razón que la Sala no comparte habida cuenta que vistos en conjunto la marca registrada y el signo a registrar BIC/VIC MATIE/BIC/VIC MATIE/BIC/VIC MATIE/ BIC/VIC MATIE/BIC/VIC MATIE/BIC/VIC MATIE, los fonemas BIC/VIC sobresalen en ambos. Tal similitud fonética y visual, unida al hecho de que amparan los mismos productos de la clase 16 internacional, son razones suficientes para concluir que existe riesgo de confusión en el consumidor medio sobre el origen empresarial de los productos amparados por la marca y el signo enfrentados, como bien lo advirtió la entidad demandada. Lo anterior conduce a negar las pretensiones de la demanda, pues no se encuentra quebranto a la legalidad en los actos acusados. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidenta CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Ausente con excusa