CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00009-01-2006

COTEJO DE MARCAS FARMACEUTICAS - Disimilitud entre los signos LEUPROFIL Y LUPRON, tanto visual, fonética, ortográfica y conceptual / CONFUSION INDIRECTA - Por origen empresarial: inexistencia entre LEUPROFIL Y LUPRON Los signos a comparar son LEUPROFIL y LUPRON, el primero de los cuales, a juicio de la actora, reproduce el segundo, conclusión con la que no se encuentra de acuerdo la Sala, pues, de una parte, el primero está compuesto por tres sílabas (LEU-PRO-FIL) y el segundo por dos sílabas (LU-PRON), las cuales difieren sustancialmente en su pronunciación. Si bien es cierto que la letra inicial de las marcas en conflicto es L, también lo es que la vocal que les sigue en uno y otro caso es distinta, para el caso de LEUPROFIL la vocal E y para el caso de LUPRON la vocal U, la primera de las cuales es una vocal abierta (E), en tanto que la segunda es una vocal cerrada (U), cuya pronunciación, por tal circunstancia, son diferentes en uno y otro caso. Además, no obstante que las dos primeras sílabas de LEUPROFIL están compuestas por 6 letras (LEUPRO), al igual que las dos sílabas de la marca opositora (LUPRON), su pronunciación en nada se asimila a las sílabas de la marca controvertida que se dicen reproducidas; adicionalmente, debe tenerse en cuenta que las sílabas LEUPRO están acompañadas de una tercera sílaba, esto es, FIL, que le otorga aún más distintividad a la marca, amén de que el análisis de los signos debe recaer sobre

su conjunto, esto es, sin fraccionarlos. La Sala, al observar las marcas LEUPROFIL y LUPRON las encuentra disímiles gráficamente, y al escucharlas no considera que sean fonéticamente confundibles, pues la única sílaba que tienen en común es PRO, que, por estar acompañada, en un caso, de la sílaba LU y de la letra N, y en el otro caso de las sílabas LEU y FIL, la hacen perfectamente diferenciable. Al comparar sucesivamente las marcas LEUPROFIL-LUPRONLEUPROFIL-LUPRON-LEUPROFIL-LUPRON, no encuentra la Sala similitudes de orden visual, ortográfico, fonético y conceptual que la lleven a solicitar, colocándose en el lugar de un consumidor medio, un producto de la marca LEUPROFIL pensando que está solicitando uno de la marca LUPRON, y viceversa, como tampoco a pensar que tienen el mismo origen empresarial (confusión indirecta), máxime cuando ambos signos son fantasiosos, es decir, que no evocan concepto alguno y tienen la suficiente fuerza distintiva para diferenciar en el mercado los productos fabricados por la actora, de los productos fabricados por FILAXIS INTERNATIONAL S.A. Iguales consideraciones pueden predicarse del cotejo de las marcas LEUPROFIL y LUPRON DEPOT, pues entre una y otra no existe riesgo de confusión alguno.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00009-01

Actor: TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

1. LA DEMANDA Mediante el trámite del proceso ordinario, la parte actora solicita que se acceda a las siguientes 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 4748 de 21 de febrero de 2002, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, concedió el registro de la marca LEUPROFIL (nominativa) a favor de FILAXIS INTERNATIONAL, para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución 12626 de 29 de abril de 2002, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución identificada en el numeral anterior, confirmándola. 1.1.3. Que se declare la nulidad de la Resolución 24929 de 31 de julio de 2002, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el recurso de

reposición interpuesto contra la Resolución 4748 de 21 de febrero de 2002, confirmándola. 1.1.4. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se declare fundada la oposición presentada por la actora con base en la marca LUPRON para la Clase 5ª, y se ordene la cancelación del registro de la marca LEUPROFIL para la Clase 5ª. 1.1.5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso. 1.2. Los hechos de la demanda El 10 de octubre de 2002 FILAXIS INTERNATIONAL S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca LEUPROFIL (nominativa), para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación internacional de Niza, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 498 de 27 de noviembre de 2000. La actora presentó oposición al registro de la marca LEUPROFIL, con base en las marcas LUPRON y LUPRON DEPOT, registradas y vigentes en Colombia y en otros países del mundo para la Clase 5ª Internacional. Mediante los actos acusados la demandada declaró infundada la oposición

presentada por la actora, y otorgó el registro de la marca LEUPROFIL (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5a. La Resolución que agotó la vía gubernativa fue notificada personalmente al apoderado de la actora el 5 de septiembre de 2002, razón por la cual la demanda fue presentada oportunamente el 13 de diciembre siguiente. 1.3. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La parte actora afirma que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 136, literal a), 134, 135 y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, y estructuró para el efecto las siguientes censuras: PRIMER CARGO.- El acto acusado viola el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, ya que no era viable el registro de la marca LEUPROFIL para distinguir productos de la Clase 5ª, por encontrarse previamente registradas y vigentes las marcas nominativas LUPRON y LUPRON DEPOT para productos también de la Clase 5ª, tanto en Colombia, como en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos de América y Canadá. Sostiene que desde una perspectiva de conjunto, y sin entrar en detalles, es evidente que las marcas LUPRON y LEUPROFIL despiertan una impresión de conjunto muy similar, es decir, que la una con la otra resultan similarmente confundibles. Anota que sin perjuicio de lo anterior, cuando se trata de marcas que distinguen productos medicinales la pauta de combinación de conjunto tiene que

analizarse con otro criterio, cual es de la supremacía de los elementos dominantes que sobresalen en la visión de conjunto. Es así como al analizar la composición de los signos enfrentados se encuentra que son muy similares y que la terminación FIL del signo LEUPROFIL no le da suficiente fuerza distintiva, pues la parte suprema y esencial está formada por el inicio de la expresión, de forma que al cotejar LEUPROFIL con LUPRON se tiene que hacer un gran esfuerzo para determinar que presentan alguna diferencia, por cuanto en ambas marcas el elemento predominante está formado por los vocablos iniciales de cada signo

LEUPROFIL y LUPRON.

En relación con la marca LEUPROFIL, la parte inicial LEUPRO es más llamativa, no solo porque va al comienzo, sino también porque la sílaba FIL pierde fuerza en su pronunciación, por corresponder a una sección débil del signo. Además, no debe perderse de vista que el consumidor regularmente se refiere a las marcas por los primeros elementos que las integran En todo caso, la marca LEUPROFIL reproduce en su totalidad la marca LUPRON y LUPRON DEPOT, previamente registradas para productos de la Clase 5ª. Al comparar sucesivamente las marcas en conflicto, cuando el consumidor se encuentre con un producto medicinal identificado como LEUPROFIL, automáticamente le va a venir a su mente la marca LUPRON, lo cual genera riesgo de confusión directa, como también de confusión indirecta, pues creerá que los productos de una y otra marca pertenecen al mismo empresario, esto es, a

TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD.

La marca LEUPROFIL está compuesta por tres sílabas, dos de las cuales

reproducen la marca de la actora, en el mismo orden. Además, las marcas son semejantes conceptualmente, en su aspecto fonético son similares, como también en su aspecto visual. Adicionalmente, el escueto y deficiente pronunciamiento de la Superintendencia tuvo en cuenta más las diferencias que las semejanzas, con lo que violó las reglas que deben imperar en el cotejo, además, de que no tuvo en cuenta el hecho de que amparan productos de la misma clase. SEGUNDO CARGO.- Los actos acusados violan el artículo 150 de la Decisión 486, el cual establece para la oficina nacional competente la obligación de realizar el examen de registrabilidad se hallan o no presentado oposiciones. Tal etapa se caracteriza porque el funcionario examinador tiene la libertad de denegar u otorgar el signo, previa revisión de todas las piezas procesales, análisis de los argumentos y pruebas de las oposiciones, revisión de los procedimientos que fueron efectuados previamente, y cotejo de marcas semejantes, teniendo en cuenta para el efecto todos los pasos señalados por la doctrina y la jurisprudencia. En este caso, la Superintendencia erró al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo LEUPROFIL, pues no era registrable por encontrarse previamente registrada la marca LUPRON de propiedad de la actora, de tal manera que no se interpretaron adecuadamente las disposiciones aplicables, configurándose también una falsa motivación. TERCER CARGO.- Las Resoluciones acusadas violan los artículos 134 y 135, literal a), de la Decisión 486, por cuanto la marca LEUPROFIL no es

distintiva, toda que vez que resulta similarmente confundible con la marca LUPRON, previamente registrada por la actora. 2.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1. La Nación Superintendencia de Industria y Comercio expuso como argumentos de su defensa, los siguientes: El acto acusado no violó las disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. De los documentos obrantes en el expediente núm. 00-76913, contentivo de la solicitud de registro de la marca LEUPROFIL (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Efectuado el examen en conjunto de las marcas enfrentadas LEUPROFIL y LUPRON y LUPRON DEPOT, se evidencia que existen elementos gráficos, ortográficos, fonéticos y conceptuales bien diferenciadores ente sí, razón por la cual el signo cuyo registro se solicita se declare nulo es suficientemente distintivo frente al previamente registrado, lo que permite su coexistencia en el mercado. 2.2. FILAXIS INTERNATIONAL S.A., tercera directa interesada en las resultas del proceso, en la medida en que es titular de la marca LEUPROFIL, cuyo registro se solicita sea declarado nulo, no contestó la demanda ni alegó de conclusión. III.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación solicita que se requiera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, artículos XVIII y s.s. IV.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “Primero: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. “La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. “Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. “Segundo:. Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que el signo no esté comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. “Tercero: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada

para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. A los efectos de establecer si existe riesgo de confusión, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. “Cuarto: En lo que respecta a productos farmacéuticos, dado que corresponde a productos de delicada aplicación, y que pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor, es recomendable aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, buscando prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados. “Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas, este elemento no debe ser tenido en cuenta al momento de realizarse la comparación”. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en razón a que la solicitud de la marca LEUPROFIL fue presentada el 10 de octubre de 2000, es decir, bajo la vigencia de aquélla, razón por la cual es a la luz de sus disposiciones que debe estudiarse la pretensión de nulidad de las Resoluciones acusadas.

Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;”. Decisión 486 “Disposición Transitoria Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. La marca LEUPROFIL fue otorgada para distinguir todos los productos de la Clase 5, esto es, “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos

higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en tanto que las marcas opositoras LUPRON y LUPRON DEPOT fueron otorgadas para distinguir “Preparaciones y sustancias farmacéuticas para uso humano”. Para llevar a cabo el cotejo marcario entre el signo cuyo registro fue otorgado y el signo en que se fundamenta la oposición, la Sala tendrá en cuenta los criterios que para el efecto han sido acogidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. “3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. Los signos a comparar son LEUPROFIL y LUPRON, el primero de los cuales, a juicio de la actora, reproduce el segundo, conclusión con la que no se encuentra de acuerdo la Sala, pues, de una parte, el primero está compuesto por tres sílabas (LEU-PRO-FIL) y el segundo por dos sílabas (LU-PRON), las cuales difieren sustancialmente en su pronunciación.

Si bien es cierto que la letra inicial de las marcas en conflicto es L, también lo es que la vocal que les sigue en uno y otro caso es distinta, para el caso de LEUPROFIL la vocal E y para el caso de LUPRON la vocal U, la primera de las cuales es una vocal abierta (E), en tanto que la segunda es una vocal cerrada (U), cuya pronunciación, por tal circunstancia, son diferentes en uno y otro caso. Además, no obstante que las dos primeras sílabas de LEUPROFIL están compuestas por 6 letras (LEUPRO), al igual que las dos sílabas de la marca opositora (LUPRON), su pronunciación en nada se asimila a las sílabas de la marca controvertida que se dicen reproducidas; adicionalmente, debe tenerse en cuenta que las sílabas LEUPRO están acompañadas de una tercera sílaba, esto es, FIL, que le otorga aún más distintividad a la marca, amén de que el análisis de los signos debe recaer sobre su conjunto, esto es, sin fraccionarlos. La Sala, al observar las marcas LEUPROFIL y LUPRON las encuentra disímiles gráficamente, y al escucharlas no considera que sean fonéticamente confundibles, pues la única sílaba que tienen en común es PRO, que, por estar acompañada, en un caso, de la sílaba LU y de la letra N, y en el otro caso de las sílabas LEU y FIL, la hacen perfectamente diferenciable. Al comparar sucesivamente las marcas LEUPROFIL-LUPRONLEUPROFIL-LUPRON-LEUPROFIL-LUPRON, no encuentra la Sala similitudes de orden visual, ortográfico, fonético y conceptual que la lleven a solicitar,

colocándose en el lugar de un consumidor medio, un producto de la marca LEUPROFIL pensando que está solicitando uno de la marca LUPRON, y viceversa, como tampoco a pensar que tienen el mismo origen empresarial (confusión indirecta), máxime cuando ambos signos son fantasiosos, es decir, que no evocan concepto alguno y tienen la suficiente fuerza distintiva para diferenciar en el mercado los productos fabricados por la actora, de los productos fabricados

por FILAXIS INTERNATIONAL S.A.

Iguales consideraciones pueden predicarse del cotejo de las marcas LEUPROFIL y LUPRON DEPOT, pues entre una y otra no existe riesgo de confusión alguno. Finalmente, vale la pena aclarar que la decisión que aquí se adopta no va en contravía del examen riguroso que debe hacerse en el cotejo de las marcas farmacéuticas dada la incidencia en la salud que tienen los productos que identifican, examen que efectuado en este caso lleva a concluir que las marcas LEUPROFIL y LUPRON no son auditivamente confundibles, como tampoco gráficamente y, mucho menos, conceptualmente, razón por la cual pueden coexistir en el mercado sin crear riesgo de confusión en el público consumidor. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión del 24 de agosto de 2006.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA