CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00010-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo CERHELADO y las marcas registradas CREM HELADO / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo nominativo CERHELADO por existir semejanza y riesgo de confusión con las marcas CREM HELADO (nominativa) y CREM HELADO Del cotejo de las marcas en conflicto se observa que coinciden en el mismo orden las vocales E – AO. Además, ambas marcas contienen el mismo número de sílabas y si bien es cierto que la raíz CREM es diferente de la raíz CER, dejando de lado la consonante M, CER vendría a ser una trasliteración de CRE. Al hacer el análisis en forma sucesiva se tiene lo siguiente: CREM HELADO CERHELADO

CREM HELADO CERHELADO CREM HELADO CERHELADO CREM HELADO

CERHELADO CREM HELADO CERHELADO CREM HELADO CERHELADO.

Referente a la similitud fonética, […] CREM HELADO, como ya se dijo, contiene la raíz CREM, la terminación LADO. su acento prosódico se presenta en la penúltima sílaba LA, e igual acontece con el signo CERHELADO; y como la consonante M de la marca CREM, se pierde en su pronunciación, al ser la raíz CER una trasliteración de CRE, adquiere mayor fuerza la similitud fonética. En cuanto a la similitud ideológica, […] La marca de la actora “CREM HELADO”, sugiere la idea de un helado a base de crema y la marca cuestionada CERHELADO, puede tomarse como un helado a base de cereal, lo que, en última instancia puede

inducir al público consumidor en error en cuanto a la procedencia de los productos relacionada con un mismo origen empresarial. De modo que al existir semejanzas significativas y, por ende, riesgo de confusión directa o indirecta entre las marcas, estima la Sala que los actos acusados ameritan la declaratoria de su nulidad y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. MARCA – Concepto / MARCA – Finalidad Precisa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que el artículo 134 de la Decisión 486 define la marca como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado; y que pueden registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica; que, así mismo, se puede constar la existencia de otras clases de signos, diferentes a las enunciadas, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases, envolturas, etc. La finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos o servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protegerá a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate, evitan ser confundidos o engañados.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 136

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil nueve (2009)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00010-01

Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción - Nulidad La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., a través de apoderado, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 24643 de 31 de julio de 2002, por la cual se concedió el registro marcario CERHELADO a favor de la sociedad P.C.A. Productora y Comercializadora de Alimentos S.A.; 31406 de 27 de septiembre de 2002, por la cual se resolvió el recurso de reposición y 32658 de 11 de octubre de 2002, que resolvió el recurso de apelación, expedidas por el Superintendente de

Industria y Comercio. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.-Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1.- Explica que la sociedad P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A., solicitó el registro de la marca CERHELADO (nominativa) para distinguir productos lácteos, carne, pescados, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche, aceites y grasas comestibles. 2.- Afirma que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dentro del término legal, la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., presentó oposiciones

con base en las marcas CREM HELADO (NOMINATIVA) y CREM HELADO en tipo especial de letra para las clases 29, 30 y 42. 3.- Manifiesta que una vez agotada la etapa de alegatos la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., y concedió el registro de la marca CERHELADO (nominativa) a favor de la sociedad P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. 4.- Expone que los recursos de reposición y de apelación fueron resueltos desfavorablemente. I.2.- Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: 1º. Que se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, según el cual: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación.” Estima que al concederse el registro de la marca CERHELADO se violó el citado artículo, ya que no era viable por encontrarse previamente registradas y vigentes las marcas nominativas CREM HELADO para la clase 29 internacional. Explica que desde una perspectiva de conjunto las marcas CREM HELADO y

CERHELADO despiertan una impresión muy similar, es decir son confundibles, ya que los signos son casi iguales, a lo que se suma el hecho de la supremacía de los elementos dominantes, que en este caso al analizar la composición de los signos enfrentados se advierte que la diferencia está constituida por la letra “R” frente a la letra “M”. La marca CERHELADO no es distintiva, porque es confundible con el signo CREM HELADO previamente registrado, por lo tanto no es apta para identificar los productos para los cuales ha sido otorgada, ya que crearía confusión entre los consumidores. 2°. Igualmente señala que con las Resoluciones demandadas también se violó el artículo 150 de la Decisión 486 que estipula: “Vencido el plazo establecido en el artículo 148 o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” 3º: Manifiesta que la Administración está obligada a realizar el examen de irregistrabilidad del signo antes del otorgamiento o denegación de la marca solicitada a registro, independientemente de que hayan habido o no oposiciones, y no libera al funcionario de revisar todas las piezas procesales. 4º: Indica que la violación del artículo 150 radica en que la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos y del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no hizo el examen de fondo al signo CERHELADO, ya que esta marca no es susceptible de registro,

pues se encontraba registrada y vigente la expresión CREM HELADO a favor de MEALS DE COLOMBIA S.A. 5°. Anota que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 que establece: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.” Considera que como ya quedó demostrado, la marca CERHELADO no es distintiva porque resulta similarmente confundible con el signo CREMHELADO previamente registrado, así al existir confundibilidad entre las dos marcas la primera no será apta para identificar productos para los cuales ha sido otorgada y podría crear confusión entre el público consumidor. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que la marca CERHELADO frente a CREM HELADO no arroja confusión pues cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico, ortográfico y fonético disímiles. II.1.2.- La sociedad P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LIMENTOS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, fue

notificada del auto admisorio de la demanda, conforme consta a folio 159, no obstante lo cual no dio contestación a la misma. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, artículo XXVIII y siguientes. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 106-IP-2005, solicitada por esta Corporación, señaló el texto de las normas objeto de análisis, así: DECISIÓN 486 “(…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinaciones de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados

anteriores”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación(…)”. Precisa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que el artículo 134 de la Decisión 486 define la marca como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado; y que pueden registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica; que, así mismo, se puede constar la existencia de otras clases de signos, diferentes a las enunciadas, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases, envolturas, etc. La finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos o servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protegerá a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate, evitan ser confundidos o engañados. Ahora, en razón a la estructura del signo, la doctrina y la jurisprudencia comunitarias han reconocido la existencia de marcas denominativas, mixtas, las gráficas o figurativas y tridimensionales. En el presente caso, por tratarse de marcas denominativas se hará el cotejo de acuerdo con su naturaleza, teniendo en cuenta las letras que las integran en su

conjunto, los elementos fonéticos y acústicos, así como el aspecto conceptual o ideológico que contengan, aplicando los criterios generales para analizar la existencia o no del riesgo de confusión. Para tales efectos, el Tribunal en la interpretación en comento, cita los criterios elaborados por el profesor Fernández Novoa, de la siguiente manera: “…ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. “…han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. “… la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. “… en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. De acuerdo con los aspectos antes anotados, la Sala debe valorar, a través de

una visión de conjunto, esto es, sin fraccionar los elementos que la integran, la similitud marcaria y el grado de confusión que puedan generar las marcas en conflicto, empleando para ello las reglas sobre la similitud ortográfica, fonética e ideológica de las mismas, a que alude la Interpretación Prejudicial antes citada. En este orden de ideas, se tiene lo siguiente: Marca registrada Marca cuestionada CREM HELADO CERHELADO Respecto a la similitud ortográfica, anota el Tribunal Andino: “que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia” (folio 225). “CREM HELADO”: contiene 10 letras, 4 vocales, 6 consonantes, 2 sílabas, la raíz CREM y la terminación LADO. “CERHELADO”: contiene 9 letras, 4 vocales, 5 consonantes, 2 sílabas, la raíz CER y la terminación LADO. Del cotejo de las marcas en conflicto se observa que coinciden en el mismo orden las vocales E – AO. Además, ambas marcas contienen el mismo número de sílabas y si bien es cierto que la raíz CREM es diferente de la raíz CER, dejando de lado la consonante M, CER vendría a ser una trasliteración de CRE. Al hacer el análisis en forma sucesiva se tiene lo siguiente:

CREM HELADO CERHELADO CREM HELADO CERHELADO

CREM HELADO CERHELADO CREM HELADO CERHELADO

CREM HELADO CERHELADO CREM HELADO CERHELADO Referente a la similitud fonética, el Tribunal, señala: “se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación del tal similitud depende, entre otros elementos, de la indentidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse encuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados” ( folio 225). CREM HELADO, como ya se dijo, contiene la raíz CREM, la terminación LADO. su acento prosódico se presenta en la penúltima sílaba LA, e igual acontece con el signo CERHELADO; y como la consonante M de la marca CREM, se pierde en su pronunciación, al ser la raíz CER una trasliteración de CRE, adquiere mayor fuerza la similitud fonética. En cuanto a la similitud ideológica, sostiene el citado Tribunal: “se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra” (folio 225). La marca de la actora “CREM HELADO”, sugiere la idea de un helado a base de crema y la marca cuestionada CERHELADO, puede tomarse como un helado a base de cereal, lo que, en última instancia puede inducir al público consumidor en error en cuanto a la procedencia de los productos relacionada con un mismo origen empresarial.

De modo que al existir semejanzas significativas y, por ende, riesgo de confusión directa o indirecta entre las marcas, estima la Sala que los actos acusados ameritan la declaratoria de su nulidad y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DECLÁRASE la nulidad de los actos acusados. En consecuencia, se ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro concedido. Publíquese esta sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de mayo de 2009.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidenta

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN MARCO ANTONIO VELILLA MORENO