CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00012-01-2006

NOMBRE COMERCIAL - Definición; protección por registro o por uso efectivo / USO DEL NOMBRE COMERCIAL - Prueba / TECNIPAN - Prueba del uso comercial; protección En concordancia con las anteriores normas transcritas y con la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia que señala que el nombre comercial es aquel que “ identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo”, se concluye que los derechos sobre un nombre comercial se adquieren con el primer uso y no hay necesidad de registro para que dicho derecho pueda hacerse efectivo. Ahora bien, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, prohíbe el registro de un signo como marca, en los casos en que el signo que se pretenda registrar sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido. Para poder señalar que un nombre comercial se encuentra protegido en la legislación colombiana, deberá probarse que se ha efectuado un uso real y efectivo de éste y que dicho nombre es conocido por el público. Es de resaltar que en el proceso objeto de examen está probado que por escritura pública número 1823 del 20 de mayo de 1992, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla se constituyó la sociedad TECNIPAN LIMITADA, con un término de duración de 20 años. Del anterior acervo probatorio, infiere la Sala que la sociedad TECNIPAN LTDA sí ha efectuado un uso real y efectivo del nombre comercial y que dicho nombre es

conocido por el público, situación que genera un impedimento para registrar una marca que sea idéntica o se asemeje al nombre comercial, cuando dicha semejanza genere o produzca en el público riesgo de confusión, según términos del artículo 83, literal b) de la Decisión 344 y de conformidad con lo que ha señalado en este punto el Tribunal Andino de Justicia. En el presente proceso, hay semejanza entre la marca registrada y el nombre comercial TECNIPAN, pues tienen identidad de letras y sonidos. Además ambas amparan y ofrecen productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que son: Ahora bien, ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación1 en indicar que la combinación de dos palabras o raíces genéricas o descriptivas puede producir una expresión evocativa con suficiente distintividad. La palabra TECNIPAN, si bien se encuentra compuesta por dos vocablos que si se analizan en forma separada se pueden considerar genéricos, en el presente caso no es posible escindir la raíz TECNI ni el vocablo PAN, pues la palabra que se forma por la unión de estos dos genéricos es una sola que evoca la actividad que se amparó mediante los actos censurados. Teniendo en cuenta el derecho que le asiste a la actora sobre el nombre comercial TECNIPAN LIMITADA, dado además que este vocablo es un signo evocativo y que su coexistencia con la marca registrada puede conducir a error a los consumidores, la Sala procederá a declarar la nulidad de la Resolución No. 09645 del 28 de abril de 2000, que concediera el registro de la marca TECNIPAN (nominativa) para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación

Internacional de Niza, a favor de CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA 1 C.P. : Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Actor: Bavaria S.A. Radicado: 6499. 3 de abril de 2003.

C.P.: Dr. Camilo Arciniegas Andrade. Actor: Bavaria S.A. Radicado: 6483. 27 de noviembre de 2003.

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00012-01

Actor: TECNIPAN LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad TECNIPAN LTDA, en ejercicio de la acción de nulidad, consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Resolución No 09645 del 28 de abril de 2000, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedió el registro de la marca TECNIPAN (nominativa) para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional

de Niza a la sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda pretende la nulidad de la Resolución No 09645 proferida por la

Superintendencia de Industria y Comercio que concedió el registro de la marca TECNIPAN a favor de la sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. domiciliada en México, D.F., México. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en síntesis, los siguientes: Manifestó que la sociedad TECNIPAN LTDA, ha venido utilizando este nombre desde marzo de 1987 hasta la fecha. Indicó que el 28 de octubre de 1999, la sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca TECNIPAN para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional. Que dicha marca fue concedida a la mencionada sociedad, mediante la resolución acusada, proferida por parte de la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 603 y 605 del Código de Comercio; y artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina. Señaló que la protección del nombre comercial que se consagra en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, debe interpretarse en concordancia con el artículo 128 de la misma norma, toda que vez que este último indica que la protección del nombre comercial se debe hacer por los países miembros de la Comunidad Andina, sin necesidad de depósito o registro. Sostuvo que Colombia, como

miembro de la Comunidad Andina, consagró en el artículo 603 del Código de Comercio, que los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. Teniendo en cuenta lo anterior, concluyó que la sociedad TECNIPAN LTDA, por ser primera en el tiempo es primera en el derecho, pues ha venido usando el signo como nombre comercial, desde marzo de 1987 hasta hoy, mientras que CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. obtiene la protección de TECNIPAN desde la fecha en que presentó la solicitud de registro, esto es desde el 28 de octubre de 1999. Argumentó que el uso del nombre comercial, confiere por sí solo derecho a su protección, razón por la cual no es necesario el registro para obtener el derecho. Así, cuando se presente conflicto entre una marca y un nombre comercial, deberá aplicarse el principio in dubio pro signo priori, que le da al nombre comercial prioridad sobre la marca en los casos en que el propietario del nombre demuestre su utilización con anterioridad al registro de la marca. d.- Las razones de la defensa Superintendencia de Industria y Comercio: Expresó que con la expedición de la Resolución 09645 del 28 de abril de 2000, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que es el ordenamiento aplicable al asunto objeto de la litis. Agregó que en reiteradas ocasiones, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como el Consejo de Estado, han establecido los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca y que TECNIPAN (clase 30)

cumple a cabalidad con estos requisitos:

1. La perceptibilidad

2. La suficiente distintividad

3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Indicó que según el artículo 128 de la Decisión 344, el derecho al uso de un nombre comercial se adquiere por el primer uso del signo que se haga en el comercio y que su depósito o registro tiene carácter meramente declarativo. De igual forma y ratificando lo que se indica en la mencionada Decisión, el artículo 603 del Código de Comercio establece que los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por su primer uso y adopta el sistema de depósito como un mecanismo probatorio. Manifestó que tal y como lo dispone el artículo 609 del Código de Comercio, el derecho sobre el nombre comercial se extingue en el momento en que el titular se retira del comercio, cuando se deje de explotar el ramo de negocios para el cual está destinado o con la adopción de otro para la misma actividad. Añadió que el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que el derecho sobre el nombre comercial se pierde de manera genérica por el no uso del mismo. Explicó que para que prospere la causal de irregistrabilidad de una marca, tal y como lo señala el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, el interesado en que no proceda el registro de la marca, deberá presentar las observaciones a que haya lugar y acreditar la existencia de su mejor derecho, por tanto deberá demostrar el uso personal, público, ostensible y continuado del nombre comercial. Adujo que la parte actora, sobre quien recae la carga de la prueba, no presentó dentro de las actuaciones administrativas adelantadas en el expediente 99068225, las observaciones tendientes a proteger su pretendido derecho sobre el

nombre comercial, que, en consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme a las herramientas de convicción obrantes en la actuación administrativa. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 17 de febrero de 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fls. 102 a 104). Por auto visible a folios 203 y 204, se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad actora y de la entidad demandada (fls. 208 a 213 y 214 a 217, respectivamente). Mediante proveído del 9 de junio de 2004 se ordenó someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia del 21 de junio de 2005, dio respuesta a la referida solicitud (fls. 234 a 250) en el proceso 53-IP-2005. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó, en el proceso 53-IP-2005: “PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y

83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación de los Países Miembros contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de marcas así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al públicos a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que

pudiera existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

SEXTO: Una marca o un nombre comercial que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas o nombres comerciales de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad. Los elementos de uso común son débiles y los cotejos entre signos que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

SÉPTIMO: El signo registrado como marca o el nombre comercial protegido, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca o el nombre comercial en débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

OCTAVO: Aún cuando no se hubiesen presentado observaciones al registro solicitado, la Oficina Nacional Competente obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada a efectos de permitirle el ejercicio del derecho de defensa.

NOVENO: El artículo 113 de la Decisión 344 señala expresamente las causales que pueden dar lugar a la nulidad de un registro y autoriza a la autoridad nacional competente para decretarla, ya sea de oficio o a instancia de parte interesada. Asimismo declara la imprescriptibilidad de la acción. Una vez concedido el registro de una marca y en el que

se produzca su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión y, en consecuencia, en tutela del principio de seguridad jurídica, se aplicará la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo.” (folios 248 a 249) CONSIDERACIONES DE LA SALA Mediante la Resolución 09645 del 28 de abril de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió la marca TECNIPAN a la CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La parte actora pretende que se declare la nulidad de la Resolución 09645 del 28 de abril de 2000 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que no debió permitirse el registro de la marca TECNIPAN a favor de la CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., porque viene haciendo uso de la expresión TECNIPAN en su nombre comercial, desde marzo de 1987. Entre las normas que invocan como violadas, están: Artículo 603 del Código de Comercio: “ADQUISICIÓN DE DERECHOS SOBRE UN NOMBRE COMERCIAL – CERTIFICADO DE DEPÓSITO. Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará”

Artículo 605 del Código de Comercio: “MENCIÓN SOBRE DEPÓSITO ANTERIOR NO DA DERECHO SOBRE EL NOMBRE. El depósito o la mención de depósito anterior no constituye derechos sobre el nombre.” Literal b), artículo 83 de la Decisión 344: “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducir al público a error.” Artículo 128 de la Decisión 344: “El nombre comercial será protegido por los países miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la presente decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo país miembro.” En concordancia con las anteriores normas transcritas y con la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia que señala que el nombre comercial es aquel que “ identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo”, se concluye que los derechos sobre un nombre comercial se adquieren con el primer uso y no hay necesidad de registro para que dicho derecho pueda hacerse efectivo.

Ahora bien, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, prohíbe el registro de un signo como marca, en los casos en que el signo que se pretenda registrar sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido. Para poder señalar que un nombre comercial se encuentra protegido en la legislación colombiana, deberá probarse que se ha efectuado un uso real y efectivo de éste y que dicho nombre es conocido por el público. Es de resaltar que en el proceso objeto de examen está probado que por escritura pública número 1823 del 20 de mayo de 1992, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla se constituyó la sociedad TECNIPAN LIMITADA, con un término de duración de 20 años. Dentro del objeto social de la mencionada sociedad se encuentra la elaboración de toda clase de pan, bizcochos, pudines y productos afines; así como la adquisición de insumos como harina, azúcar, mantequilla, colorantes, sal, sabores, artificiales, levadura, esencias, etc para el procesamiento y posterior venta del producto procesado, así como importación y exportación de dichos insumos, su almacenamiento y compra y venta de los mismos entre otros. Por otra parte, obran copias de varias facturas de venta efectuadas por TECNIPAN LIMITADA, cuyas fechas están entre los años de 1993 y 2001 (folios 8 a 40). De igual manera, se encuentran certificaciones de proveedores de materias primas, en donde se hace constar que la parte actora, utilizando el citado nombre de TECNIPAN, es cliente de las entidades proveedoras.

Se encuentran además a folios 51 a 79 los balances de la actora entre los años de 1993 y 2001 y por último, a folio 91 se observa una página del periódico EL HERALDO, en donde aparece la nota periodística titulada: “Tecnipan Ltda.. El mejor pan de la Costa Atlántica”. Del anterior acervo probatorio, infiere la Sala que la sociedad TECNIPAN LTDA sí ha efectuado un uso real y efectivo del nombre comercial y que dicho nombre es conocido por el público, situación que genera un impedimento para registrar una marca que sea idéntica o se asemeje al nombre comercial, cuando dicha semejanza genere o produzca en el público riesgo de confusión, según términos del artículo 83, literal b) de la Decisión 344 y de conformidad con lo que ha señalado en este punto el Tribunal Andino de Justicia. En el presente proceso, hay semejanza entre la marca registrada y el nombre comercial TECNIPAN, pues tienen identidad de letras y sonidos. Además ambas amparan y ofrecen productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que son: “Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.” Aunado a lo anterior, el vocablo LIMITADA, del nombre comercial, no genera distintividad alguna, como quiera que éste hace referencia únicamente a la clase

de sociedad, ya que por prescripción del artículo 357 del Código de Comercio las sociedades de responsabilidad limitada girarán bajo una denominación o razón social, en ambos casos seguida de la palabra limitada o de su abreviatura LTDA. Ahora bien, ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación2 en indicar que la combinación de dos palabras o raíces genéricas o descriptivas puede producir una expresión evocativa con suficiente distintividad. La palabra TECNIPAN, si bien se encuentra compuesta por dos vocablos que si se analizan en forma separada se pueden considerar genéricos, en el presente caso no es posible escindir la raíz TECNI ni el vocablo PAN, pues la palabra que se forma por la unión de estos dos genéricos es una sola que evoca la actividad que se amparó mediante los actos censurados. Teniendo en cuenta el derecho que le asiste a la actora sobre el nombre comercial TECNIPAN LIMITADA, dado además que este vocablo es un signo evocativo y que su coexistencia con la marca registrada puede conducir a error a los consumidores, la Sala procederá a declarar la nulidad de la Resolución No. 09645 del 28 de abril de 2000, que concediera el registro de la marca TECNIPAN (nominativa) para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y

por autoridad de la ley, 2 C.P. : Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Actor: Bavaria S.A. Radicado: 6499. 3 de abril de 2003.

C.P.: Dr. Camilo Arciniegas Andrade. Actor: Bavaria S.A. Radicado: 6483. 27 de noviembre de 2003.

F A L L A : PRIMERO. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 09645 del 28 de abril de 2000, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio. SEGUNDO.- Como consecuencia de la nulidad, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca “TECNIPAN” para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, a favor de CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. y publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente Salva voto

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

MANUEL S. URUETA AYOLA RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Conjuez Salva voto S A L V A M E N T O D E V O T O

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

SALVAMENTO DE VOTO DE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Ref. : Expediente Núm. 11001-03-24-000-2003-0001201

Actor: TECNIPAN LTDA Sentencia de 3 de agosto de 2006

Consejero Ponente: Dra. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN Con el debido respeto por la decisión mayoritaria de la Sala, disiento de lo decidido en la sentencia referenciada, mediante la cual declaró la nulidad del acto acusado y ordenó que la demandada cancele el certificado de registro correspondiente a la marca “TECNIPAN”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, a favor de CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., en

razón a las siguientes consideraciones:

1. Se solicitó en el proceso la nulidad de la Resolución núm. 09645 del 28 de abril de 2000, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca nominativa “TECNIPAN” para productos de la clase 30, a favor de CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., con domicilio en México, D.F.,

México.

2. A tales actos se les endilga la violación de los artículos 603 y 695 del Código de Comercio; 83, literal b), y 128 de la Decisión 344, vigente para la época de los hechos, por cuanto según esas normas la sociedad TECNIPAN LTDA. por ser primera en el tiempo es primera en el derecho, pues viene usando el nombre comercial desde la fecha antes indicada hasta la presente, mientras que CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. sólo obtiene la protección desde 28 de octubre de 1999.

La prelación de su derecho por ser primero en el tiempo la sustenta además en sentencia de esta Sala, de 27 de mayo de 1999, expediente 4128, consejero ponente doctor Manuel Santiago Urueta Ayola, y aduce que el registro amparado en el derecho interno no será constitutivo de derecho cuando la marca registrada viene siendo usada con anterioridad, ya que el uso del nombre comercial confiere por sí solo derecho a su protección, lo cual indica que no es necesario el registro para esa protección, y así lo reconoce la normatividad de la Comunidad Andina. 3.- La Sala ha considerado en este fallo que respetuosamente gloso, que “...ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en indicar que la combinación de dos palabras o raíces genéricas o descriptivas puede producir una expresión evocativa con suficiente distintividad. La palabra TECNIPAN, si bien se encuentra compuesta por dos vocablos que si se analizan en forma separada se pueden considerar genéricos, en el presente caso no posible escindir la raíz TECNI ni el vocablo PAN, pues la palabra que se forma por la unión de estos dos genéricos es una sola que evoca la actividad que se amparó mediante los actos censurados. Teniendo en cuenta el derecho que le asite a la actora sobre el nombre comercial TECNIPAN LIMITADA, dado además que este vocablo es un signo evocativo y que su coexistencia con la marca registrada puede conducir a error a los consumidores, la sala procederá a declarar la nulidad de la Resolución No. 09645 del 28 de abril de 2000...” (subrayas no son del texto) 4.- Las anteriores consideraciones y conclusiones son contradictorias o antinómicas

por cuanto al reconocer el carácter evocativo de la expresión TECNIPAN respecto del producto o de la actividad respectiva, la consecuencia es que nadie puede apropiarse de ella, y si la usa está haciéndose a una marca débil, y es sabido que las marcas o nombres comerciales débiles no pueden ser invocadas para oponerlas al registro de una marca, y así lo sostenido reiteradamente la sala con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ese orden, dado que los extremos a cotejar son el nombre comercial TECNIPAN LTDA., para distinguir la actividad industrial y comercial atrás indicada, cuyos productos corresponden a los previstos en la clase 30, y la marca TECNIPAN para distinguir servicios de la misma clase 30, se observa que el primero está conformado por partículas y palabras genéricas, descriptiva, o evocativa de la que con ella, como nombre comercial, se desarrolla y los productos que se ofrecen, sin que la expresión LTDA le quite ese carácter dado que no es un signo de fantasía sino que es el apócope de LIMITADA, la cual alude a la clase de sociedad a que ella pertenece. Como las expresiones genéricas, v. gr. la partícula TECNI, que hace alusión al aspecto práctico y característico de una actividad u oficio, y PAN, que es la denominación genérica de los productos que se fabrican o elaboran en dicha actividad, no son apropiables para uso exclusivo y excluyente, tampoco su uso puede impedir el uso por parte de las demás. En esas circunstancias, ese nombre comercial viene a ser un nombre débil, y así

lo pone de presente el pronunciamiento interpretativo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre las normas comunitarias involucradas en sub lite, al señalar en la conclusión séptima de su providencia que “El signo registrado como marca o el nombre comercial protegido, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca o el nombre comercial en débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.” (subrayo y resalto) En el punto VI de su parte considerativa comenta que “Inicialmente una marca o un nombre comercial que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario”, y que por ello el titular, en este caso, de un nombre comercial, tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. También se ha dicho por la jurisprudencia tanto del Tribunal como de esta Sala que las expresiones o partículas genéricas o de uso común no son susceptibles de comparación para establecer la confundibilidad de los signos enfrentados, lo cual es justamente una consecuencia de las premisas atrás fijadas. Así las cosas, la comparación entre ambos signos resulta irrelevante, por cuanto al confrontarse el nombre comercial con la marca censurada, el resultado es que lo

único que tienen en común es la expresión TECNIPAN y ella no es apropiable, de allí que la marca TECNIPAN también resulte ser una marca débil, según lo antes dicho, de modo que el único término que quedaría para comparar es LTDA. el cual sólo se da en el nombre comercial, luego se ha de concluir que desde es punto vista formal, no hay lugar a contraposición alguna. Dicho de otra forma, se está ante un nombre comercial y una marca igualmente débiles, que por lo mismo deben coexistir co