CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00013-01-2007

COTEJO ENTRE MARCA DESCRIPTIVA Y MARCA EVOCATIVA - CREM HELADO y CERHELADO / MARCA DEBIL - Definición; lo es CREM HELADO al utilizar locuciones genéricas no monopolizables / CERHELADO - Signo evocativo distintivo frente a la marca débil CREM HELADO / CREM HELADOMarca débil sin derecho al uso exclusivo de las expresiones individualmente consideradas En «CERHELADO» la partícula CER es evocativa de CEREAL y el sustantivo HELADO es descriptivo. En la marca previamente registrada «CREM HELADO» la partícula CREM evoca la idea de CREMA y HELADO como se dijo, es descriptivo. La marca previamente registrada «CREM HELADO» evoca la idea de un helado de crema. Igualmente, el signo «CERHELADO» evoca la idea de un helado que contiene algún ingrediente derivado de un cereal. Las marcas que se formen con uno o varios elementos genéricos o de uso común se convierten en débiles, lo que significa que deben soportar la existencia de otras que también incluyan uno de tales elementos inapropiables de manera exclusiva, con tal que el conjunto resultante sea diferente de los registrados. Dijo a este respecto el Tribunal el la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso: “Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”. (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo:

“Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79)...”. Para la Sala resulta evidente que el signo «CERHELADO» constituye una marca evocativa, pues por si mismo no tiene ningún significado en lengua castellana y por lo tanto es susceptible de registro como marca. El signo denominativo CERHELADO resultante de la combinación de los vocablos CER y HELADO, es admisible para registro, pues el prefijo CER no es un adjetivo calificativo ya que no designa una cualidad predicable del HELADO. Es un prefijo evocativo del sustantivo CEREAL. Cosa diferente ocurriría con combinaciones como RICOHELADO que no podría registrarse, pues el adjetivo «RICO» califica una cualidad esencial de los productos alimenticios, la de ser agradables al paladar (coloquialmente “ricos”). A la luz de las reglas trazadas por el Tribunal y por la jurisprudencia de la Sección para diferenciar las denominaciones evocativas de las propiamente descriptivas, la Sala concluye que el signo denominativo «CERHELADO» goza de la distintividad que el artículo 134 de la Decisión 486 exige para que proceda su registro en la Clase 30 de la Clasificación Internacional. No puede considerarse descriptivo de tales productos pues no es cierto que el público consumidor designe helados u otros productos comprendidos en dicha clase con esa expresión. Cosa distinta es que sea evocativa, pues ciertamente sugiere al público consumidor que se trata de un helado que contiene algún tipo de cereal o harina. Así, al sostener la Superintendencia que el signo «CERHELADO» es registrable como marca en la

Clase 30 Internacional se ajustó a lo dispuesto en el artículo 134 la Decisión 486. DIFERENCIA ENTRE MARCA DESCRIPTIVA Y MARCA EVOCATIVACriterios / MARCA DESCRIPTIVA - Definición / MARCA EVOCATIVADefinición En la Interpretación Prejudicial 3-IP-2003, el Tribunal Andino diferenció las denominaciones descriptivas de las evocativas y advirtió que el carácter descriptivo de un signo no es de por sí suficiente para impedir su registro. Dijo así : «La naturaleza del signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos. La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de «Cómo» es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada, por ejemplo por un consumidor medio, es igual a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la

denominación. Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de estos; «frío» podrá emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de este. Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. Los signos evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquella. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquel.»

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil siete (2007)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00013-01

Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad ejercida por MEALS DE COLOMBIA S.A. contra el acto administrativo con que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió a P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. el registro de la marca «CERHELADO» (nominativa) para distinguir «harinas y preparados hechos de cereales, pan, pastelería, confitería helados comestibles, miel, jarabe de levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, masmelos», productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza 1.

I. LA DEMANDA MEALS DE COLOMBIA S.A., domiciliada en Bogotá, presentó por medio de apoderado la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare nulo el acto administrativo formado por las siguientes decisiones: a) La Resolución 24640 de 2002 (31 de julio) por la cual el Jefe de la División de Signos distintivos de la SIC concedió a P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. el registro de la marca nominativa «CERHELADO» para distinguir «harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre,

salsas (condimentos); especias; hielo», productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza. b) La Resolución 31383 de 2002 (27 de septiembre) por la cual se desató el recurso de reposición confirmando la decisión inicial. c) La Resolución 32613 de 2002 (10 de octubre) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC decidió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la Resolución 24640 de 2002. 1 Clase 30. Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro de la marca. 1.2. Hechos El 12 de febrero de 2002, P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. presentó a la SIC solicitud de registro del signo «CERHELADO» (nominativo) como marca para distinguir «harinas y preparados hechos de cereales, pan, pastelería, confitería helados comestibles, miel, jarabe de levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, masmelos», productos comprendidos en la Clase 30 Internacional

de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 514 del 22 de marzo de 2002. MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó oposición con base en su marca mixta «CREM HELADO» registrada para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional, según certificado de registro 156606, vigente hasta el 14 de marzo de 2004. Por Resolución 24640 de 2002 (31 de julio) la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por MEALS DE COLOMBIA S.A. y concedió a P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. el registro de la marca «CERHELADO» para distinguir «harinas y preparados hechos de cereales, pan, pastelería, confitería helados comestibles, miel, jarabe de levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, masmelos», productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza, por considerar que la marca solicitada y la marca registrada no presentan semejanzas capaces de inducir al público en error. MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó los recursos de reposición y de apelación contra la Resolución 24640 de 2002. Por Resoluciones 31383 de 2002 (27 de septiembre) y 32613 de 2002 (10 de octubre), la misma División y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, respectivamente, confirmaron el acto impugnado. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La actora invoca como violados los artículos 134, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se violaron los artículos 134 y 136 al concederse el registro de la marca «CERHELADO» (nominativa), por cuanto esta carece de distintividad suficiente frente a los productos que distingue la marca «CREM HELADO» comprendidos en la Clase 30 Internacional. El signo solicitado «CERHELADO» (nominativa) es confundiblemente semejante a la marca «CREM HELADO» cuya titularidad ostenta MEALS DE COLOMBIA S.A. ya que desde los puntos de vista visual, ortográfico, fonético y conceptual, el signo solicitado y la marca previamente registrada presentan semejanzas capaces de crear confusión en el público consumidor.

II. CONTESTACIONES Fueron citados al proceso la SIC, como parte demandada, y P.C.A.

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. en calidad de tercero interesado como titular del registro concedido de la marca «CERHELADO» (nominativa). 2.1. La SIC sostuvo que al comparar el signo «CERHELADO» y la marca «CREM HELADO» resultó que no eran confundibles y que no ofrecían semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas capaces de inducir en error al consumidor, luego no se presentaba la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 134 y 136 de la Decisión 486. 2.2. P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. notificada del auto admisorio de la demanda 2, no la contestó.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y las contestaciones. 2 Fl. 87

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial 138-IP-2004 de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución 24640 de 2002 (31 de julio), la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la observación presentada por MEALS DE COLOMBIA S.A. y concedió a P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. el registro de la marca «CERHELADO» (nominativa) para distinguir «harinas y preparados hechos de cereales, pan, pastelería, confitería helados comestibles, miel, jarabe de levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, masmelos», productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza, por considerar que entre la marca solicitada y la marca registrada no existían semejanzas capaces de inducir al público en error y, por tanto, podían coexistir en el mercado sin causar confusión al consumidor.

Los productos comprendidos en la Clase 30 son: «Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados

comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo». Los productos de la Clase 30 para los cuales se solicitó el registro de «CERHELADO» son: «harinas y preparados hechos de cereales, pan, pastelería, confitería helados comestibles, miel, jarabe de levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, masmelos». La actora argumenta que al conceder el registro del signo «CERHELADO» (nominativo) la SIC violó los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser éste registrable para productos de la Clase 30 Internacional y por considerar que en el análisis comparativo no tuvo en cuenta las similitudes que presenta con su marca mixta «CREM HELADO». El problema fundamental consiste en determinar si a la luz de las reglas sentadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y esta Sala, el signo «CERHELADO» para distinguir «harinas y preparados hechos de cereales, pan, pastelería, confitería helados comestibles, miel, jarabe de levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, masmelos» productos de la Clase 30 Internacional es suficientemente distintivo, pese a estar registrada la marca mixta «CREM HELADO» para productos de la misma Clase, según certificado de registro 156606 vigente hasta el 14 de marzo de 2004. En

otras palabras, si el signo mixto «CERHELADO» está o no afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuyo tenor literal es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial,

tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.» Al efectuar el análisis de registrabilidad la Sala tendrá en cuenta las reglas que el Tribunal reiteró en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, en los siguientes términos: «Para verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá

tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, se deberá tomar en cuenta, que la pertenencia de dos productos a una misma clase del nomenclátor no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.» Los actos acusados concedieron la solicitud del registro de la marca nominativa CERHELADO La marca «CREM HELADO» (mixta) previamente registrada en la Clase 30 es la siguiente: Siguiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y aplicada en igual forma por esta Sala 3, las marcas se tratarán como denominativas 4 para su comparación, pues el elemento figurativo de la marca previamente registrada no es el predominante. Las marcas en conflicto son, pues, las siguientes: Marca concedida Marca opositora

CERHELADO CREM HELADO

En «CERHELADO» la partícula CER es evocativa de CEREAL y el sustantivo HELADO es descriptivo. En la marca previamente registrada «CREM HELADO» la partícula CREM evoca la idea de CREMA y HELADO como se dijo, es descriptivo. La marca previamente registrada «CREM HELADO» evoca la idea de un helado de crema. Igualmente, el signo «CERHELADO» evoca la idea de un helado que contiene algún ingrediente derivado de un cereal. Las marcas que se formen con uno o varios elementos genéricos o de uso común se convierten en débiles, lo que significa que deben soportar la existencia de otras que también incluyan uno de tales elementos inapropiables de manera exclusiva, con tal que el conjunto resultante sea diferente de los registrados. Prueba de lo anterior es que en la Clase 30 existen actualmente numerosos registros 5 que contienen los prefijos CER y CREM tales como CERAL, 3 Actora: ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A., expediente 11001-03-24-000-2000-06302-01, Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade 4 El Tribunal sostuvo: «La marca mixta se conforma por un elemento denominativo, es decir una palabra o conjunto de palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual y un elemento gráfico que puede componerse de una o varias imágenes, que en suma deben formar un conjunto marcario capaz de ser distintivo. La comparación de las marcas en conflicto determinará si entre ellas existe confusión, la que puede ser directa o indirecta. Se debe realizar el cotejo entre una marca mixta y una denominativa, destacando que, para la comparación, deberá tenerse en cuenta que el elemento denominativo de la marca

mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables, además el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, porque es a través de la denominación, como se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico, por sus características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes. Para establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas mixta y denominativa, se debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. Al respecto el Tribunal ha señalado: «La Doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas. El siguiente concepto de Aldo Cornejo es ilustrativo al respecto, cuando dice que: En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio.» 5 Ver en http://www.sic.gov.co/Servicios_en_Linea/Propiedad.php

CEREBAR, CEREALITAS, CERECREM, CERELAC, CERELISTO, CEREPASTA,

CEREPOLLO, CERFRU, CEREALIN, CREMDETRIGO, CREMARROZ, CREMMIEL, CREME SAVERS, CREMOLETA, CREMACAO, CREMALIN, CREMORA, CREMOSITO, CREMARINA, entre otros. Dijo a este respecto el Tribunal el la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso: «Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”. (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79) Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ... Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires.

2002. pp. 191 y 192).» Cabe señalar que para el análisis que corresponde efectuar a la Sala, en orden a determinar si la expresión controvertida es genérica o descriptiva de los productos que ampara, no puede hacerse fraccionamiento alguno de la misma.

Así se ha precisado por esta Corporación en diversos pronunciamientos, atendiendo los derroteros que ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus distintas interpretaciones prejudiciales 6. En sentencia de 13 de febrero de 1997 7, dijo la Sala, frente al signo «SULFAPLATA» que si bien las expresiones sulfa y plata individualmente 6 A este respecto, ha manifestado: «lo anterior da base para señalar que el juez nacional consultante, a fin de resolver la controversia que se le plantea deberá analizar si el signo cuestionado como descriptivo, lo es en verdad, caso en el cual no podría ser registrable o si, como alega la demandante, se trata de un signo evocativo, evento en el cual podría proceder el registro. De todas formas no debe olvidar el juez consultante que entre las reglas para la comparación de marcas tiene singular importancia la que establece que los signos deben apreciarse y analizarse en conjunto, lo cual significa que está vedado dividir las palabras para o fraccionarlas para hacer análisis parciales». 7 Actora: Laboratorios Bussie, Bustillo & Cía S.C.A., Expediente 2556, Consejero Ponente: Libardo Rodríguez consideradas son palabras genéricas, al unirse conforman una expresión (sulfaplata) que, de acuerdo con dictamen pericial rendido por químicos expertos y

por la Jefe de la División de Vigilancia de Productos Bioquímicos del Miniserio de Salud, no es genérica; que analizada en su conjunto la expresión sulfaplata, es evocativa, pues como tal no tiene un significado en su lengua castellana y por lo tanto es susceptible de registro como marca. En sentencia de 1º de junio de 2000 8, la Sala precisó frente a la expresión «NUTRISAL» lo siguiente: «La Administración incurrió en una impropiedad técnica en el estudio del signo a registrar, como fue la de fraccionarlo, de allí que de paso haya incurrido en una inexactitud al manifestar que ‘...el signo curso registro se solicita consiste exclusivamente en la expresión SAL, aunque después diga que está unido a la expresión NUTRI que corresponde a una característica del mismo. “Para el caso se debe partir de que el signo es NUTRISAL y, por ende, es menester tomarse en conjunto, como un todo, toda vez que por efecto de los prefijos y sufijos se pueden originar palabras o expresiones derivadas de otras, como aquí es el caso. Otra cosa es que la palabra derivada pueda suscitar la idea de la palabra principal con una cualificación determinada, que también es el caso. No obstante la comentada deficiencia en el análisis que subyace en los considerandos del acto acusado, la ala procederá a realizar el correspondiente estudio, pero bajo el criterio de unidad antes expuesto» (Negrilla fura de texto). Para la Sala resulta evidente que el signo «CERHELADO» constituye una marca evocativa, pues por si mismo no tiene ningún significado en lengua castellana y por lo tanto es susceptible de registro como marca.

El signo denominativo CERHELADO resultante de la combinación de los vocablos CER y HELADO, es admisible para registro, pues el prefijo CER no es un adjetivo calificativo ya que no designa una cualidad predicable del HELADO. Es un prefijo evocativo del sustantivo CEREAL. Cosa diferente ocurriría con combinaciones como RICOHELADO que no podría registrarse, pues el adjetivo «RICO» califica una cualidad esencial de los productos alimenticios, la de ser agradables al paladar (coloquialmente “ricos”). 8 Actora: LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CÍA S.C.A., expediente 5288, Consejera Ponente: Olga Inés Navarrete Barrero En la Interpretación Prejudicial 3-IP-2003 9, el Tribunal Andino diferenció las denominaciones descriptivas de las evocativas y advirtió que el carácter descriptivo de un signo no es de por sí suficiente para impedir su registro. Dijo así : «La naturaleza del signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad

distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos. La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de «Cómo» es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada, por ejemplo por un consumidor medio, es igual a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de estos; «frío» podrá emplearse para caramelos pero no para hielo, por denota