CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00044-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre la marca TRANSPACK previamente registrada para distinguir los servicios de la clase 39 internacional y el signo TRANSPACK para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 / IDENTIDAD DE SIGNOS – Transpack / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo es Transpack / MARCA NOTORIA – Lo es TRANSPACK de la clase 39 / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo TRANSPACK para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 por existir similitud y riesgo de confusión con la marca notoria TRANSPACK de la clase 39 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Las pruebas reseñadas permiten concluir que TRANSPACK LTDA, viene usando la denominación «TRANSPACK» en forma continua y con anterioridad a la fecha de solicitud del registro presentado por INTERNEXA S.A. E.P.S. para actividades relacionadas con transporte, embalaje, almacenaje de mercancías y organización de viajes. Además se demuestra que el signo previamente registrado tiene un reconocimiento nacional e internacional y que ha sido publicitado en diferentes medios especialmente en el directorio telefónico de Bogotá por más de 33 años; que ha efectuado inversiones para promover su actividad comercial y que su titular TRANSPACK LTDA. ha sido reconocida, a través de su marca registrada, como una empresa que ha contribuido con el desarrollo empresarial del país. Probado como está que la marca TRANSPACK clase 39 internacional de propiedad de TRANSPACK LTDA. es una marca de las denominadas notorias, concluye la Sala que le asiste razón a la demandante en cuanto la Superintendencia de Industria y

Comercio no podía otorgar registro para ninguna otra clase de producto o servicio con el signo TRANSPACK, pues como ya se vio el artículo 136 literal h de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción de un signo distintivo notoriamente conocido como acontece en el caso bajo examen. Lo anterior, si se tiene en cuenta que las marcas confrontadas son idénticas y que, por tanto, su coexistencia en el mercado llevaría al público consumidor a pensar que tienen un mismo origen empresarial dada la notoriedad de la marca TETRAPACK de propiedad de la demandante. En este orden de ideas, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados y a título del restablecimiento del derecho ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro de la marca TRANSPACK clase 35 de la clasificación internacional de Niza a nombre de INTERNEXA S.A. E.P.S.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00044-01

Actor: TRANSPACK LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Se decide en única instancia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por la empresa TRANSPACK LTDA. contra la Superintendencia de Industria y Comercio que concedió a INTERNEXA S.A. E.S.P. el registro de la

marca TRANSPACK, para distinguir todos los productos comprendidos, en la clase 35 internacional de Niza.

I. LA ACCIÓN TRANSPACK LTDA, presentó por conducto de apoderado, acción de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones N° 33719 del 23 de octubre de 2001, 01466 del 28 de enero de 2002 y 24647 de 2002 por medio de las cuales la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por TRANSPACK LTDA. y concedió a INTERNEXA S.A. E.S.P. el registro de la marca TRANSPACK nominativa para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 35 internacional de Niza; resolvió el recurso de reposición y el de apelación y confirmó la decisión.

A título de restablecimiento del derecho solicitó la cancelación del registro del signo nominativo TRANSPACK como marca y el reconocimiento, determinación, liquidación y pago de los perjuicios materiales y morales.

A. HECHOS TRANSPACK LTDA. se constituyó bajo la normatividad de una empresa de responsabilidad limitada con el objeto de: “… H. Manejo y depósito de documentos empresariales, organización, codificación y clasificación de documentos.

Transporte de datos en la ciudad ( urbano), servicio inmediato de recuperación de información…” La división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca a TRANSPACK para distinguir todos los servicios comprendidos en la clase 39 de la clasificación internacional de Niza. INTERNEXA S.A. E.S.P. solicitó a la división de signos distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa «TRANSPACK» para distinguir productos comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza. El 24 de mayo de 2001 fue publicado el extracto de la solicitud en la gaceta N° 504. El 12 de julio de 2001 TRANSPACK LTDA. presentó oposición con fundamento en su marca TRANSPACK, para distinguir todos los productos de la clase 39 según certificado N° 178827 vigente hasta el 19 de abril de 2005. Por Resolución 33719 del 23 de octubre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por TRANSPACK LTDA. y concedió a INTERNEXA S.A. E.S.P. el registro como marca del signo TRANSPACK para distinguir servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, trabajos de oficina, transcripción de comunicaciones, servicios con fines publicitarios, publicidad por televisión, radio, correo, prensa e Internet comprendidos en la clase 35 internacional de Niza, decisión que fue impugnada por medio de los recursos de reposición y apelación. La Superintendencia de Industria y Comercio desató los recursos de reposición y apelación y confirmó la decisión a través de las Resoluciones 01466 y 24647 de 2002.

B. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

La actora invoca como violados los artículos 2°, 6° y 61 de la Constitución Política; 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486

de la Comunidad Andina de Naciones y 56 del Decreto 1190 de 1978 1, por las siguientes razones: A juicio de la demandante, con la expedición de los actos demandados se desconocieron las disposiciones sobre protección de la propiedad intelectual pues se registró un signo idéntico para distinguir servicios distintos a los amparados con el registro concedido con anterioridad a TRANSPACK LTDA. 1 «Por el cual se incorpora a la Legislación Nacional la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena» Considera que la demandada no observó las causales de irregistrabilidad de la marca contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 que prohíbe registrar como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectaría indebidamente el derecho de un tercero en particular, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos servicios o productos o para productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Afirmó que la Superintendencia al proferir los actos acusados pasó por alto que el artículo 154 de la Decisión 486 le otorga a su titular el derecho a su uso exclusivo respecto de los servicios que distingue y a impedir la utilización de signos idénticos o similares en relación con servicios diferentes, cuando su uso induzca a error al público consumidor y le cause perjuicios económicos antijurídicos. Aseguró que no puede considerarse distintivo un signo que reproduce un signo utilizado por otra empresa de alto reconocimiento y trayectoria, pues una vez INTERNEXA S.A. E.S.P. decida transportar a través de la Internet los datos que

usualmente ha venido manejando TRANSPACK LTDA, el público consumidor no sabrá de que empresa se trata y asociará la procedencia de la marca con

TRANSPACK LTDA.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Aseguró que el signo cumplía todos los requisitos establecidos en la normativa andina para ser registrado como marca, por lo que resolvió conceder el registro a favor de INTERNEXA S.A. E.S.P. y declarar infundada la oposición de la actora.

Estimó que analizadas en conjunto las marcas controvertidas, el riesgo de confusión no se verificaba pues de lo que se trata es de un mismo signo en el que recaen dos o más derechos de marca autónomos pertenecientes a distintos titulares, utilizados en relación con una clase o variedad de servicios, fácilmente diferenciables. La confundibilidad equivale a tomar una cosa por otra, esto es, en el ámbito marcario, viciar el entendimiento de los consumidores sobre el origen de los productos o servicios. Para que exista riesgo de confusión debe surgir un conflicto entre dos signos idénticos o semejantes desde el aspecto visual, fonético o conceptual. Según el principio de especialidad, la protección de la marca se circunscribe a los productos o servicios descritos en su registro, por lo tanto, el derecho a evitar el registro de un signo solicitado se extiende solo a los signos que pretendan distinguir los mismos productos o servicios. En el caso particular, por distinguir servicios de género diferentes ambos signos puede coexistir pacíficamente en el mercado sin causar confusión en el público

consumidor. Según lo ha señalado el Tribunal Andino de Justicia, para que un nombre comercial sea exitosamente oponible a una marca solicitada o registrada debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca y la confundibilidad debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara. En el presente caso el signo «TRANSPACK» propiedad de TRANSPACK LTDA y el de propiedad de INTERNEXA S.A E.S.P. distinguen servicios sustancialmente diferentes que impiden que surja el riesgo de confusión. INTERNEXA S.A. E.S.P. fue citado al proceso como tercero interesado y allegó escrito de oposición en calidad de coadyuvante de la parte demandada. Manifestó que su actividad económica es diferente a la de la demandante pues está dirigida a mercados diferentes lo que descarta su confundibilidad. En cualquiera de los servicios de telecomunicaciones está implícito el concepto de transmisión de datos; transportar en este ámbito significa propagar una señal hasta un lugar determinado. En contraste, la actividad desarrollada por TRANSPACK LTDA. consiste en movilizar objetos o personas de un lugar a otro, actividad que se ejerce dentro del marco del denominado contrato de transporte distinguido e individualizado por la legislación. Los mercados a los que se dirigen los servicios son completamente diferentes al igual que sus medios de publicidad. Difícilmente un usuario va a encontrar que en el acarreo de un objeto va a toparse con una empresa de telecomunicaciones. Respecto al riesgo de confusión aseguró que para que este exista es necesario que concurran dos circunstancias que influyen en la elección del producto o servicio. La primera hace referencia a los signos entre los cuales debe existir

identidad visual, conceptual o fonética. La segunda, corresponde al análisis que debe hacerse de los productos y servicios que identifican las marcas en conflicto, para lo cual se debe recurrir al principio de especialidad que circunscribe la protección de las marcas a los productos o servicios descritos en el registro, buscando evitar el registro de una solicitud marcaria para aquellos signos que pretendan distinguir los mismos productos o servicios que guarden relación con ellos. En consecuencia, como la marca registrada y la opositora abarcan servicios diferentes, no hay riesgo de confusión ya que están dirigidas a públicos diferentes cuyos clientes requieren una calificación especial, dado que por tratarse de una marca en un idioma diferente al castellano, el público al cual se dirija debe poseer una capacidad de diferenciación mayor a la común. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se denegarán las pretensiones de la demanda.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: Que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero, en los términos previstos en la legislación andina.

Que tratándose de signos denominativos su comparación deberá hacerse siguiendo las reglas del cotejo de tal manera que el juez nacional competente deberá establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entre el nombre comercial denominativo TRANSPACK y el signo denominativo solicitado

para su registro TRANSPACK de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados concedieron el registro de la marca TRANSPACK a la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza por considerar que no se presentaba conexión competitiva ni riesgo de confusión con la marca «TRANSPACK» previamente registrada a favor de TRANSPACK LTDA. para distinguir los servicios de la clase 39 internacional.

Los servicios que ampara la clase 35 de la clasificación internacional de Niza son: “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.” Los servicios que ampara la clase 39 de la clasificación internacional de Niza son: “Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes”

Las marcas confrontadas son: Marca concedida: TRANSPACK. Titular: INTERNEXA S.A. E.P.S.

Marca opositora: TRANSPACK. Titular: TRANSPACK LTDA.

La actora argumenta que la decisión de conceder el registro de la marca a INTERNEXA S.A. E.S.P. viola los artículos 2°, 6° y 61 de la Constitución Política, 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 56 del Decreto 1190 de 1978.

La cuestión fundamental consiste en determinar si el signo TRANSPACK clase 35 cuyo titular es TRANSPACK LTDA., es o no una de las denominadas marcas notorias y por ende debe la Sala remitirse al artículo 136, literal h de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efectos de concluir si los actos acusados lo infringen. Previamente, es menester anotar que en sentencia del 8 de junio de 20062, esta Sección examinó la temática que en esta ocasión replantea la demandante al decidir la acción de nulidad contra el acto que concedió el registro del signo mixto «TRANSPACK» para los servicios comprendidos en la clase 36 internacional. En aquella ocasión, la Sala precisó que el signo no era registrable porque la normativa andina no permite conceder el registro de una marca idéntica o semejante a una previamente registrada y el signo solicitado no tenía otros elementos de distintividad. Puso de presente que la palabra «TRANSPACK» es de fantasía ya que su significado no forma parte del conocimiento común, razón por la cual su coexistencia llevaría a pensar que tienen un mismo origen empresarial. Frente a la notoriedad de la marca «TRANSPACK» registrada, de igual manera la Sala advirtió que se probó que TRANSPACK LTDA. ha estado dentro del mercado interno muchos años y es ampliamente conocida dentro del sector. Con fundamento en lo anterior, se declaró la nulidad de los actos que concedieron el registro de la marca TRANSPACK (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 36 internacional a la empresa INTERNEXA S.A. Procede la Sala a resolver los cargos formulados en la demanda.

El cargo relativo a la violación del artículo 136 literal h de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Señala la norma: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. 2 Expediente: 2003-00096. Actor: TRANSPACK LTDA. Consejera Ponente: Dra. Martha Sofía Sanz

Tobón. Aseguró la demandante que el registro de la marca concedido a INTERNEXA S.A. E.P.S. busca posesionar en el mercado nacional e internacional un signo que hoy es plenamente reconocido. Frente a la notoriedad de la marca3 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial dijo: “El artículo 224 [Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina] consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características: para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Lo anterior se debe analizar con el artículo 230, que establece qué se

debe entender por sector pertinente. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.” … “El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. … “Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b)la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; b)la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; c)el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; d)las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; e)el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; f) el valor contable del signo como activo empresarial; g)el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

h)la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; i) los aspectos del comercio internacional; o, j) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 3 Artículo 225 de la Decisión 486.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. Siguiendo las reglas de comparación entre los signos denominativos, del cotejo de las marcas en controversia se evidencia que: se trata de signos de fantasía o imaginativos, pues no tienen significado real en ningún idioma y entre ellos existe identidad ortográfica y fonética. Sin embargo, para poder determinar si tal identidad impediría el registro de la marca TRANSPACK clase 35 debe la Sala llegar a la convicción de que el signo previamente registrado TRANSPACK clase 39 de propiedad de la actora es un signo distintivo notoriamente conocido. Lo anterior por cuanto es sabido que la función de la marca es identificar un producto en concreto y no a toda la gama de productos existentes; en consecuencia, es perfectamente viable, según lo ha precisado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que puedan existir marcas idénticas en favor de distintos titulares, registradas para distinguir productos y servicios inclusive ubicados en la misma clase, siempre que su uso no induzca en error u ocasione un riesgo de confusión o de asociación como ocurriría en los casos en que el

registro pugne con una marca notoria. Sobre el particular, esta Sala en reiterada jurisprudencia, ha precisado que el principio de especialidad busca evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes.4 Al respecto también el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido: “Con la Decisión 486 el amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el riesgo de asociación, el riesgo de uso parasitario y el riesgo de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo, idéntico o similar, a la marca notoria. Para demostrar el uso y la notoriedad de la marca, del nombre comercial y la enseña comercial, la actora allegó las siguientes pruebas: 4 Ver sentencia del 2 de octubre de 2003. Exp. 2001-00003. Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA  Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el que consta que TRANSPACK LIMITADA se constituyó por Escritura Pública 1289 de 1968 (25 de abril), inscrita el 2 de mayo de ese año bajo el número 75942 del libro respectivo. (Folio 35)

 Certificación del 22 de enero de 2002 suscrita por la coordinadora de operaciones de la internet de Páginas Amarillas.com en la que manifiesta que ha desarrollado para TRANSPACK LTDA. la ciber página que está alojada con el siguiente dominio www.transpackltda.com. (Folio 72)  Certificación del 8 de noviembre de 2002, en la que el Ingeniero de Proyectos de COLOMSAT S.A. hace constar que el 8 de junio de 1999 celebró contrato de posting con TRANSPACK LTDA. y que su última renovación se produjo el 8 de junio de 2002. (Folio 73)  Certificación del 28 de junio de 2001, en la que la Directora de la Cámara Colombo Francesa de Comercio de Industria señaló que TRANSPACK LTDA. ha estado vinculada a esa entidad desde hace 15 años. (Folio 74)  Certificación del 27 de junio de 2001 en la que el Director Ejecutivo de «COLOMBIAN AMERICAN CHAMBER OF COMERCE» hace constar que TRANSPACK LTDA., es miembro de esta cámara desde octubre de 1973. (Folio 76)  Certificación del 5 de julio de 2007 en la que la Cámara de Comercio Italiana hace constar que la actora está vinculada con dicha cámara desde el 19 de febrero de 1997. (Folio 77)  Documento donde la Cámara de Comercio de Bogotá exalta la labor cumplida por la actora durante 25 años, por haber contribuido al fortalecimiento del sector empresarial. (Folio 78)

 Certificado del 27 de junio de 2002 suscrito por el Gerente de la Banca de Empresas del Banco Unión Colombiano en el que consta que desde el 19 de septiembre de 1985 tiene vínculos con esa entidad. (Folio 79)  Certificado del 10 de julio de 2002 suscrito por el Jefe de Servicios del Banco de Bogotá, en el que hace saber que desde el 17 de septiembre de 1985 tiene vínculos con esa entidad. (Folio 80)  Certificado de VARIGLOG, AIR-FRANCE y PANAVIA S.A. donde consta que esas entidades han sostenido relaciones comerciales con la empresa TRANSPACK LTDA. (Folios 81 a 83)  Certificado de la COALICIÓN EMPRESARIAL ANTICONTRABANDO (BUSINESS ANTI-SMUGGLING COALITIONBASC) de junio de 2002, en el que anuncia que TRANSPACK LTDA. cumple todos los requisitos para calificar como miembro del programa BASCcapítulo Cundinamarca. (Folio 84)  Certificado del 18 de octubre de 2002 suscrito por el Gerente del Director Telefónico de Bogotá, en donde informa que TRANSPACK LTDA. aparece publicada en las Páginas Blancas y Amarillas secciones EMBALAJES, TRANSPORTES INTERNACIONALES, DEPÓSITOS PARA MUEBLES MUDANZAS INTERNACIONALES, del directorio a partir de la edición 1969 y hasta la edición de 2002. (Folio 86)  Otras certificaciones sobre la excelencia y distinción de la demandante. Las pruebas reseñadas permiten concluir que TRANSPACK LTDA, viene usando

la denominación «TRANSPACK» en forma continua y con anterioridad a la fecha de solicitud del registro presentado por INTERNEXA S.A. E.P.S. para actividades relacionadas con transporte, embalaje, almacenaje de mercancías y organización de viajes. Además se demuestra que el signo previamente registrado tiene un reconocimiento nacional e internacional y que ha sido publicitado en diferentes medios especialmente en el directorio telefónico de Bogotá por más de 33 años; que ha efectuado inversiones para promover su actividad comercial y que su titular TRANSPACK LTDA. ha sido reconocida, a través de su marca registrada, como una empresa que ha contribuido con el desarrollo empresarial del país. Probado como está que la marca TRANSPACK clase 39 internacional de propiedad de TRANSPACK LTDA. es una marca de las denominadas notorias, concluye la Sala que le asiste razón a la demandante en cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio no podía otorgar registro para ninguna otra clase de producto o servicio con el signo TRANSPACK, pues como ya se vio el artículo 136 literal h de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción de un signo distintivo notoriamente conocido como acontece en el caso bajo examen. Lo anterior, si se tiene en cuenta que las marcas confrontadas son idénticas y que, por tanto, su coexistencia en el mercado llevaría al público consumidor a pensar que tienen un mismo origen empresarial dada la notoriedad de la marca TETRAPACK de propiedad de la demandante. En este orden de ideas, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados y a título del restablecimiento del derecho ordenará a la Superintendencia de Industria

y Comercio que cancele el registro de la marca TRANSPACK clase 35 de la clasificación internacional de Niza a nombre de INTERNEXA S.A. E.P.S. Comoquiera que prosperó el cargo relacionado con la notoriedad de la marca, la Sala se releva de hacer el examen de los restantes cargos enunciados en la demanda siendo suficiente los argumentos expresados para declarar la nulidad de los actos demandados. Por último la Sala expresa que no accederá al reconocimiento de los perjuicios reclamados por cuanto no fueron objeto de prueba al interior del proceso. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: PRIMERO.- Declárase la nulidad de las Resoluciones 33719 del 23 de octubre de 2001, 01466 del 28 de enero de 2002 y 24647 de 2002 por las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a INTERNEXA S.A. E.S.P. el registro de la marca nominativa «TRANSPACK» para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza. SEGUNDO.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca «TRANSPACK» para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza. TERCERO.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de la presente providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. CUARTO.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las

anotaciones de rigor. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de la Sección Primera, en sesión de la fecha.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO