CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00054-01-2009

SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN – Requisitos / PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO DE PATENTABILIDAD – Etapas / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PATENTABILIDAD – Términos / EXAMEN DE PATENTABILIDAD – Requisitos / SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓNAbandono porque no se solicitó ni pagó oportunamente el examen de patentabilidad [E]s claro que la solicitud de la patente en comento quedó cobijada con la obligación prevista en el artículo 44 de la Decisión 486, esto es, solicitar el examen de si la invención es patentable, y al no haberle dado cumplimiento, como consta en autos, la consecuencia que debía soportar no era otra que la declaración de abandono de su solicitud, como en efecto se hizo en las resoluciones demandadas, de allí que éstas se encuentren ajustadas a la normatividad comunitaria en comento, y no sean contrarias a las que invoca la actora como violadas, que por lo demás las de la decisión 344 habían quedado sustituidas por la nueva normatividad en todas las etapas que no se habían iniciado en el trámite de su solicitud. De modo que la decisión acusada está acorde con las normas comunitarias en comento, en especial con el artículo 44 en cita de la Decisión 486, amén de que no hay demostración alguna de la desviación de poder que aduce la actora, luego la Sala no encuentra probados los cargos que se le formulan, por consiguiente negará las súplicas de la demanda.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES – Registro / ACTO QUE DECLARA EN

ABANDONO LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN – Naturaleza jurídica / ACTO DE TRÁMITE – Lo es el que declara en abandono la solicitud de patente de invención / ACTO DEFINITIVO – Lo es el que hace imposible continuar con el trámite administrativo / ACTO DE TRÁMITE – Es susceptible de control judicial cuando hace imposible continuar con el trámite administrativo / ACTO QUE DECLARA EN ABANDONO LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN – Control judicial Si bien el acto reseñado [la declaración de abandono de la solicitud presentada por la actora para que se le concediera el privilegio de patente de invención

titulada “UN METODO EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE EMPAQUE

DECORADO CON TINTA PARA IMPRESIÓN, EN PARTICULAR PARA EMPAQUES ASEPTICOS.”CONDÓN Y SISTEMA DE COLOCACIÓN”] es de trámite, por cuanto no resuelve el fondo del asunto, se observa que impide la continuación de la actuación administrativa respectiva, por lo tanto se considera como definitivo, atendiendo lo previsto en el artículo 50, inciso último, del C. C. A., de allí que sea pasible de examen por parte de esta jurisdicción.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 50 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 44

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil nueve (2009)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00054-01

Actor: TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en referencia incoada contra la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, por acto suyo que declara el abandono de una solicitud de patente.

I. LA DEMANDA TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C. C. A., visto el escrito inicial de demanda y el de corrección a la misma, solicita a la Sala que en proceso de única instancia acceda a las siguientes

1. Pretensiones: Primera.- Declarar la nulidad de las siguientes resoluciones proferidas por esa entidad: - Núm. 34577 de 26 de octubre de 2001, por medio de la cual, se declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención contenida en el expediente Núm. 98-026714; y, - Núm. 01532 del 28 de enero de 2002, mediante la cual, se confirma la decisión de la Resolución núm. 34577, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra aquélla.

Segunda.- Que, como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, declarar procedente el examen de patentabilidad en el trámite administrativo en referencia, ordenar el cumplimiento de la sentencia dentro de los términos previstos en los artículos 176 y 177 del C.C.A., y condenar a la demandada a

pagar las costas del proceso.

2. Hechos El 13 de marzo de 1998 la actora solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio patente para la invención “UN

METODO EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE EMPAQUE DECORADO CON TINTA PARA IMPRESIÓN, EN PARTICULAR PARA EMPAQUES ASEPTICOS.”CONDÓN Y SISTEMA DE COLOCACIÓN”, solicitud que se tramitó en el expediente aludido y fue publicada en la Gaceta Oficial. Al efecto dio cumplimiento a todos los requisitos exigidos en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y a los requerimientos que le hizo la Superintendencia, incluyendo el pago de la tasa y su comprobante para esa clase de solicitud por $ 481.000.oo; presentó el respectivo extracto de la patente para su publicación; el protocolo del respectivo poder bajo el No. 14681, y demás documentos pertinentes, de modo que bajo la vigencia de la Decisión 344 no omitió requisito alguno fijado por ella. Estando en curso dicha solicitud, entró a regir la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y con fundamento en su artículo 44 la Superintendencia resolvió DECLARAR ABANDONADA la solicitud de privilegio de esa patente, mediante la Resolución 34577 de 28 de enero de 2002, la cual le fue notificada personalmente el 15 de marzo de 2002, y contra ella interpuso el recurso de reposición, a su turno decidido mediante la Resolución 01532 de 28 de enero de 2002.

3. Normas violadas y el concepto de violación A los actos acusados les endilga los siguientes cargos:

3.1. Vicio de forma y de procedimiento, por desconocer los trámites y procedimientos de la Decisión 344, vigente en ese momento, contenido en sus artículos 23 a 27, pues es la normativa que debía aplicarse y no la Decisión 486, por cuanto se está ante normas procesales sustanciales, que por lo mismo no pueden aplicarse de manera retroactiva. 3.2. Desvío de poder por cuanto los actos enjuiciados obedecen a un afán recaudador de la Administración Central y por un cambio de legislación se ve afectado un derecho adquirido de quienes tienen cumplidos los requisitos bajo la legislación anterior, sólo por el pago de una tasa contributiva, respecto de la cual es evidente el vacío de la nueva norma al no prever el perjuicio ocasionado a numerosas solicitudes que habían cancelado oportunamente el mencionado tributo bajo la normatividad anterior, al generar la posibilidad de declararlas abandonadas, con lo cual resulta lesiva incluso del interés general.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio se opone a las pretensiones de la demanda, acepta como cierto los hechos de demanda, y sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron con cabal aplicación del artículo 44 y demás disposiciones de la Decisión 486, que no es cierto que el abandono se hubiera decretado por la no cancelación de la tasa en él señalada, sino en el hecho de que no se solicitó en su oportunidad ( 6 meses después de la

publicación de la solicitud de patente ) el examen de patentabilidad previsto en ese artículo, de aplicación inmediata por ser norma de procedimiento, tal como se expone en el acto acusado. Propone la excepción de inepta demanda por no estar cabalmente individualizado el acto administrativo al no haber sido demandados todos los actos que originaron la declaración de abandono, pues solo impugna la resolución 01532 de 28 de enero de 2002, de modo que ante la eventualidad de que sólo se declare su nulidad, quedaría vigente la 34577 de 2001.

III. PRUEBAS DEL PROCESO Como tales se trajeron los antecedentes administrativos de las resoluciones acusadas.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSION Dentro del término para alegar se pronunció la entidad demandada en el sentido de reafirmar en los argumentos expuestos en la contestación de la misma.

V. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO En el presente asunto, el Agente del Ministerio Público solicitó el trámite de la interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en los cargos (folio

154). VI.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en sentencia de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en los cargos, de 6 de junio de 2007, proceso Núm. 045-IP-2007, concluyó lo siguiente: “PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma. La norma comunitaria en materia procesal se

aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: La oficina nacional competente, en el marco del procedimiento establecido en los Capítulos III y IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, se juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada y será publicada en la Gaceta Oficial a fin de que las personas que tengan un interés legítimo puedan presentar oposiciones. Cumplido este procedimiento, a solicitud de la parte interesada y consiguiente pago de la tasa correspondiente, la oficina nacional competente, haya habido o no contradictorio, procederá al examen de patentabilidad, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones de patentabilidad; agotado el procedimiento, la oficina procederá al examen definitivo para otorgar o no el título de la patente: de resultar favorable el examen, la patente será otorgada; de resultar parcialmente desfavorable, el título será concedido para las reivindicaciones aceptadas; y de ser desfavorable, el título será denegado.

TERCERO: La iniciativa del procedimiento dirigido a que se examine si la invención es patentable es de carga del solicitante, toda vez que la norma comunitaria le exige la formulación de una petición expresa al

efecto, dentro del plazo fijado por la disposición prevista en el artículo 44 de la Decisión 486. Se trata de una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial. La satisfacción de la exigencia activa un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional competente emita un primer pronunciamiento acerca de la patentabilidad de la invención, y brinda al solicitante la posibilidad de subsanar, en el plazo fijado por la Decisión, los defectos advertidos por la oficina competente. El procedimiento culmina con un nuevo pronunciamiento de la oficina en referencia que, de no contar con la respuesta oportuna del peticionante, o de subsistir los defectos de patentabilidad advertidos la primera vez, conducirá a la denegación de la solicitud. La norma comunitaria deja a discreción de los Países Miembros la posibilidad de cobrar una tasa por la realización del examen de patentabilidad de la invención, de modo que es de su competencia la fijación del régimen que discipline el monto de la tasa y el procedimiento para su cobro.

CUARTO: En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria. Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre

Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.” VII.- DECISION No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. La excepción propuesta Está sustentada en que la actora no demandó todos los actos que conforman la decisión acusada, pudiéndose observar de entrada que esa apreciación es inexacta, por cuanto en escrito de corrección de la demanda, visible a folio 52, se impugnan tanto el acto que declaró abandonada la solicitud como el que resolvió el recurso de reposición, único que procedía contra aquél. Por ende, se declarará no probada la excepción de inepta demanda propuesta por la entidad demandada.

2. La decisión acusada 2.1. Objeto y motivos de la misma Se trata de la declaración de abandono de la solicitud presentada por la actora para que se le concediera el privilegio de patente de invención titulada “UN

METODO EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE EMPAQUE DECORADO

CON TINTA PARA IMPRESIÓN, EN PARTICULAR PARA EMPAQUES ASEPTICOS.”CONDÓN Y SISTEMA DE COLOCACIÓN”, mediante la Resolución núm. 34577 de 26 de octubre de 2001, confirmada por la Resolución Núm. 01532 del 28 de enero de 2002 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las razones que se adujeron para ello, en resumen, consisten en que el artículo

44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que dentro de los 6 meses desde la publicación de la solicitud, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable, pudiendo los Países Miembros cobrar una tasa para ese examen, y si vencido ese plazo sin que el solicitante hubiera pedido la realización del examen, la solicitud caerá en abandono. Que la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 señala que para el caso del procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de entrada en vigencia; y la Circular Unica, Título X, de la Superintendencia, estableció que atendiendo la anterior disposición transitoria, la necesidad de pedir la realización del examen de patentabilidad se aplicará a las solicitudes de patente o de modelo de utilidad que a la fecha de entrada en vigencia de esa decisión no hayan sido publicadas, debiéndose adjuntar el comprobante de pago de la tasa respectiva. Que en este caso la Decisión 486 empezó a regir el 1º de diciembre de 2000, la solicitud fue publicada el 27 de marzo de 2001, y dentro de los 6 meses siguientes a dicha publicación no se presentó petición por el interesado para hacer el examen de fondo. 2.2. Carácter de dicha decisión Si bien el acto reseñado es de trámite, por cuanto no resuelve el fondo del asunto, se observa que impide la continuación de la actuación administrativa respectiva, por lo tanto se considera como definitivo, atendiendo lo previsto en el artículo 50,

inciso último, del C. C. A., de allí que sea pasible de examen por parte de esta jurisdicción. 3.- Examen de la cuestión planteada. 3.1. Sostiene el actor que esa decisión está afectada de vicio de forma y de procedimiento, por desconocer los trámites y procedimientos señalados en los artículos 23 a 27 de la Decisión 344, vigente en ese momento, y es la normativa que debía aplicarse y no la Decisión 486; y de desvío de poder por obedecer a un afán recaudador de la Administración Central y afectar un derecho adquirido bajo la legislación anterior, sólo por el pago de una tasa contributiva. 3.2. Al respecto se observa que al momento de entrar en vigencia la Decisión 486, en el asunto del sub lite ya se había cumplido la etapa del examen de forma de la solicitud previsto en el artículo 211 de la Decisión 344 y en virtud de ello se había ordenado la publicación de la misma, la cual se encontraba pendiente de efectuar. Por consiguiente estaba pendiente la etapa del examen de fondo de la patentabilidad de la solicitud, que se regía por el artículo 272 de la Decisión 344, la cual debía surtirse después de la publicación, que tuvo lugar el 27 de marzo de 2001, y de haberse cumplido los plazos señalados en los artículos 25 o 26 ibídem. Dado el principio de aplicación inmediata de las normas procesales a las diligencias no iniciadas, se tiene que esa etapa había quedado sujeta a la nueva normatividad, la Decisión 486. Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad advierte en la interpretación

prejudicial atrás referenciada, que “La nueva normativa, en lo concerniente a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.” (folio 184) 1 El citado artículo dice: “Artículo 21. Además de la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión.” 2 Dicho artículo, en su inciso primero, reza: “Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.” El artículo 44 de la Decisión 486, en que se sustentan las resoluciones acusadas, es del siguiente tenor: “Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.” El Tribunal dice que de ese artículo “se desprende el establecimiento de una carga adicional para el solicitante de la patente, que es la iniciativa de un procedimiento dirigido al examen de patentabilidad de la invención, toda vez que se le exige, que

dentro del plazo fijado por la disposición citada, la formulación de una solicitud expresa al efecto.” (sicfolio 186) Citando su Proceso 157-IP-2005, agrega que “La satisfacción de esa exigencia abre un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional competente pronuncie un primer juicio acerca de la patentabilidad de la invención y sobre el cumplimiento de los requisitos para la concesión de la patente. De ser negativo este juicio, y una vez notificado, el procedimiento ofrece al solicitante la posibilidad de subsanar, en el plazo fijado por la decisión, los defectos advertidos por la oficina nacional, con el objeto de obtener una decisión definitiva favorable, sin perjuicio de su facultad de pedir, en cualquier momento del trámite, la modificación de la solicitud ( artículo 34), su conversión (artículo 35) división (artículo 36) o fusión (artículo 37), en los términos allí previstos, y hasta de retirarla” (folio 186). De lo anterior concluye a renglón seguido que “la petición oportuna del examen sobre la patentabilidad de la invención constituye una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial”. 3.2. Así las cosas, es claro que la solicitud de la patente en comento quedó cobijada con la obligación prevista en el artículo 44 de la Decisión 486, esto es, solicitar el examen de si la invención es patentable, y al no haberle dado cumplimiento, como consta en autos, la consecuencia que debía soportar no era otra que la declaración de abandono de su solicitud, como en efecto se hizo en las

resoluciones demandadas, de allí que éstas se encuentren ajustadas a la normatividad comunitaria en comento, y no sean contrarias a las que invoca la actora como violadas, que por lo demás las de la decisión 344 habían quedado sustituidas por la nueva normatividad en todas las etapas que no se habían iniciado en el trámite de su solicitud. De modo que la decisión acusada está acorde con las normas comunitarias en comento, en especial con el artículo 44 en cita de la Decisión 486, amén de que no hay demostración alguna de la desviación de poder que aduce la actora, luego la Sala no encuentra probados los cargos que se le formulan, por consiguiente negará las súplicas de la demanda. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA Primero.- DECLÁRASE no probada la excepción de inepta demanda. Segunda.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada en acción de nulidad y restablecimiento del derecho por TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., contra las Resoluciones núms. 34577 de 26 de octubre de 2001 y 01532 del 28 de enero de 2002 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero.- Por secretaría, devuélvase la suma sobrante de la depositada para gastos del proceso. Cuarto.- En firme esta decisión y previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 19 de febrero de 2009.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN