CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00056-01-2007

RIESGO DE CONFUNDABILIDAD - Inexistencia entre los signos RUMATEX y ATEX desde el punto de vista ortográfico, fonético y evocativo / RUMATEXRegistrabilidad ante el signo ATEX Las marcas a analizar son, entonces, las siguientes: RUMATEX Marca concedida, ATEX Marca previamente registrada. Por sentencia de 30 de agosto de 2007, la Sala tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de un caso con escasa diferencia del que es objeto de estudio, en el cual se analizó el riesgo de confundibilidad entre las mismas marcas «RUMATEX» (nominativa) para productos de la Clase 17 y «ATEX» (nominativa) para productos de la Clase 16 Internacional. Concluyó que las marcas no resultaban confundiblemente semejantes pues el prefijo RUM le otorgaba al signo RUMATEX suficiente fuerza distintiva y que del análisis de conjunto de ambas expresiones, resultaba que no generaban riesgo de confusión para el consumidor. Esta Sala sostuvo: «Empezando por el análisis ortográfico el cual se refiere a la conformación de cada uno de los vocablos, debe señalarse que el signo que pretende registrarse se encuentra conformado por tres sílabas; RU/MA/TEX, mientras que la marca registrada tan sólo por dos; A/TEX. Por su parte el primero de los vocablos analizados está compuesto por siete letras, mientras que el segundo lo conforman cuatro. El primer vocablo tiene por terminación la totalidad del segundo, siendo idéntica la secuencia de letras de la terminación de la primera y la totalidad de la segunda. Respecto de la similitud fonética los vocablos analizados son idénticos en la terminación ATEX, pero en el

primero de los signos estudiado el prefijo RUM le genera fuerza distintiva al signo que pretende registrarse, impidiendo de esta forma el riesgo de confusión. Por su parte con ocasión de la similitud ideológica debe señalarse que la terminación ATEX es evocadora del vocablo LATEX, más aún si se tiene en cuenta que los signos que se encuentran en disputa amparan productos relacionados con el mencionado material. Por tratarse de un caso idéntico, resulta imperioso concluir que el registro del signo mixto «RUMATEX» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 17 Internacional estuvo bien concedido pues indudablemente no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por ser gozar de suficiente distintividad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., trece (13) de septiembre de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00056-01

Actor: PEGATEX LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por PEGATEX LTDA. contra el acto administrativo con que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió a RUMATEX DE COLOMBIA LTDA. el registro de la marca «RUMATEX» (mixta) para distinguir

todos los productos de la Clase 17 Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA PEGATEX LTDA., domiciliada en Mosquera (Cundinamarca), presentó por medio

de apoderado la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare nulo el acto administrativo formado por las siguientes decisiones: a) La Resolución 23902 de 2002 (26 de julio) por la cual la Jefe de la División de Signos distintivos de la SIC concedió a RUMATEX DE COLOMBIA LTDA. el registro de la marca mixta «RUMATEX» para distinguir todos los productos de la Clase 17 Internacional («caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos»). b) La Resolución 32077 de 2002 (30 de septiembre) por la cual la misma funcionaria desató el recurso de reposición confirmando su decisión inicial. c) La Resolución 33133 de 2002 (18 de octubre) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC decidió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la Resolución 23902 de 2002. 1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro de la marca. 1.2. Hechos El 5 de febrero de 2002, RUMATEX DE COLOMBIA LTDA. presentó a la SIC

solicitud de registro del signo «RUMATEX» (mixto) como marca para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 17 Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 514 del 22 de marzo de 2002. PEGATEX LTDA. presentó oposición con base en su marca nominativa «ATEX» registrada para distinguir productos de la Clase 16 Internacional, según certificado de registro 191598 vigente hasta el 29 de noviembre de 2006. Por Resolución 23902 (21 de marzo) la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por PEGATEX LTDA. y otorgó a RUMATEX DE COLOMBIA LTDA. el registro de la marca «RUMATEX + GRÁFICA» para los productos de la Clase 17 Internacional por considerar que entre el signo solicitado y la marca registrada no existían semejanzas capaces de inducir al público en error. La actora presentó los recursos de reposición y de apelación contra la Resolución 23902 de 2002. Al decidirlos se confirmó el acto impugnado. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violados los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se violaron estas normas al concederse el registro de la marca «RUMATEX» (mixta), aun cuando ésta carece de distintividad suficiente frente a los productos que distingue la marca «ATEX» comprendidos en la Clase 16 Internacional. El signo solicitado «RUMATEX» (mixto) es confundiblemente semejante con la

marca «ATEX» (nominativa) cuya titularidad ostenta PEGATEX LTDA. ya que desde los puntos de vista visual, ortográfico, fonético y conceptual el signo solicitado y la marca previamente registrada presentan semejanzas capaces de crear confusión en el público consumidor.

II. CONTESTACIONES Fueron citados al proceso la SIC, como parte demandada, y RUMATEX DE COLOMBIA LTDA. en calidad de tercero interesado como titular del registro concedido de la marca «RUMATEX» (mixta). superficialidad 2.1. La SIC sostuvo que al comparar el signo «RUMATEX + GRÁFICA» y la marca «ATEX» concluyó que no eran confundibles y que no ofrecían semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas capaces de inducir en error al consumidor, de modo que no se presentaba la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Agregó que del análisis de conjunto de los signos resultaba que entre el signo mixto «RUMATEX» y la marca previamente registrada «ATEX» (nominativa) no existían las semejanzas alegadas por la actora, y reiteró que dicha semejanza se presentaría de fraccionarse los signos, práctica prohibida por las reglas para el cotejo marcario esbozadas por el Tribunal Andino. 2.2. RUMATEX DE COLOMBIA LTDA., notificada del auto admisorio de la demanda 1, no contestó.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial 206-IP-2005 de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución 23902 de 2002 (26 de julio), la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la observación presentada por PEGATEX LTDA. y concedió a RUMATEX DE COLOMBIA LTDA. el registro de la marca «RUMATEX» (mixta) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 17 Internacional, por considerar que entre la marca solicitada y la marca registrada no existían semejanzas capaces de inducir al público en error y, por tanto, podían coexistir en el mercado sin causar confusión al consumidor.

Los productos comprendidos en la Clase 16 en que PEGATEX LTDA. tiene registrada su marca «ATEX» son los siguientes: 1 Fl. 143 «Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.» Los productos comprendidos en la Clase 17 distinguidos por RUMATEX DE COLOMBIA LTDA. con su marca «RUMATEX» son:

«Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.» La actora argumenta que al conceder el registro del signo «RUMATEX» (mixto) la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser éste registrable para productos de la Clase 17 Internacional y por considerar que en el análisis comparativo no tuvo en cuenta las similitudes que presenta con su marca nominativa «ATEX». El problema fundamental de la litis consiste en determinar si a la luz de las reglas trazadas por el Tribunal Andino y esta Sala, el signo «RUMATEX + GRÁFICO» para distinguir productos de la Clase 17 Internacional es suficientemente distintivo, pese a estar registrada la marca «ATEX» para productos en la Clase 16 Internacional, según certificado de registro 191598 vigente hasta el 29 de noviembre de 2006. En otras palabras, si el signo mixto «RUMATEX» está o no afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuyo tenor literal es el siguiente: «Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;» Al efectuar el análisis de registrabilidad la Sala tendrá en cuenta las reglas que el Tribunal reiteró en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, en los siguientes términos: «A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los

signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).» Las marcas que se deben comparar son estas: Marca concedida Marca opositora ATEX Siguiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aplicada en igual forma por esta Sala 2, para efectos de su comparación la marca concedida se apreciará como denominativa 3, porque su elemento

nominativo (RUMATEX) predomina sobre el figurativo, que apenas consiste en el tipo de letra con sombra y contorno. Las marcas a analizar son, entonces, las siguientes: RUMATEX ATEX Marca concedida Marca previamente registrada 2 Expediente 11001-03-24-000-2000-06302-01, Actora: ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A., Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade 3 El Tribunal sostuvo: «La marca mixta se conforma por un elemento denominativo, es decir una palabra o conjunto de palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual y un elemento gráfico que puede componerse de una o varias imágenes, que en suma deben formar un conjunto marcario capaz de ser distintivo. La comparación de las marcas en conflicto determinará si entre ellas existe confusión, la que puede ser directa o indirecta. Se debe realizar el cotejo entre una marca mixta y una denominativa, destacando que, para la comparación, deberá tenerse en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables, además el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, porque es a través de la denominación, como se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico, por sus características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes. Para establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas mixta y denominativa, se debe analizar si existen semejanzas

suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. Al respecto el Tribunal ha señalado: «La Doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas. El siguiente concepto de Aldo Cornejo es ilustrativo al respecto, cuando dice que: En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio.» Por sentencia de 30 de agosto de 2007 4, la Sala tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de un caso con escasa diferencia del que es objeto de estudio, en el cual se analizó el riesgo de confundibilidad entre las mismas marcas «RUMATEX» (nominativa) para productos de la Clase 17 y «ATEX» (nominativa) para productos de la Clase 16 Internacional. Concluyó que las marcas no resultaban confundiblemente semejantes pues el prefijo RUM le otorgaba al signo RUMATEX suficiente fuerza distintiva y que del análisis de conjunto de ambas expresiones, resultaba que no generaban riesgo de confusión para el consumidor.

Esta Sala sostuvo: «Empezando por el análisis ortográfico el cual se refiere a la conformación

de cada uno de los vocablos, debe señalarse que el signo que pretende registrarse se encuentra conformado por tres sílabas; RU/MA/TEX, mientras que la marca registrada tan sólo por dos; A/TEX. Por su parte el primero de los vocablos analizados está compuesto por siete letras, mientras que el segundo lo conforman cuatro. El primer vocablo tiene por terminación la totalidad del segundo, siendo idéntica la secuencia de letras de la terminación de la primera y la totalidad de la segunda. Respecto de la similitud fonética los vocablos analizados son idénticos en la terminación ATEX, pero en el primero de los signos estudiado el prefijo RUM le genera fuerza distintiva al signo que pretende registrarse, impidiendo de esta forma el riesgo de confusión. Por su parte con ocasión de la similitud ideológica debe señalarse que la terminación ATEX es evocadora del vocablo LATEX, más aún si se tiene en cuenta que los signos que se encuentran en disputa amparan productos relacionados con el mencionado material. [...] la terminación ATEX evoca el material del cual están compuestos los productos amparados, lleva a la Sala a concluir que dicho sufijo no puede ser parámetro de comparación al momento de efectuar el cotejo marcario. Debe por lo tanto precisarse que no existe riesgo de confusión alguna entre ATEX y RUMATEX, pues el prefijo RUM no puede compararse con ningún conjunto de letras de ATEX, generando la suficiente distintividad para poder registrarse como marca para distinguir productos de la clase 17 internacional. Ahora bien, respecto de la confusión indirecta, el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial 207-IP-2005 explicó que pueden

presentarse dos clases de confusiones: “la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad 4 Consejera Ponente: Dra. Martha Sofía Sánz Tobón, Expediente: 11001032400020030044501, Actora: PEGATEX LTDA. de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.” De acuerdo con el análisis efectuado en párrafos precedentes, debe concluirse que no existe riesgo de confusión indirecta, comoquiera que el vocablo ATEX no es apropiable para productos de la clase 17 internacional, evitando de esta forma que se crea por parte de los consumidores que los productos que contengan el mencionado sufijo, pertenecen a un mismo empresario.» Por tratarse de un caso idéntico, resulta imperioso concluir que el registro del signo mixto «RUMATEX» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 17 Internacional estuvo bien concedido pues indudablemente no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por ser gozar de suficiente distintividad. Así se declarará. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 13 de septiembre de 2007.

MARTHA SOFÍA SÁNZ TOBÓN CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARCO ANTONIO VELILLA MORENO