CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00059-01-2018

COTEJO MARCARIO - Entre el signo TRANSPACK y el nombre comercial, la enseña comercial y la marca mixta TRANSPACK previamente depositados en la SIC / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD – Se rompe cuando existe conexión competitiva / MARCA – Concepto / NOMBRE COMERCIAL – Concepto / SIGNO DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO – Concepto / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo TRANSPACK por diluir la fuerza distintiva que caracteriza al signo notorio previamente registrado TRANSPACK, y disminuir su valor comercial y publicitario / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Del anterior material probatorio, el cual en su mayoría aparece en las sentencias referenciadas líneas atrás, la Sala advierte que con los mismos se desvirtúa los argumentos esgrimidos por la entidad demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso, en el sentido de que la sociedad TRANSPACK LTDA, demuestra plenamente la notoriedad de los signos distintivos TRANSPACK, en especial la publicidad de tales signos a través del Internet (fls. 165 a 200), circunstancia que permite concluir que con el signo solicitado se puede inducir a error al público consumidor, esto es, al pensar que los signos con la denominación TRANSPACK prestan a su vez los servicios de la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. En otras palabras, se produce en el consumidor una confusión que indudablemente afecta el origen empresarial de la actora, pues si se permite la coexistencia de la marca cuestionada con los signos notoriamente conocidos de la sociedad demandante, puede llegarse a la dilución

de la fuerza distintiva de los mismos y deteriorar sus valores comerciales y publicitarios, tal como lo pregona la norma comunitaria y lo consideró esta Corporación en otras decisiones.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 18 de junio de 2009, Radicación 11001-03-24-000-2003-00095-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; 8 de junio de 2006, Radicación 11001-03-24-000-200300096-01, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón; 23 de junio de 2010, Radicación 1100103-24-000-2003-00234-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 154 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 155 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 200 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 234

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00059-01

Actor: TRANSPACK LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO –SIC

Referencia: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL – REGLAS DE

CONFUNDIBILIDAD – PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD – NOTORIEDAD DE UN

REGISTRO MARCARIO.

La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad TRANSPACK LTDA en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de las resoluciones 38418 de 26 de noviembre de 2001, 01461 del 28 de enero de 2002 y 28451 de 30 de agosto de 2002, expedidas por la

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante las cuales se concedió el registro de la marca TRANSPACK (nominativa), a nombre de la sociedad INTERNEXA S.A., para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado (fls. 202 a 217), el apoderado judicial de la sociedad TRANSPACK LTDA, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] PRIMERO. Que se declare la NULIDAD de la RESOLUCIÓN 34418 de fecha 26 de NOVIEMBRE DE 2001, expedida por la JEFATURA DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la empresa TRANSPACK LTDA., a través de apoderado y se concedió el REGISTRO de la marca TRANSPACK – Nominativa, a la empresa INTERNEXA S.A., para distinguir: todo tipo de transacciones comerciales que se realicen a través de la bolsa. Comprendidos en la Clase 36 Internacional, con vigencia para diez (10) años contados a partir de la ejecutoria de la Resolución de la cual se reclama la nulidad.

SEGUNDO: Que igualmente se declare la NULIDAD de la

RESOLUCION 01461, que data del día 28 del mes de ENERO del año 2002, por medio de la cual la JEFATURA DE LA DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINDUSTRIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO resuelve el RECURSO DE REPOSICION impetrado por mi representado a través de apoderado judicial confirmando la decisión contenida en la RESOLUCION 38418 del 26 de NOVIEMBRE de 2001.

TERCERO: Que se declare la NULIDAD de la RESOLUCIÓN 28451 que data del 30 de Agosto de 2002, expedida por el

SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO), por medio de la cual se resuelve el RECURSO DE APELACION interpuesto y sustentado en tiempo por mi representado, a través de apoderado, Confirmando la decisión contenida en la RESOLUCIÓN 38418 de 2001, y la cual fuera Notificada por Edicto que se desfijó el día 23 de octubre de 2.002.

CUARTO: Que como consecuencia de la anterior declaración, y en calidad de Restablecimiento del Derecho, se ordene la cancelación del registro de la marca TRANSPACK –Nominativa-, para la Clase 36

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas establecida en el Acuerdo de Niza, otorgada a la empresa INTERNEXA S.A., empresa domiciliada en la ciudad de Medellín, identificada con el NIT. 811021654-9.

QUINTO: Que en consecuencia y como Restablecimiento del Derecho, se reconozca y ordene la determinación y liquidación de los perjuicios materiales y morales que con las decisiones de esta Superintendencia,

adoptadas en Resoluciones Nos. 38418, 01461 y 28451 respectivamente, se causaron a mi representada.

SEXTO: Que igualmente, como Restablecimiento del Derecho, se ordene a la Nación – Superintendencia de Industria y Comercio, que pague a TRANSPACK LTDA (empresa demandante), el valor de los Perjuicios tanto materiales como morales que se reconozcan y determinen en el fallo respectivo.

SEPTIMO: La Liquidación de las anteriores condenas, deberá efectuarse mediante sumas liquidas de moneda de curso legal en Colombia, las cuales se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor, o al por mayor, conforme a lo dispuesto por el

Articulo 178 del Código Contencioso Administrativo.

OCTAVO: Que para el cumplimiento de la Sentencia, se ordene dar aplicación a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo […]” (negrillas fuera de texto).

I.2. Los hechos El apoderado de la parte actora señaló que la sociedad INTERNEXA S.A., el 10 de abril de 2001 solicitó el registro como marca del signo denominativo TRANSPACK, para distinguir servicios de la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “[…] todo tipo de transacciones comerciales que se realicen a través de la bolsa […]”. Recodó que la sociedad TRANSPACK LTDA., es titular de: (i) la marca mixta TRANSPACK (certificado 178827), para distinguir servicios de la Clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] servicios de transporte,

embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes […]”; ii) la enseña comercial mixta TRANSPACK para distinguir los servicios comprendidos en las Clases 39 (depósito 014043), 36 (depósito 14408) y 16 (depósito 14379) del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Manifestó que la sociedad TRANSPACK LTDA., formuló oposición al registro en comento con fundamento en su marca mixta y sus enseñas comerciales mixtas

TRANSPACK.

Indicó que la Jefatura de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 38429 de 26 de noviembre de 2001, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad TRANSPACK LTDA. y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado. Puso de presente que frente a la anterior decisión presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Comentó que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 01461 de 28 de enero de 2002, resolvió el recurso de reposición, confirmando el contenido de la Resolución 38429 de 26 de noviembre de 2001, razón por la cual concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 28451 de 30 de agosto de 2002, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

Manifestó que con los actos administrativos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio quebrantó los artículos 2º, 6º y 61 de la Constitución Política; 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. Adujo que la vulneración de la normatividad citada se debe a que al conceder la Superintendencia de Industria y Comercio la marca TRANSPACK, se afectó los derechos de la sociedad demandante, ya que el tercero se estaría apropiando de la trayectoria que tiene la empresa TRANSPACK LTDA., “[…] pues ésta, lleva aproximadamente 35 años operando y funcionando en Colombia, ya posee un good – will adquirido, la cantidad de dinero que ha invertido en publicidad y estrategias de mercado […]”. Aseguró que las disposiciones constitucionales se desconocieron, en el entendido de que es obligación del Estado dar protección a la Propiedad Intelectual, por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la Ley. Expuso que los actos administrativos acusados se fundamentaron en la no similitud entre las clases 39 y 36 “[…] y del producto TRANSPACK que registra INTERNEXA S.A. […]”, esto es, en cuanto a que no hay lugar a confusión, ni similitud en los signos utilizados, razones que no son de recibo, toda vez que el signo solicitado corresponde íntegramente al número de sílabas, de fonemas, pronunciación y representación gráfica de la marca previamente registrada. Alegó que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció “[…] los

derechos previamente adquiridos desde la creación y constitución de la sociedad TRANSPACK LTDA., desde 1995, fecha en la cual se le otorga el registro de la marca TRANSPACK […]”. Expresó que lo que pretende INTERNEXA S.A., es ingresar al mercado y presentar sus servicios y productos, bajo una denominación ampliamente reconocida como la de TRANSPACK, lo que determinaría que no tendría que invertir en publicidad ni adquirir un Good –Will. Aseveró que la marca TRANSPACK cumple con todos los requisitos exigidos para que sea considerada como notoria. Además, señaló que los “[…] signos gozan de una protección especial e independiente, como la que se pretende ejercer con esta acción, que llevará sin duda a impedir el uso de una marca confundible y que se pueden concluir como Riesgo de Confusión o Asociación; Daño Económico o Comercial injusto por razón de la fuerza distintiva del signo y Aprovechamiento injusto de la reputación del signo […]”. Concluyó que no comparte lo expuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados, “[…] pues como se ha venido advirtiendo la marca TRANSPACK es de propiedad exclusiva de TRANSPACK LTDA, sea para la clase que se pretenda y que como se demostró que INTERNEXA S.A., busca acoger el transporte de datos propios del objeto social de TRANSPACK LTDA, como parte de su objeto y desarrollo en el mercado, atendiendo las ventas utilizando medios modernos en tecnología de internet, el que está utilizando TRANSPACK LTDA hace años […]”.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que con la expedición del acto acusado la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sostuvo que no existe relación entre los servicios o actividades de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, que identifica la marca registrada en la clase 39 por la sociedad actora y las transacciones comerciales que se realicen a través de la bolsa de servicios que se encuentran dentro de la clase 36 del signo solicitado. En efecto, advirtió que los servicios amparados son sustancialmente diferentes y, por ende, no se presenta riesgo de confusión, esto es, al tener una finalidad, naturaleza y consumidor de destino diferentes, por lo cual hace posible su coexistencia en el mercado. Manifestó que la notoriedad de la marca no fue probada por la parte demandante y aunque así hubiera sido, no se afectaría el registro de la marca demandada, por cuanto los efectos de la protección de las marcas notorias se aplican solamente en la medida que se pueda presentar riesgo de confusión frente al consumidor, lo cual en este caso no sucede. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD INTERNEXA S.A. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos (fls. 278 a 292): Manifestó que de las pruebas aportadas por el demandante se observa que la

actividad económica de la sociedad Transpack Ltda es la de transportar cosas, lo que es completamente disímil de la actividad económica de la sociedad INTERNEXA S.A. y, que, como consecuencia de ello, es imposible que el consumidor al cual dirigen su fuerza de venta, sea fácilmente confundible, “[…] a no ser, como en este caso, que se trate de acomodar la situación de tal forma que se quiera presentar que el transporte de cosas es igual a la transmisión de datos, sin que ello, como sea demostrado sea cierto […]”. Adujo que si bien es cierto que el registro de la marca concede a quien lo hace el derecho exclusivo sobre ella, también lo es que ello no significa que lo sea para todos los productos y servicios, pues el uso exclusivo se debe predicar solo para aquellas que distinguen los bienes y servicios en los cuales se encuentra registrada, de conformidad con el principio de la especialidad. Expresó que atendiendo las orientaciones que imparte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en torno a la marca notoria, no considera que la marca de la sociedad actora demandante cumpla con los requisitos que al respecto se han trazado, dado que los documentos que acompañó al proceso, con miras a demostrar la notoriedad, no se colige que, con anterioridad a la expedición de los actos acusados, aquella obtuvo el reconocimiento necesario para que su nombre adquiriera status a que se refiere el tribunal, más si consideramos que en gran parte la publicidad aportada, como prueba de ello, la marca aparece completamente diferente como se le otorgó, pues divide el anglicismo Trans y debajo la palabra Pack, separados por una flecha, queriendo significar con ello transporte de paquetes, sufriendo con ello un cambio sustancial al momento de

ser usada que afectan su identidad. Concluyó que si se analizan los criterios de conexión frente a los servicios que prestas la sociedad demandante y la sociedad demandada, fuerza concluir que ninguno de ellos puede predicarse para el caso sub lite, puesto que la marca Transpack – nominativa – para la clase 36 internacional difiere de la marca Transpack – mixta para la clase 39 internacional.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 92-IP-2015 de fecha 10 de diciembre de 2015 (fls. 408 a 421), en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso examinado, en particular sobre los artículos 136 literales a), b) y h), 190 y 225 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y de oficio, de los artículos 191, 192, 193, 200, 224 y 229.

Luego de realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…] PRIMERO: La corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pueda existir entre el signo denominativo TRANSPACK y los signos mixtos TRANSPACK, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

SEGUNDO: La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y

el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se soporta en dos factores: a) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. b) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La Corte consultante deberá establecer si la enseña mixta TRANSPACK era real, efectiva y constantemente usada en el mercado al momento de la solicitud del signo denominativo TRANSPACK. Además, deberá determinar si los signos en conflicto generarían riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

TERCERO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características: - Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486. - Debe ganarse dicha notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. - Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, dilución

y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad de signo a registrar con el notoriamente conocido. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Respecto del riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de

un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Este dispondrá para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, sobre la base de las pruebas presentadas. Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente; es decir, la oficina nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que pueden intervenir en dicho estudio. La corte consultante deberá determinar si la marca mixta TRANSPACK era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo denominativo TRANSPACK, de conformidad con las prueba obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro genera alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

CUARTO: La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia

[…]”. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 30 de agosto de 2011, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, el tercero

interviniente y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad TRANSPACK LTDA., en contra de las resoluciones 38418 de 26 de noviembre de 2001, 01461 de 28 de enero de 2002 y 28251 de 30 de agosto de 2010, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca TRANSPACK, para distinguir productos comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad INTERNEXA S.A. La parte actora señaló que los actos administrativo acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 2º, 6º y 61 de la Constitución Política; 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. V.2.- La causal de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad la consagrada en el 134, 135 literal b), 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, los

cuales disponen lo siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las

circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o

detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”. “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue

registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”. “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del