CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00060-01-2018

COTEJO MARCARIO - Entre el signo TRANSPACK y el nombre comercial, la enseña comercial y la marca mixta TRANSPACK previamente depositados / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD – Se rompe cuando existe conexión competitiva / MARCA – Concepto / NOMBRE COMERCIAL – Concepto / SIGNO DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO – Concepto / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo TRANSPACK por diluir la fuerza distintiva que caracteriza al signo notorio previamente registrado TRANSPACK y disminuir su valor comercial y publicitario / REITERACIÓN

DE JURISPRUDENCIA

[S]e evidencia claramente que la marca mixta TRANSPACK y, por ende, su actividad, poseían una amplia trayectoria empresarial, y por lo tanto, sus signos distintivos gozan de la calidad de notorios. Todo lo anterior permite concluir que los signos distintivos de la actora, al ser considerados como notoriamente conocidos, deben ser protegidos tanto en su prestigio como en el good will de la empresa, ya que si se mantuviese el registro de la marca cuestionada, podría afectar el poder que por sí mismo tiene el signo notorio, para ofrecer en venta o vender sus servicios, los cuales según la actora los viene construyendo desde el año 1968, gracias al esfuerzo de mercadeo, publicitario y de calidad invertido en los mismos. Además, TRANSPACK se ha sostenido altivamente dentro del sector correspondiente a las actividades de transporte y embalaje en particular, lo que hace que al mantenerse el registro de la marca en conflicto, se pueda diluir la fuerza distintiva que lo caracteriza así como deteriorar su valor comercial y

publicitario, tal como lo predica la norma Comunitaria.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 18 de junio de 2009, Radicación 11001-03-24-000-2003-00095-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; de 19 de julio de 2018, Radicación 11001-03-24-000-200300059-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 200 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE

2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 229

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00060-01

Actor: TRANSPACK LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad La Sala decide, en única instancia, la demanda1 promovida por la sociedad TRANSPACK LTDA., a través de apoderada, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 38408 de 26 de noviembre de 2001, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 01409 de 28 de enero de 2002, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y 28437 de 30 de agosto de 2002, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad.

Además, solicita que se le ordene a la SIC pagar el valor de los perjuicios tanto materiales como morales que se reconozcan y determinen en el fallo respectivo. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.- Como hechos relevantes de la demanda, la actora adujo, en síntesis, lo

siguiente: 1°: Que la sociedad INTERNEXA S.A E.S.P. solicitó el registro de la marca “TRANSPACK” (NOMINATIVA), para distinguir productos de la Clase 41 Internacional. 1 En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, que se interpreta como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. 2°: Agregó que, publicada la solicitud en la Gaceta núm. 504 de 29 de mayo de 2001, formuló oposición contra el registro solicitado con fundamento en su nombre comercial y su marca “TRANSPACK”, otorgada por la SIC en el mes de abril de 1995. 3°: Indicó que, mediante la Resolución núm. 38408 de 26 de noviembre de 2001, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca “TRANSPACK” (NOMINATIVA), Clase 41 Internacional, a favor de la empresa INTERNEXA S.A. E.S.P., decisión contra la cual interpuso los recursos de reposición y apelación. 4°: Anotó que, a través de la Resolución núm. 01409 de 28 de enero de 2002, la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición de manera confirmatoria; y con Resolución núm. 28437 de 30 de agosto de ese año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la citada entidad, también confirmó la decisión impugnada. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al conceder el registro la marca en mención, violó los artículos 2°, 6° y 61 de la Constitución Política; 134, 135, 136, literales a), b), h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de 2000, de la Decisión 486 de 2000; 56 y siguientes del Decreto 1190 de 1978 y todas aquellos que sean concordantes en la legislación interna, complementarios y aplicables a esta materia. Afirmó que, la vulneración de la normativa citada se debe a que la SIC al conceder la marca “TRANSPACK” la afecta, debido a que el tercero se estaría apropiando de la trayectoria que tiene su empresa, TRANSPACK LTDA., la cual lleva aproximadamente 35 años operando y funcionando en Colombia, ya posee un good – will adquirido y ha invertido una gran cantidad de dinero en publicidad y estrategias de mercado (folio 214). Agregó que, fueron quebrantadas las disposiciones Constitucionales por cuanto es obligación del Estado dar protección a la Propiedad Intelectual, por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la Ley, y que se desconocieron flagrantemente los aspectos referentes al derecho marcario al habérsele concedido a un tercero la marca de su titularidad. Indicó que, los actos administrativos acusados se basaron en la no similitud entre las Clases 39 y 41 “[…] y del producto TRANSPACK que registra INTERNEXA

S.A. E.S.P. […]”.

Sostuvo que, no le asiste razón a la SIC ya que desconoce los derechos

previamente adquiridos desde la creación y constitución de la sociedad TRANSPACK LTDA., y que desde el año 1995 se le otorgó el registro de la marca

“TRANSPACK”.

Expresó que, el consumidor acostumbrado a utilizar los servicios de TRANSPACK LTDA., según el cumplimiento de su objeto social, como es el TRANSPORTE DE DATOS, cuando encuentre la publicidad de INTERNEXA S.A. E.S.P.- indicando la marca “TRANSPACK” como SERVICIO, a pesar de haberla registrado como producto, puede creer que TRANSPACK LTDA., por ejemplo ya no ejerce las labores que estaba acostumbrado a contratar, o en cuanto al transporte de información de datos, podrá contratar a TRANSPACK asignada a INTERNEXA S.A. E.S.P., con el pleno convencimiento de que contratan a TRANSPACK LTDA., situación, que va en detrimento de sus intereses y la afectación comercial que ello conllevaría, pues los consumidores asocian la marca con la calidad y el producto que conocen y sin duda el apropiarse de un nombre plenamente reconocido tanto nacional como internacionalmente tendrá asegurado parte del contacto de la clientela que hoy le pertenece a TRANSPACK LTDA., en uso de la marca “TRANSPACK. Agregó que, TRANSPACK LTDA., publicita su marca “TRANSPACK”, a través del directorio telefónico desde el año 1969 a 2003; además, el dominio www.transpackltda.com, dentro de la página web paginasamarillas.com de Publicar, como también, mediante un contrato de Hosting desde el 8 de junio de 1999 a la fecha, según certificación expedida por COLOMSAT S.A., lo que demuestra que la actora anuncia sus servicios por medios técnicos en su página

de INTERNET, situación que se complica, cuando se pretende tener acceso a los servicios de TRANSPACK, pues se encuentra el consultante que INTERNEXA S.A. E.S.P., que utiliza este medio para la promoción de sus servicios, anuncia a TRANSPACK como el líder de su actividad, el portador de portadores, y lo que es peor, el líder en transporte de datos, que de manera alguna tiene que ver con los productos de revistas, folletos y demás sobre los cuales le fue asignado el registro de la marca TRANSPACK. Resaltó que, no hay duda de que la marca “TRANSPACK”, de la cual es titular, cumple con todos los requisitos de la marca notoriamente conocida, por la cual ha venido trabajando y que dada esta circunstancia, tiene una protección especial. Respecto al nombre comercial anotó que, tanto el artículo 603 del C. de Co., como los artículos 191 y 193 de la Decisión 486 de la CAN, señalan el primer uso como adquisición de derecho a uso exclusivo, dándole al depósito ante la División de Signos Distintivos de la SIC, un carácter declarativo2. 2 Folio 217 ibidem II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda en los siguientes términos: Indicó que, respecto de los hechos de la demanda, en especial, el octavo y décimo

tercero, no es verdad que ella tenga la intención de crear confusión en el mercado de la demandante, toda vez que como lo reconoce la actora, el objeto social de INTERNEXA S.A. E.S.P., es la prestación de servicios de telecomunicaciones; y que la marca “TRANSPACK” es ampliamente conocida por los proveedores de servicio de Internet, el cual difiere sustancialmente del mercado de la demandante. Consideró que, la actora tiene una grave confusión en relación con los servicios que presta al sostener en su escrito que la actividad propia de la empresa TRANSPACK LTDA. es el transporte y que dentro de su objeto social se incluye el “transporte de datos”3. Estimó que, la confusión en que incurre es llevar a un terreno distinto el transporte de datos, que obviamente está inmerso cuando se está en presencia de la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 3 Folio 288 ibidem Agregó que, en cualquiera de las clases de los servicios de telecomunicaciones está implícito el concepto de transmisión de señales o datos; y que cuando se refieren a él en el léxico de las comunicaciones, se puede indistintamente utilizar el término de transporte, que no significa otra cosa que la propagación de una señal o datos hasta un lugar determinado. Anotó que, el servicio portador también se denomina servicio de transporte, el cual no puede confundirse con el transporte o movilización de objetos o personas, puesto que son actividades muy diferentes, ya que cuando se trata de la actividad económica de movilización de objetos se está en presencia de un contrato de transporte, el cual es completamente disímil de la actividad económica de

INTERNEXA.

Ahora, sobre el uso exclusivo de la marca, afirmó que este no significa que lo sea

para todos los productos o servicios de la clasificación, ya que con fundamento en el principio doctrinal de la regla de la especialidad, dicho uso exclusivo solo se predica para aquellas marcas que distinguen los productos o servicios para los cuales fue registrada, por lo que no existe la posibilidad de oponerse a todo el mundo, sino contra aquellos que pretendan usar la marca con el propósito de inducir al público a error. Respecto al contenido del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la CAN, manifestó que la norma permite el registro de marcas similares o idénticas en diferentes clases, siempre y cuando no se produzca entre ellas riesgo de confusión y asociación, situación que, a su juicio, no sucede con la marca de la actora y la de INTERNEXA, debido a que, como ya lo indicó, las mismas están llamadas a distinguir productos y servicios en sectores del mercado completamente diferentes, como son el trasporte y el embalaje de mercancías, con la transmisión o transporte de señales de telecomunicaciones. En cuanto a la confundibilidad que pudiera generar su marca con el nombre comercial TRANSPACK LTDA., señaló que por la diversidad del mercado en donde se encuentran ubicados y cumplen su función distintiva, el riesgo de confusión o asociación que puedan presentar es ninguno. Respecto a la notoriedad de la marca de la actora, afirmó que esta no cumple con los requisitos trazados por la jurisprudencia del Tribunal Andino, dado que de los documentos aportados no se colige que con anterioridad a la expedición de los actos acusados, aquélla tuvo el reconocimiento para que su nombre alcanzara el

status a que se refiere el Tribunal. II.1.2. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa, en síntesis, lo siguiente: Que al expedir los actos administrativos acusados la entidad observó plenamente el trámite previsto en materia marcaria, garantizando con ello el debido proceso y el derecho de defensa. Señaló que, contrario a lo afirmado por la actora, los productos y servicios amparados por las marcas en conflicto carecen de relación por no concurrir en los mismos ningún elemento que permita concluir su interdependencia o rasgo común capaz de inducir a error al consumidor. Que, en efecto, el registro de la marca “TRANSPACK”, cuyo titular es la sociedad TRANSPACK LTDA, fue concedido para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 internacional, esto es, transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes; y que el nomenclator internacional, adicionalmente, precisa que “[…] la Clase 39 comprende esencialmente los servicios prestados transportando personas o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire u oleoducto) y los servicios necesariamente relacionados con el depósito de mercancías en un almacén o en otro edificio con vista a su preservación o custodia[…]”. Que, por su parte, el signo “TRANSPACK” de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., está destinado a distinguir servicios de educación y esparcimiento, comprendidos en la Clase 41 Internacional. Indicó que, entre los servicios comprendidos en la Clase 39 y los servicios comprendidos en la Clase 41, no encuentra relación alguna de la que pueda

predicarse una potencial posibilidad de confusión por parte de los consumidores de unos y otros y del mercado en general, pues no se trata de servicios complementarios ni intercambiables, no son del mismo género y responden a diferentes finalidades. Que, en consecuencia, debe descartarse por completo el riesgo de confusión alegado por la sociedad demandante, como argumento para provocar la anulación del acto administrativo que concedió la marca “TRANSPACK” a favor de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., en la medida en que, como ha quedado expuesto, no hay impedimento jurídico ni práctico que ponga en duda la posibilidad de que se presente en el mercado la coexistencia de marcas iguales o similares, en tanto la cobertura de los servicios sea diferente y no pueda predicarse relación alguna entre los mismos. Frente a la notoriedad de la marca, adujo que el reconocimiento de la misma está sujeto al cumplimiento de requisitos de tipo probatorio establecidos detalladamente en la legislación andina, por lo cual no es posible alegar y mucho menos determinar el carácter notorio de un signo a partir de la simple afirmación que en tal sentido haga el titular. En cuanto a los signos, esto es, la marca “TRANSPACK” concedida a la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P y el nombre y la enseña comercial “TRANSPACK”, que usa la sociedad TRANSPACK LTDA., si bien se acepta la semejanza de los mismos, ello no es suficiente para que se configure la causal de irregistrabilidad. Anotó que, tampoco concurre en el sub lite el segundo supuesto de la norma, que condiciona la irregistrabilidad del signo a que dadas las circunstancias, su uso

pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, debido a que la actora, sociedad TRANSPACK LTDA, se dedica a actividades de transporte, conforme consta en los documentos allegados con la demanda, en los que se hace relación siempre al uso del nombre y enseña, de manera exclusiva, respecto de las actividades de transporte, mientras que la marca concedida a la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. cobija servicios de la Clase 41 (educación y esparcimiento). Concluyó que, entre los servicios y las actividades mencionadas no existe relación alguna, pues se trata de actividades completamente independientes distinguidas con la marca “TRANSPACK”. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO En esta etapa procesal el Ministerio Público guardó silencio. IV-. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes, concluyó4: “[…]PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo TRANSPACK (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo, comparado con signos denominativos y mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. S el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión.

TERCERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momento en que el signo TRANSPCAK (nominativo) fue solicitado para registro, el nombre comercial TRANSPACK (denominativo) era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así 4 Proceso 120-IP-2010. determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:

1. Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante

en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.

2. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.

QUINTO: Cabe derivar que la protección y efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son reconocidos, de modo que el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene alcance en todo el territorio del País Miembro donde se adquiere y no solamente en parte de éste.

SEXTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen un nombre comercial o a una enseña comercial protegidos, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es

necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SÉPTIMO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

OCTAVO: en los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega. De no probarse dicha notoriedad se deberá analizar la conexión competitiva de los signos confrontados.

NOVENO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los servicios que distinguen los signos en conflicto a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a

servicios relacionados a diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata de un caso de conexión competitiva. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 2003-0060, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal[…]”.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial Núm. 120-IP-2010, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de las normas que se transcriben a continuación, así como la interpretación de oficio de los artículos 191, 192, 193, 200, 224, 228 y 229: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]”. “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o

establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. “Artículo 192. – El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. “Artículo 193. – Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. […]”. “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro. […]”. “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido

el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. […]”. “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a os que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional