CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00061-01-2009

COTEJO MARCARIO – Entre el signo TRANSPACK y la marca denominativa TRANSPACK / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD – Alcance / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo TRANSPACK por carecer de distintividad El signo solicitado mixto «TRANSPACK» carece […] de la distintividad requerida para que procediese su registro en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. Para que una marca logre tener fuerza distintiva y capacidad diferenciadora e individualizadora, debe estar provista de elementos que le confieran eficacia particualizadora respecto de otras marcas previamente registradas.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la apropiabilidad y el uso del good will y, el ejercicio efectivo de las actividades amparadas o solicitadas a amparar, ver sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, de 8 de junio de 2006,

Radicación 11001-03-24-000-2003-00096-01, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00061-01

Actor: TRANSPACK LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Se decide en única instancia la acción de nulidad con restablecimiento del derecho ejercida por la empresa TRANSPACK LTDA., contra el acto administrativo de la

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que le concedió a INTERNEXA S.A. ESP el registro del signo mixto «TRANSPACK», para distinguir todos los productos comprendidos, en la Clase 9ª Internacional de Niza1.

I. LA DEMANDA 1 Clase 9ª. Aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos o imágenes, soportes para registros magnéticos, discos acústicos, aparatos para sistemas de telecomunicaciones.

Aparatos para el transporte de grandes volúmenes de información, (voz, datos y video), mediante concesiones conmutadas atm o frame relay, aparatos que permiten un servicio portador nacional conmutado. El 21 de febrero de 2003 TRANSPACK LTDA, domiciliada en Bogotá, presentó por medio de apoderado la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare nulo el acto administrativo formado por las siguientes decisiones: a) La Resolución 38386 de 2001 (26 de Noviembre) por la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por TRANSPACK LTDA. y concedió a INTERNEXA S.A. ESP el registro de la marca «TRANSPACK» para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 9ª Internacional de Niza. b) La Resolución 01460 de 2002 (28 de agosto) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la Resolución 38386 de 2001.

1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene: 1.1.2.1. La cancelación del registro del signo mixto «TRANSPACK» como marca. 1.1.2.2. Se reconozcan, determinen, liquiden y paguen los perjuicios materiales y morales. 1.2. Hechos El 4 de abril de 2001 INTERNEXA S.A. E.S.P. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta «TRANSPACK» para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. El 29 de mayo de 2001 fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 504. TRANSPACK LTDA. presentó oposición con fundamento en su marca denominativa «TRANSPACK», para distinguir todos los productos de la Clase 39, según certificado N° 17827 vigente hasta el 19 de abril de 2015. Por Resolución 38386 de 2001 (26 de noviembre) la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por TRANSPACK LTDA, y concedió a INTERNEXA S.A. E.S.P. el registro como marca del signo «TRANSPACK» para distinguir «aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión,

reproducción del sonido o imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos». TRANSPACK LTDA, presentó los recursos de reposición y de apelación. Por Resolución 1460 de 2002 (28 de enero) el Jefe de la División de Signos Distintivos desató el recurso de reposición, manteniendo su decisión. Por Resolución 28440 de 2002 (30 de agosto), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial despachó el recurso de apelación confirmando en todas sus partes el acto definitivo. 1.3 Normas violadas y concepto de la violación. La actora invoca como violados los artículos 2°, 6° y 61 de la Constitución Política; 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y 56 del Decreto 1190 de 1978 2, por las siguientes razones: Se violaron los derechos de la actora a la protección de su propiedad intelectual reconocida, pues se registró como marca un signo idéntico para distinguir servicios distintos a los amparados con el registro concedido a TRANSPACK LTDA. con anterioridad. La Superintendencia al proferir los actos acusados pasó por alto que el artículo 154 de la Decisión 486 le otorga a su titular el derecho a su uso exclusivo respecto de los servicios que distingue y a impedir la utilización de signos idénticos o similares en relación con servicios diferentes, cuando su uso induzca a error al público consumidor y le cause perjuicios económicos antijurídicos. 2 «Por el cual se incorpora a la Legislación Nacional la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena» El registro se concedió sin tener en cuenta que el signo no es distintivo toda vez que ataca indebidamente el derecho de un tercero. Los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena también prohíben registrar como marcas los signos que de conformidad con el artículo 134 ídem no puedan constituirla y aquellos que carezcan de distintividad. No puede considerarse distintivo un signo que reproduce uno utilizado por otra empresa de alto reconocimiento y trayectoria, pues una vez INTERNEXA S.A. E.S.P. decida transportar a través de la Internet los datos que usualmente ha venido manejando TRANSPACK LTDA, el público consumidor no sabrá de que empresa se trata y asociará la procedencia de la marca con TRANSPACK LTDA. Mientras la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza incluye servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, y organización de viajes, la Clase 9ª comprende los aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores.

El uso de la marca registrada genera confusión en el público consumidor, toda vez que el signo utilizado por INTERNEXA S.A. E.S.P., «TRANSPACK», es igual o similar al de TRANSPACK LTDA. «TRANSPACK», así los productos o servicios ofrecidos por una y otra no correspondan a la misma clasificación, pues se está apropiando el nombre comercial. El nombre comercial y la enseñanza comercial son entidades tales que pueden oponerse a cualquier derecho de propiedad industrial que pretenda reivindicarse, pues su protección es aún estricta con el fin de evitar la confusión en el público consumidor. Así, pues, el registro como marca del signo «TRANSPACK» para distinguir productos de la clase 9ª viola claramente esta regla y causa perjuicios al titular de la marca y del depósito de la enseña comercial «TRANSPACK». En efecto, no puede permitirse el aprovechamiento por INTERNEXA S.A. E.S.P. de la acreditación de la marca «TRANSPACK» que la empresa del mismo nombre ha logrado con su esfuerzo durante los 33 años que viene prestando sus servicios en el mercado. Se trata de un signo notoriamente reconocido en el mercado cuyo ámbito de protección es aún mayor según lo determinan los artículos 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

II. CONTESTACIONES Fueron citados al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio, parte demandada, e INTERNEXA S.A. E.S.P. en calidad de tercero interesado como titulares de la marca «TRANSPACK». 2.1La Superintendencia contestó que el signo cumplía todos los requisitos establecidos en la normativa andina para ser registrado como marca, por lo que

resolvió conceder el registro a favor de INTERNEXA S.A. ESP y declarar infundada la oposición de la actora. La confundibilidad equivale a tomar una cosa por otra, esto es, en el ámbito marcario, viciar el entendimiento de los consumidores sobre el origen de los productos o servicios, Para que exista riesgo de confusión debe surgir un conflicto entre dos signos idénticos o semejantes desde el aspecto visual, fonético o conceptual. Según el principio de especialidad, la protección de la marca se circunscribe a los productos o servicios descritos en su registro. Por lo tanto, el derecho a evitar el registro de un signo solicitado se extiende solo a los signos que pretendan distinguir los mismos productos o servicios. Analizadas en conjunto las marcas controvertidas, el riesgo de confusión no se verifica. En el presente caso sucede lo que es comúnmente aceptado: sobre un mismo signo recaen dos o más derechos de marca autónomos pertenecientes a distintos titulares, utilizados en relación con una clase o variedad de servicios, fácilmente diferenciables. Por distinguir servicios de género diferentes, ambos signos puede coexistir pacíficamente en el mercado sin causar confusión en el público consumidor. Según lo ha señalado el Tribunal Andino de Justicia, para que un nombre comercial sea exitosamente oponible a una marca solicitada o registrada debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca y la confundibilidad debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara. En el presente caso el signo «TRANSPACK» propiedad de TRANSPACK LTDA y el de propiedad de INTERNEXA S.A E.S.P.

distinguen servicios sustancialmente diferentes que impiden que surja el riesgo de confusión. El signo «TRANSPACK» no puede considerarse notorio, por cuanto no se acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones para su declaración. Respecto de la notoriedad de los signos se ha reiterado que no basta su afirmación por el interesado. 2.2INTERNEXA S.A. E.S.P. como tercero interesado, manifestó que los servicios de telecomunicaciones constituyen principalmente su objeto social, la cual se compone de toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos y sonidos, datos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios audiovisuales u otros sistemas electromagnéticos. El transporte de los datos a que se refiere la empresa TRANSPACK LTDA difiere en gran medida de las actividades desarrolladas por INTERNEXA S.A. E.S.P. y, en especial de los servicios que se distinguen con la marca «TRANSPACK» de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. En cualquiera de los servicios de telecomunicaciones está implícito el concepto de transmisión de datos; transportar en este ámbito significa propagar una señal hasta un lugar determinado. El prestador de este servicio a nivel internacional es conocido como «carrier», que es traducido al castellano como portador. En contraste, la actividad desarrollada por TRANSPACK LTDA. consiste en movilizar objetos o personas de un lugar a otro, actividad que se ejerce dentro del marco del denominado contrato de transporte distinguido e individualizado por la legislación. Los

mercados a los que se dirigen los servicios son completamente diferentes al igual que sus medios de publicidad. Difícilmente un usuario va a encontrar que el acarreo de un objeto va a toparse con una empresa de telecomunicaciones. Descartada la confundibilidad de los signos en conflicto, por cuanto se refiere a servicios completamente diferentes e inconexos, debe concluirse que su identidad no era óbice para registrar el signo solicitado. Es claro entonces, que no se configura la cláusula de irregularidad establecida en el artículo 136, literal a), que se inclina en tener en cuenta la circunstancia de riesgo de confusión en el público consumidor. Teniendo en cuenta lo anterior, el signo fue registrado regularmente para distinguir productos y servicios de las Clases 9ª, 16, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó la Interpretación Prejudicial 002-IP-2007 de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución 38386 de 2001 (26 de noviembre), la SIC concedió a INTERNEXA S.A. ESP el registro del signo mixto «TRANSPACK», por considerar que los signos en controversia no presentan conexión competitiva y no existe riesgo de confusión con la marca «TRANSPACK» previamente registrada a favor de TRANSPACK LTDA. para distinguir los servicios de la Clase 9ª Internacional,

que son los siguientes: «Clase 9ª. Aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos o imágenes, soportes para registros magnéticos, discos acústicos, aparatos para sistemas de telecomunicaciones. Aparatos para el transporte de grandes volúmenes de información, (voz, datos y video), mediante conexiones conmutadas atm o frame relay, aparatos que permiten un servicio portador nacional conmutado» La actora argumenta que la denegación de la solicitud del registro viola los artículos 2°, 6° y 61 de la Constitución Política, 134 3, 135 4, 136 5 literales a), b) y h), 154 6, 155 7, 166 8, 190 9, 225 10 y 234 11 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 56 del Decreto 1190 de 1978. La cuestión fundamental consiste en determinar si a la luz de las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y esta Sala, el signo «TRANSPACK» es registrable como marca para distinguir todos los servicios comprendidos en la Clase 9ª Internacional. 3 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas

y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. 4 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia

geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; Para efectos de este fallo, debe recordarse que en sentencia de 8 de junio de 200612, esta Sección examinó la temática que en esta ocasión replantea, al decidir la acción de nulidad que interpuso la actora contra el acto que concedió el registro del signo mixto «TRANSPACK» para los servicios comprendidos en la Clase 36

Internacional. En esa ocasión, la Sala precisó que el signo no era registrable porque la normativa Andina no permite conceder el registro de una marca idéntica o semejante a una previamente registrada y el signo solicitado no tiene otros eleo) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. 5 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de

asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 6 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. 7 Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o

servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial mentos de distintividad, luego es una marca débil. Puso de presente que la palabra «TRANSPACK» es de fantasía y se presume que el significado no forma parte del conocimiento atribuyéndose entonces un mismo carácter empresarial y, frente a la notoriedad de la marca «TRANSPACK» registrada, advirtió que se probó que TRANSPACK LTDA. ha estado dentro del mercado interno muchos años y es ampliamente conocida dentro del sector. El signo solicitado se presenta así: . El signo previamente registrado es el siguiente: o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. 8 Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo

esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. 9 Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. 10 Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. 11 Artículo 234.- Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo.

12 Expediente: 2003-0096, Actora: TRANSPACK LTDA. En la Interpretación Prejudicial pronunciada en el proceso 002-IP-2007, el Tribunal de la Comunidad Andina reiteró que para ser registrable como marca, un signo debe cumplir los siguientes requisitos: « El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.» Así mismo, se ha referido a la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos así: «el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto». (Proceso 04-IP-88, caso: «DAIMLER», publicado en la Gaceta Oficial N° 39, del 29 de enero de 1989). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la «situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo» (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: «Fundamentos de Derecho de Marcas». Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240).»

En efecto, en el presente caso existe identidad ortográfica y fonética, asimismo ambas marcas son de «fantasía» pues su significado no forma parte del conocimiento común. Es importante señalar que si bien existe identidad entre las marcas, para que ellas sean irregistrables se hace necesario que tengan relación directa o indirecta con los servicios que identifican. En reiterada jurisprudencia esta Sala ha dicho que el principio de especialidad busca evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes; sin embargo, dicho presupuesto puede romperse cuando existe conexión competitiva que genere o induzca a error al público consumidor.  El cargo relativo a la violación del artículo 190 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Alega la actora que la denominación del nombre comercial y la enseña comercial, son comunes a la marca mixta «TRANSPACK». Al interpretar las normas comunitarias citadas como violadas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló:

«5. LOS NOMBRES COMERCIALES, SU PROTECCIÓN Y PRUEBA.

El artículo 191 de la Decisión 486 se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el derecho exclusivo sobre el «se adquiere por su primer uso en el comercio y termi