CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00069-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / SIGNO GENÉRICO – Concepto / REGISTRO MARCARIO – Requisitos / COTEJO MARCARIO – Entre el signo BIOTECNOLOGÍA para identificar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa BIOTEC previamente registrada en la misma clase / DENOMINACIÓN GENÉRICA – No es susceptible de registro / APÓCOPE – Concepto / APÓCOPE – Lo es BIOTEC de la palabra genérica BIOTECNOLOGIA / REGISTRO MARCARIONo procede respecto de BIOTEC por ser un signo genérico que carece de distintividad Mediante el acto acusado se concedió el registro de la marca nominativa BIOTEC para distinguir productos comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir diseño, construcción y puesta en operación de plantas de tratamiento de desechos y efluentes orgánicos agroindustriales, agropecuarios y urbanos, mediante la aplicación de tecnologías de fermentación aeróbica (compostaje) y anaeróbica (biodigestores), en aras de lograr su descontaminación, su valorización y su aprovechamiento para fertilización orgánica de los cultivos. [...] Como se puede observar, la marca registrada BIOTEC y el signo genérico BIOTECNOLOGÍA tienen en común la partícula BIOTEC, que según la actora es el apócope de ésta última, lo cual argumenta en el hecho de que la marca en discusión es utilizada comúnmente y en diferentes idiomas en el medio, como lo demuestra por el resultado de la búsqueda que en la página web hace de la palabra BIOTEC. [...] [S]egún el Diccionario de la Lengua

Española “APÓCOPE” significa “supresión de algún sonido al fin de un vocablo”. Para la Sala la partícula TEC hace relación a tecnología, es un apócope de ésta, como es el caso de TECnoquímicas, TÉCnica, TECnicismo, TECnicolor, de tal manera que BIOTEC no sería distintivo respecto de BIOTECNOLOGÍA, pues es claro que ambas se refieren a lo mismo; por ello resulta apenas lógico que sea un término genérico comúnmente utilizado en el medio. Visto, como lo advierte la actora, que para los empresarios y en el medio en que se usa el término BIOTEC, éste es usado como apócope de la palabra genérica BIOTECNOLOGÍA para distinguir servicios de la clase 42 de la clasificación internacional de NIZA, para la Sala es claro que el signo acusado es irregistrable porque es un signo genérico que precisamente indica la cualidad esencial del servicio a que se refiere y por lo tanto no goza de distintividad.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 82 LITERAL D

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00069-01

Actor: CORPORACION BIOTEC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho La Sociedad actora CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA. CORPORACIÓN BIOTEC por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a

obtener las siguientes declaraciones:

1. La nulidad de la Resolución No. 203944 del 10 de diciembre de 1997 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el certificado de registro correspondiente a la marca BIOTEC, para distinguir servicios de la clase 42 a favor de la sociedad

BIOTEC COLOMBIA S.A.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la entidad demandada cancelar el certificado de registro N° 203944.

3. Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la demandada, para que de aplicación al artículo 176 del C.C.A.

4. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta

de Propiedad Industrial. FUNDAMENTOS DE HECHO La actora señaló, en síntesis, los siguientes: La sociedad BIOTEC COLOMBIA S.A. solicitó el registro de la marca BIOTEC para distinguir productos de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Marcas, cuya solicitud se tramitó en el expediente administrativo N° 97-29640. Publicada la solicitud en la gaceta de propiedad industrial, no se presentaron demandas de oposición por parte de terceros.

Mediante la Resolución acusada N° 31206 del 10 de diciembre de 1997 se concedió el registro solicitado. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que corresponde al artículo 81 de la Decisión 344 idem, porque la marca BIOTEC registrada a favor de la sociedad BIOTEC COLOMBIA S.A. constituye un signo genérico respecto de los servicios que identifica, por lo tanto no cumple con las condiciones señaladas en la legislación para que sea procedente su registro pues la marca no goza de distintividad. 2°. Se trasgredió el literal e) del artículo 135 de la decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que corresponde al artículo 82 literal d) de la Decisión 344 porque la marca BIOTEC es una marca genérica respecto de los servicios que identifica, a saber: diseño, construcción y puesta en operación de plantas de tratamiento de desechos y afluentes orgánicos agroindustriales, agropecuarios y urbanos, mediante la aplicación de tecnología de fermentación aeróbica (compostaje) y anaeróbica (biodigestores), en aras de lograr su descontaminación, su valorización y su aprovechamiento para la fertilización orgánica de los cultivos. Que el término BIOTEC, en español, es el apócope de la palabra BIOTECNOLOGÍA; que la Biotecnología según el Convenio sobre diversidad biológica, se define como “toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus

derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Manifestó que entre algunas de las ramas de conocimiento implicadas en la biotecnología están: microbiología, bioquímica, genética, biología celular, química. Concluyó que los signos genéricos y descriptivos, son de libre uso por parte de los fabricantes, productores y prestadores de servicios especializados y que por lo tanto la concesión del derecho de exclusiva sobre el signo BIOTEC, atenta contra la facultad que tienen los empresarios y consumidores de usar libremente dicho signo en el mercado. TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA - La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones allí reclamadas adujo, en esencia, lo siguiente: Que efectuado el examen de la marca BIOTEC nominativa para distinguir servicios de la clase 42, se concluye que no está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 y por lo tanto cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria para ser registrada como marca. Manifestó que la expresión BIOTEC (nominativa) goza del elemento de distintividad y que además no lleva al consumidor a confusión y engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades de los servicios de que trata en el ramo de la agroindustria y que contrario a lo afirmado por la parte actora, de

ninguna manera significa BIOTECNOLOGÍA, ya que BIOTEC no tiene significado alguno dentro del idioma español. Resalta que la expresión BIOTEC no constituye la designación común o usual para los servicios agroindustriales, como tampoco es una expresión genérica que implique en el consumidor la idea inmediata de que se trata de servicios agroindustriales. Que entonces la resolución acusada no vulnera los artículos 81 y 82 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y por el contrario, se ajusta a las disposiciones legales vigentes en el momento de su expedición. - El tercer interesado en las resultas del proceso, BIOTEC COLOMBIA S.A., no se pronunció frente a las pretensiones de la demanda. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LAS PARTES El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado no rindió concepto. Las partes alegaron de conclusión según escritos visibles a folios 125 a 130. La parte demandada precisa que la Decisión 486 de la Comunidad Andina es el ordenamiento aplicable al presente asunto y que se ajustó al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa. Señala que el artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena vigente a la expedición del acto acusado señalaba que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el

valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse. Reitera que en el presente caso la marca registrada goza de distintividad y que no constituye la designación común o usual para los servicios agroindustriales, que no es genérica y que no tiene significado alguno en español. La parte demandante insiste en el hecho de que la expresión BIOTEC es apócope de la palabra BIOTECNOLOGÍA y que al tratarse de un signo genérico puede usarse en otras marcas siempre y cuando forme parte de un conjunto marcario distintivo. Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha señalado que la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuando el signo que se pretende registrar indica la cualidad esencial del producto o servicio al que se refiere. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 121-IP-2007 (folio 147 a 159), rendida en este proceso, señaló que procede la interpretación de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por haber constatado que la solicitud relativa al registro del signo BIOTEC (nominativo) fue realizada el 29 de mayo de 1997 en vigencia de esta disposición.

Sobre el particular señaló: “Que con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en

las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. …. De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. …. En conclusión, la solicitud de registro del signo BIOTEC (nominativo se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen; la resolución N° 31206, a través de la cual se concede el registro del signo “BIOTEC” (NOMINATIVO), en conflicto, se decidió el 10 de diciembre de 1997, bajo la vigencia de la Decisión 344; y, la interposición del recurso de nulidad y restablecimiento del derecho por parte

de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA “CORPORACIÓN BIOTEC” OCURRIÓ EN VIGENCIA DE LA Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; por lo tanto, debe entenderse que la decisión 344 rigió la actividad cumplida hasta el 30 de noviembre de 2000 y desde el 1° de diciembre de 2000 rigió la decisión 486 fecha en la cual entró en vigencia. Precisado lo anterior, sobre el acto acusado concluyó: “1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el periodo de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inician a partir de ese momento.

2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo,

cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

3. La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias partículas o palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación genérica pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.

4. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

5. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y por tanto, es registrable”.

CONSIDERACIONES DE LA SALA Mediante el acto acusado se concedió el registro de la marca nominativa BIOTEC para distinguir productos comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir diseño, construcción y puesta en operación de plantas de tratamiento de desechos y efluentes orgánicos agroindustriales, agropecuarios y urbanos, mediante la aplicación de tecnologías de fermentación aeróbica (compostaje) y anaeróbica (biodigestores), en aras de lograr su

descontaminación, su valorización y su aprovechamiento para fertilización orgánica de los cultivos. Las normas que para este caso se aplican, de conformidad con la interpretación prejudicial y con los diferentes pronunciamientos que sobre el particular ha hecho la Sala, son los artículos 81, 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena disposiciones sustanciales que se encontraban vigentes a la fecha de solicitud del registro.

Las citadas normas disponen: “….

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. …. Artículo 82. No podrán registrarse como marca los signos que: …. d)Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”. La controversia se contrae en establecer si la marca BIOTEC nominativa es una marca genérica como lo alega la actora, caso en el cual no sería susceptible de apropiación o si es una marca evocativa que la hace distintiva en el mercado, caso en el cual es registrable, como lo hizo la entidad demandada. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que reitera en

la interpretación prejudicial ha señalado, respecto a la noción de un signo genérico que: “Nociones generales: Según el Diccionario de la real Academia, GENÉRICO es “lo común a muchas especies”, y GÉNERO es el “conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes”. También es “la clase a la que pertenecen personas o cosas” o el “conjunto de especies que tienen cierto número de caracteres comunes”.

Noción jurídica: Debe aclararse, sin embargo, que conforme a la más generalizada doctrina dentro del Derecho Marcario, la GENERICIDAD de una denominación, que impida que pueda ser utilizada como marca, debe aplicarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trate y no en el vacío o en abstracto. El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la “genericidad” de una denominación desde el punto de vista jurídico. No porque una palabra figure en el diccionario con una o varias aceptaciones amplias o genéricas, queda por ello descalificada a priori como marca” En materia marcaria para que un signo sea registrado requiere reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; el Tribunal Andino de Justicia ha dicho que la principal función de la marca es la distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al público consumidor y que cuando una marca no es distintiva se produce confusión en perjuicio de los empresarios y de los consumidores a quienes se les induce a error.

Los términos en disputa tienen el siguiente registro visual:

MARCA REGISTRADA SIGNO GENÉRICO

BIOTEC BIOTECNOLOGÍA

Como se puede observar, la marca registrada BIOTEC y el signo genérico BIOTECNOLOGÍA tienen en común la partícula BIOTEC, que según la actora es el apócope de ésta última, lo cual argumenta en el hecho de que la marca en discusión es utilizada comúnmente y en diferentes idiomas en el medio, como lo demuestra por el resultado de la búsqueda que en la página web hace de la palabra BIOTEC. (Folios 11 a 31 y 40 a 42) En efecto, entre los ejemplos que señala la parte demandante, en los cuales la palabra BIOTEC se utiliza para referirse a productos BIOTÉCNICOS, están: - National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC). - The International Conference on Bioinformatics 2002 North South … 1. National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) 2. …. - BIOETIC Laboratories – About Biotec in Development Latest news Biotec Product Range Biotec Images Tuberculosis Biotec Distributors Search the Biotec Web Site Contact Biotec. - Benvenuti a Bio-tec On Line… e la prima e unica rivista scientífico-divulgativa italiana di biotecnología. -BIOTEC ASA – The Company … is a research based company which develops and produces biochemical substances from natural resources for international market. La jurisprudencia ha señalado que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo sino que “es necesario preguntarse ¿ qué es ?, frente al producto y servicio de que se trata, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo por ser tal, estará incurso en la

causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344. También se ha dicho que si las características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 82, literal d) de la decisión 344, no podrá ser registrado; el fundamento de esta prohibición es el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Ahora bien, según el Diccionario de la Lengua Española “APÓCOPE” significa “supresión de algún sonido al fin de un vocablo”. Para la Sala la partícula TEC hace relación a tecnología, es un apócope de ésta, como es el caso de TECnoquímicas, TÉCnica, TECnicismo, TECnicolor, de tal manera que BIOTEC no sería distintivo respecto de BIOTECNOLOGÍA, pues es claro que ambas se refieren a lo mismo; por ello resulta apenas lógico que sea un término genérico comúnmente utilizado en el medio. Visto, como lo advierte la actora, que para los empresarios y en el medio en que se usa el término BIOTEC, éste es usado como apócope de la palabra genérica BIOTECNOLOGÍA para distinguir servicios de la clase 42 de la clasificación internacional de NIZA, para la Sala es claro que el signo acusado es irregistrable porque es un signo genérico que precisamente indica la cualidad esencial del servicio a que se refiere y por lo tanto no goza de distintividad. Las anteriores consideraciones llevan a declarar nula la resolución acusada y

acceder a las pretensiones de la demanda, pues ciertamente el signo que se registró “BIOTEC” es un apócope de la palabra genérica “biotecnología” que habitualmente se utiliza para referirse a los servicios de la clase 42 Internacional de Niza, como ya se dijo y por lo tanto no puede ser apropiada. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, F A L L A: DECLÁRASE la nulidad de la Resolución No. 203944 del 10 de diciembre de 1997 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el certificado de registro correspondiente a la marca BIOTEC, para distinguir servicios de la clase 42 a favor de la sociedad

BIOTEC COLOMBIA S.A.

ORDÉNASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA