CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00070-01-2005

PREFIJOS O SUFIJOS DE USO COMUN - Marca débil excepcionalmente registrable / SIGNOS EVOCATIVOS - Se agrega elemento de fantasía puede ser registrado / SENSI - Prefijo de uso común inaprobable: irregistrabilidad En dicha interpretación el Tribunal, además, analiza que en cuanto a los signos denominativos éstos deben, en su composición, contener elementos con aptitud suficientemente distintiva; y que tratándose de prefijos o sufijos, si estos son de uso común convierten la marca en débil. Agrega que los signos evocativos cuando incorporen un elemento de fantasía que insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia, pueden ser registrados; y que éstos a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca, luego pueden ser registrados. En relación con la característica de distintividad debe tenerse en cuenta, tal y como lo sostiene la entidad demandada, que la marca SENSI se caracteriza por su simplicidad en cuanto el prefijo que la integra, el cual resulta de uso común y predicable en relación con los productos y servicios de la Clase 3 Internacional de Niza. En efecto, la expresión SENSI resulta fácilmente relacionable con el vocablo “sensible” que es evocativo en todos los productos y servicios relacionados con la perfumería. Tan evidente es la falta de distintividad que en otros productos y servicios registrados en la clase 3 internacional, que el prefijo SENSI aparece como componente de otras marcas registradas, verbi gratia, SENSIFLUID, SENSIKIT, SENSITIF, entre otras.

Por lo demás claramente se advierte que la demandada para negar el registro en el acto acusado, adujo, igualmente que la marca SENSI era confundible con la marca SENSITIF argumento éste que el demandante no refutó, razón por la cual en lo que atañe a esa argumentación del acto acusado debe permanecer incólume. Acoger la tesis de la parte actora entrañaría un monopolio del prefijo con notorio perjuicio de los registros y marcas antes señalados y de otros que en el fututo pretendieran utilizarlo, para identificar productos de la clase 3 internacional de Niza. De otra parte se observa, con fundamento en la interpretación prejudicial rendida en este proceso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina , que si bien a título de excepción se puede registrar un signo, como marca, para ello el solicitante debe acreditar, por una parte, su uso constante en un País miembro de la Comunidad Andina, y, por la otra, que por virtud de dicho uso hubiere adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios que ampara. En el sub lite si bien la parte actora acreditó el registro de la marca SENSI para identificar productos de la clase 3 internacional de Niza en Perú y Bolivia, Países miembros de la Comunidad Andina, también lo es que no está demostrado el uso reiterado y real en dichos Países como lo reclama el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., ocho (8) de septiembre del dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00070-01

Actor: L’OREAL

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: APELACIÓN SENTENCIA La Sociedad L’OREAL, a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Que son nulas las Resoluciones núms. 33743 de 23 octubre de 2001 y 4700 del 19 de febrero de 2002, expedidas por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de las cuales se negó el registro de la marca SENSI, así como el artículo 1º de la Resolución núm. 28411 del 30 de agosto de 2002 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio que desató desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 33734 citada. 2ª. Que, como consecuencia de la declaración anterior, se restablezca su derecho ordenando a la demandada conceder el registro de la marca SENSI.; se efectúa la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial; y se dicta la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, de conformidad con el artículo 176 del C.C.A.

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes se señalan los siguientes: 1º. La Sociedad demandante solicitó el registro de la marca SENSI para

distinguir productos de perfumería, comprendidos en la clase 3 de la clasificación internacional. 2º. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 503 del 27 de abril de 2001, bajo el No. de orden NP 903. 3º. Contra la mencionada solicitud la sociedad AVON PRODUCTS INC. formuló oposición, con base en la solicitud de registro de la marca SENSING tramitada bajo el expediente No. 97.066.718, para distinguir productos de la clase 3 internacional, aduciendo confusión con la marca SENSI solicitada. 4º. Por Resolución 33743 de 23 de octubre de 2001, expedida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró fundada la oposición presentada por la Sociedad AVON PRODUCTS INC.; sin embargo, se negó el registro de la marca SENSI, en consideración a la supuesta confundibilidad con la marca SENSITIF, registrada para distinguir productos de la clase 3 internacional, de propiedad de la Sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY y que fue verificada de oficio por la administración. 4º. Contra la anterior Resolución se interpusieron los recursos de reposición y de apelación los cuales fueron desatados desfavorablemente mediante Resoluciones núms.4700 del 19 de febrero de 2002 y 28411 del 30 de agosto de 2002, también acusadas. 5º. La marca solicitada no está incursa en la causal de irregistrabilidad que invoca la administración contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes

cargos: d 1º. Se violó el literal b) del artículo 135 de las Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, por indebida aplicación. En efecto, la demandada para negar el registro argumentó que la expresión SENSI no logra referir el origen empresarial de los productos solicitados, ni consigue identificar el producto solicitado, en tanto que se confunde con él o con sus características y que, por ende, no es apto para estar en el mercado. Esta apreciación resulta errada toda vez que la expresión SENSI no pertenece a ningún idioma y carece de significado propio; es decir, que se trata de una expresión fantástica. No se conoce ningún producto en el mercado de los que se pretenden amparar con la marca solicitada, esto es, productos de perfumería, que se designen con la palabra SENSI . La expresión SENSI no suministra información directa o inmediata sobre los productos de perfumería y, además, en Colombia a ningún producto de perfumería se le describe ni se le designa con la palabra SENSI. La palabra SENSI no es una expresión de uso general o necesaria, y para considerarse como tal se requeriría que con la misma se le suministrara al consumidor información directa sobre el producto o sus características, o se le designara o describiera, hecho que precisamente justificaría la condición de inapropiable, pues al otorgársele un derecho de exclusividad sobre la misma se le privaría a los competidores de la posibilidad de suministrar información cierta o necesaria a los consumidores. La palabra SENSI no evoca el producto o una de sus características. Tampoco alude de manera inequívoca a la idea de “sensible” como lo pretende la administración; pero aún, en el caso de evocarla, en la medida en que el hecho

de ser “sensible” no tiene relación directa con los productos de perfumería o con sus características, se estaría aludiendo a una expresión arbitraria para productos de perfumería, distinta y apta para ser registrada como marca. Distinto es que varias marcas registradas tengan elementos comunes en su composición ortográfica, pues lo que ello simplemente indica es que a pesar de compartir dichos elementos, su coexistencia no genera confusión. Ello es particularmente cierto en todos los casos que enumera la administración, pues a pesar de tener ese elemento común cada una de ellas tiene una dimensión ortográfica y conceptual propia que permite su diferenciación (SINSIQ, SENSIFLUID, SENSUS, SENSUALITE, SENSOMINT.) Se colige de lo anterior que la expresión SENSI es apta para distinguir productos de perfumería, en la medida que no los designa, ni describe sus características, ni suministra ninguna información o dato necesario o directo de los mismos. La marca SENSI se encuentra debidamente registrada, en otros países, como Perú y Bolivia, que son miembros de la Comunidad Andina, lo cual constituye un indicio de su distintividad, circunstancia que además tiene repercusiones legales en la subregión y debe ser tenida en cuenta por la administración. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1-. CONTESTACION DE LA DEMANDA La sociedad AVON PRODUCTS, INC, a quien le fue notificado personalmente el auto admisdorio de la demanda, en calidad de tercero, a través de su

representante legal, manifestó no tener interés alguno en las resultas del proceso. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio -, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones allí reclamadas adujo, en esencia, lo siguiente: El signo SENSI, es un término evocativo; sin embargo es tan débil su carácter distintivo que no permite ser registrado por sí solo, sin elementos adicionales que lo acompañen. En efecto existen más de 6 registros en la clase 3 de SENSI a nombre de diferentes titulares, tales como: SENSIFLUID (titular PIERRE FABRE DERMOCOSMETvigencia 27abril-2011); SENSIKIT (titular PLACECOL LTDAvigencia 27 de diciembre-2012); SENSITIQ (titular UNILEVER N.V. – vigencia -27 de octubre de 2003); SENSITIF (titular COLGATE PALMOLIVE CO. - vigencia 12 de junio de 2005); SENSIBIO ( titular LABORATOIERE BIODERMAvigencia 20 de abril de 2009); CAREFREE SENSITIVE (titular JHONSON & JONSONvigencia 28 de julio de 2010); SENSITIVA BY RADIAT (titular HELLENICA S.A.- vigencia 21 de febrero de 2005); SENSITIVE DI EVELYN ( titular EVELYN PRODUCTS LTDAvigencia 10 de octubre de 2007); YODORA PIEL SENSIBLE (titular DISTRIBUIDORA FARMACEUTICAvigencia 3 de febrero de 2010). SENSI es una marca débil, por haberse tornado de uso común, como quedó

visto al estar incluida en varios registros vigentes de marcas a nombre de distintos titulares en la clase 3; por lo tanto resulta inapropiable, con carácter exclusivo por una sola persona, por cuanto ello implicaría que la misma monopolizaría el término, cuando el mismo es de uso común. Respecto al punto de confundibilidad, se concluyó que entre el signo SENSI y los signos SENSING y SENSITIF (marca registrada) existe una similitud respecto de las primeras letras; sin embargo, se trata de un término de uso común entre los productos de la clase 3 como se indicó en las marcas registradas a nombre de diferentes titulares que contiene el término SENSI. La administración para adoptar la decisión contenida en los actos acusados tuvo en cuenta que la marca solicitada en registro no cumplía con la principal función que tiene las marcas en el comercio, como lo es la simplicidad que no lograría identificar el origen empresarial y, por ende, diferenciarse de otros productos del mercado. No existió la indebida aplicación normativa que aduce el actor pues en el sub lite se tuvieron en cuenta todos los aspectos relevantes para la concesión de registros de marcas. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

IV. CONCEPTO DEL TRIBUBAL ANDINO DE JUSTICIA. “1. Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se

encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

2. Como excepción a la prohibición de registro de un signo, éste podrá se r susceptible de ese registro como marca, si el solicitante de aquél lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o de los servicios a los cuales ampara.

En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo como distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte de los respectivos consumidores o usuarios.

3. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican al consumidor o al usuario, exclusivamente, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, demás de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

4. Los signos denominativos deben, en su composición, contener elementos con aptitud suficientemente distintiva; tratándose de prefijos o de sufijos, si estos son de uso común convertirán a la marca en débil.

5. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia.

6. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia de riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

7. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe observar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo.

8. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.” V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados denegaron la solicitud presentada por la actora, relativa al registro de la marca SENSI para amparar productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza, por cuanto se trata de una expresión con falta de fuerza distintiva, incapaz de distinguir el producto como tal de otros de su especie, razón por la que, en su criterio, está incursa en la causal de

irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. La controversia se contrae a establecer si la marca “SENSI”, debe registrarse por la División de de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para distinguir los productos de la clase 3 internacional. En orden a resolverla, la Sala observa: La norma comunitaria por la cual le fue negado el registro de la marca SENSI a la actora, es del siguiente tenor: “ART. 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) Carezcan de distintividad.” El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 151-IP-2004, rendida en este proceso, indicó: “ …Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esta aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. … Como excepción a la prohibición de registro de un signo, éste podrá ser susceptible de ese registro como marca, si el solicitante de aquél lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o de los servicios a los cuales ampara. En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real

del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo como distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte de los respectivos consumidores o usuarios. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican al consumidor o al usuario, exclusivamente, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. (…)” ( folios 249 a 266 Expediente). En dicha interpretación el Tribunal, además, analiza que en cuanto a los signos denominativos éstos deben, en su composición, contener elementos con aptitud suficientemente distintiva; y que tratándose de prefijos o sufijos, si estos son de uso común convierten la marca en débil. Agrega que los signos evocativos cuando incorporen un elemento de fantasía que insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia, pueden ser registrados; y que éstos a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca, luego pueden ser registrados. Además de lo anterior sostiene el Tribunal, que no son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486 y en relación con los derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios

respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión, sin que sea necesario que el signo solicitado induzca a error o confusión sino que exista el riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad; y que para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe observar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo. Con fundamento en lo expuesto, estima la Sala lo siguiente: En relación con la característica de distintividad debe tenerse en cuenta, tal y como lo sostiene la entidad demandada, que la marca SENSI se caracteriza por su simplicidad en cuanto el prefijo que la integra, el cual resulta de uso común y predicable en relación con los productos y servicios de la Clase 3 Internacional de Niza. En efecto, la expresión SENSI resulta fácilmente relacionable con el vocablo “sensible” que es evocativo en todos los productos y servicios relacionados con la perfumería. Tan evidente es la falta de distintividad que en otros productos y servicios registrados en la clase 3 internacional, que el prefijo SENSI aparece como componente de otras marcas registradas, verbi gratia, SENSIFLUID, SENSIKIT, SENSITIF, entre otras. Por lo demás claramente se advierte que la demandada para negar el registro en el acto acusado, adujo, igualmente que la marca SENSI era confundible con la marca SENSITIF argumento éste que el demandante no refutó, razón por la cual en lo que atañe a esa argumentación del acto acusado debe permanecer incólume.

Acoger la tesis de la parte actora entrañaría un monopolio del prefijo con notorio perjuicio de los registros y marcas antes señalados y de otros que en el fututo pretendieran utilizarlo, para identificar productos de la clase 3 internacional de Niza. De otra parte se observa, con fundamento en la interpretación prejudicial rendida en este proceso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina , que si bien a título de excepción se puede registrar un signo, como marca, para ello el solicitante debe acreditar, por una parte, su uso constante en un País miembro de la Comunidad Andina, y, por la otra, que por virtud de dicho uso hubiere adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios que ampara. En el sub lite si bien la parte actora acreditó el registro de la marca SENSI para identificar productos de la clase 3 internacional de Niza en Perú y Bolivia, Países miembros de la Comunidad Andina, también lo es que no está demostrado el uso reiterado y real en dichos Países como lo reclama el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La carencia de este presupuesto constituye una razón adicional para que se considere ajustada a derecho la decisión de la administración contenida en los actos acusados y que justifica la denegatoria de las súplicas de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, F A L L A : DENIEGANSE las pretensiones de la demanda instaurada en el proceso de la referencia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de septiembre de 2005.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO