CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00095-01-2009

COTEJO MARCARIO – Entre el signo TRANSPACK y el nombre comercial, la enseña comercial y la marca mixta TRANSPACK previamente depositados en la SIC / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD – Se rompe cuando existe conexión competitiva / MARCA – Concepto / NOMBRE COMERCIAL – Concepto / SIGNO DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO – Concepto / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo TRANSPACK por diluir la fuerza distintiva que caracteriza al signo notorio previamente registrado TRANSPACK, y disminuir su valor comercial y publicitario [L]os signos distintivos de la actora, al ser considerados como notoriamente conocidos, deben ser protegidos tanto en su prestigio como en el good will de la empresa, ya que si se mantuviese el registro de la marca cuestionada, podría afectar el poder que por si mismo tiene el signo notorio, para ofrecer en venta o vender sus servicios, los cuales según la actora los viene construyendo desde el año 1968, gracias al esfuerzo de mercadeo, publicitario y de calidad invertido en los mismos. Además, TRANSPACK se ha sostenido altivamente dentro del sector correspondiente a las actividades de transporte y embalaje en particular, lo que hace que al mantenerse el registro de la marca en conflicto, se pueda diluir la fuerza distintiva que lo caracteriza así como deteriorar su valor comercial y publicitario, tal como lo predica la norma Comunitaria.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 81 - INCISO 2 / DECISIÓN 486 DE 200 DE

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 – LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 200 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 – LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 200 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 200 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 200 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 200 / DECISIÓN 486 DE 200 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 200 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 228

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00095-01

Actor: TRANSPACK LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE SIMPLE NULIDAD La sociedad TRANSPACK LTDA., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones número 38429 de 26 de noviembre de 2001, 01463 del 28 de enero de 2002 expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 28443 del 30 de agosto de 2002

expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial “Por la cuál se concede un registro”. Además, solicita que “…se reconozca y ordene la determinación y liquidación de los perjuicios materiales y morales que con las decisiones de esta Superintendencia,…se causaron a mi representada” (folio 203). Agrega que “…se ordene a la Nación – Superintendencia de Industria y Comercio, que pague a la Sociedad TRANSPACK LTDA. (empresa demandante), el valor de los perjuicios tanto materiales como morales que se reconozcan y determinen en el fallo respectivo (…)” (folio 203). I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. solicitó el registro de la marca mixta “TRANSPACK”, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y su extracto fue publicado en la Gaceta No. 504 del 29 de mayo de 2001. I.1.2. El 12 de julio de 2001, la actora presentó demanda de oposición ante la Superintendencia de Industria y Comercio. I.1.3. Mediante Resolución No. 38429 del 26 de noviembre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta “TRANSPACK”, clase 16 a favor de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., decisión que fue impugnada por la actora interponiendo los recursos de reposición y en subsidio el

de apelación. I.1.4. Por medio de la Resolución No. 01463 del 28 de enero de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 38429 del 26 de noviembre de 2001, por la cual se concede el registro de la marca “TRANSPACK” (mixta) a la empresa INTERNEXA S.A. E.S.P. I.1.5. Mediante Resolución No. 28443 del 30 de agosto de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resuelve el recurso de apelación confirmando en su integridad la decisión contenida en la Resolución No. 38429 de 2001. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: En sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 2, 6, 61 de la Constitución Nacional; de los artículos 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166,190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; Decreto 1190 de 1978 artículo 56 y siguientes. Afirma que la vulneración de la normatividad citada se debe a que al conceder la Superintendencia de Industria y Comercio la marca “TRANSPACK”, se afecta la sociedad demandante, ya que el tercero se estaría apropiando de la trayectoria que tiene la empresa TRANSPACK LTDA., “…pues ésta, lleva aproximadamente 35 años operando y funcionando en Colombia, ya posee un good – will adquirido,

la cantidad de dinero que ha invertido en publicidad y estrategias de mercado…” (folio 206). Anota que fueron quebrantadas las disposiciones Constitucionales, por cuanto es obligación del Estado dar protección a la Propiedad Intelectual, por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la Ley, y se desconoció flagrantemente los aspectos referentes al Derecho Marcario, al habérsele concedido a un tercero la marca de su titularidad. Manifiesta que los actos administrativos acusados, se basaron en la no similitud entre las clases 16 y 39 “y del producto TRANSPACK que registra INTERNEXA S.A. E.S.P. …” (folio 207). Alega, que no le asiste razón al ente de control, ya que desconoce “…los derechos previamente adquiridos desde la creación y constitución de la sociedad TRANSPACK LTDA., luego desde 1995, fecha en la cual se le otorga el registro de la marca TRANSPACK” (folio 208). Expresa, que “En el asunto que nos ocupa, llegaremos a concluir, como el consumidor acostumbrado a utilizar los servicios de TRANSPACK LTDA., según el cumplimiento de su objeto social, y lo que difiere más exactamente en este punto, como es el TRANSPORTE DE DATOS, cuando encuentren la publicidad de INTERNEXA S.A. E.S.P.- indicando la marca TRANSPACK como SERVICIO, a pesar de haberla registrado como PRODUCTO, podrán presentarse entre otras situaciones, que TRANSPACK LTDA., por ejemplo ya no ejerce las labores que estaban acostumbrados a contratar, o en cuanto al transporte de información de datos, podrán contratar a TRANSPACK asignada a INTERNEXA S.A. E.S.P., con

el pleno convencimiento que contratan a TRANSPACK LTDA., situación, que sin lugar a dudas va en detrimento de los intereses de mi representado y la afectación comercial a la que ello llevaría, pues los consumidores asocian la marca con la calidad y el producto que conocen y sin duda el apropiarse de un nombre plenamente reconocido tanto nacional como internacionalmente tendrá asegurado parte del contacto de la clientela que hoy le pertenece a TRANSPACK LTDA., en uso de la marca TRANSPACK” (folios 208 y 209). Agrega que TRANSPACK LTDA., publicita su marca “TRANSPACK”, a través del directorio telefónico desde el año 1969 a 2003, además el dominio www.transpackltda.com, dentro de la página web paginasamarillas.com de Publicar, como también, mediante un contrato de Hosting desde el 8 de junio de 1999 a la fecha, según certificación expedida por COLOMSAT S.A., lo que demuestra que la actora “…anuncia sus servicios por medios técnicos en su página de INTERNET, situación que se complica, cuando se pretende tener acceso a los servicios de TRANSPACK, pues se encuentra el consultante que INTERNEXA S.A. E.S.P., quien utiliza este medio para la promoción de sus servicios, anuncia a TRANSPACK como el líder de su actividad, el portador de portadores, y lo que es peor, el líder en transporte de datos, que de manera alguna tiene que ver con los productos de revistas, folletos y demás sobre los cuales le fue asignada el registro de la marca TRANSPACK…” (folio 209). Afirma, que la vulneración de la normatividad citada, comporta un riesgo de confusión muy alto, por la identidad de la marca, el medio utilizado para la

publicidad, lo que le ocasiona a la actora un daño económico y comercial, y un aprovechamiento injusto de la reputación del signo, cuando su titular lleva utilizando la denominación TRANSPACK, hace más de 30 años y registrada desde 1995. Anota, que no hay duda que la marca “TRANSPACK”, de su titularidad, cumple con todos los requisitos de la marca notoriamente conocida, por la cual ha venido trabajando y que dada esta circunstancia, tiene una protección especial. Indica, en torno al nombre comercial que, tanto el artículo 603 del C. de Co., como los artículos 191 y 193 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, “…consagran el primer uso como adquisición de derecho a uso exclusivo, dándole al deposito ante la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, un carácter declarativo” (folio 210). II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., actuando como tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda en los siguientes términos: Afirma sobre las pretensiones de la demanda, que los actos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se expidieron en debida forma, que por lo tanto, no deben prosperar. Señala frente a los hechos de la demanda, en especial, los hechos octavo y

décimo tercero, que no es verdad que su representada tenga la intención de crear confusión en el mercado de la demandante, toda vez que como lo reconoce la actora el objeto de social de INTERNEXA S.A. E.S.P., es la prestación de servicios de telecomunicaciones. Agrega que la marca “TRANSPACK” es ampliamente conocida por los proveedores de servicio de Internet, el cual difiere sustancialmente del mercado de la demandante, debido a su objeto social. Afirma, que la actora tiene una grave confusión en lo que respecta a los servicios que presta su representada, al sostener en su escrito que la actividad propia de la empresa TRANSPACK LTDA. es el transporte y que dentro de su objeto social se incluye el “transporte de datos” (folio 236). Que la confusión en que incurre es “…llevar a un terreno distinto el transporte de datos, que obviamente está inmerso cuando estamos en presencia de la prestación de los servicios de telecomunicaciones…” (folio 237). Indica, que en cualquiera de las clases de los servicios de telecomunicaciones “… está implícito el concepto de transmisión de señales o datos, y cuando nos referimos a él en el léxico de las comunicaciones, podemos indistintamente utilizar el término de transporte, que no significa otra cosa que la propagación de un (sic) señal hasta un lugar determinado” (folio 238). Agrega, que el servicio portador también se le denomina servicio de transporte, el cual no puede confundirse este tipo de transporte de señales o datos con el transporte o movilización de objetos o personas. Actividades muy diferentes, ya que cuando se trata de la actividad económica de movilización de objetos, se está en presencia de un contrato de transporte, la cual es completamente disímil de la

actividad económica de INTERNEXA. Por otra parte, sobre el uso exclusivo de la marca, afirma que este no significa que lo sea para todos los productos o servicios de la clasificación, ya que con fundamento en el principio doctrinal de la regla de la especialidad, el uso exclusivo sólo se debe predicar para aquellas marcas que distinguen los productos o servicios para los cuales fue registrada, por lo que no existe la posibilidad de oponerse a todo el mundo, sino contra aquellos que pretendan usar la marca con el propósito de inducir al público a error. Respecto al contenido del artículo 136, literal a) de la Decisión 486, manifiesta que la norma permite el registro de marcas similares o idénticas en diferentes clases, siempre y cuando no se produzca entre ellas riesgo de confusión y asociación, situación que “…no tiene riesgo de suceder con la marca de la demandante y la de INTERNEXA, ya que como se dijo antes, las mismas están llamadas a distinguir productos y servicios en sectores del mercado completamente diferentes, como son el trasporte y el embalaje de mercancías, con la transmisión o transporte de señales de telecomunicaciones” (folio 241). En cuanto a la confundibilidad que pudiera generar la marca de su representada con el nombre comercial TRANSPACK LTDA., expuso: “…podemos decir que por la diversidad del mercado en donde se encuentran ubicados y cumplen su función distintiva, el riesgo de confusión o asociación que puedan presentar es ninguno…” (folio 241). Respecto a la notoriedad de la marca de la demandante, afirma que esta no cumple con los requisitos trazados por la jurisprudencia del Tribunal Andino, dado que de los documentos aportados, no se colige que con anterioridad a la

expedición de los actos acusados, aquélla tuvo el reconocimiento para que su nombre alcanzara el status a que se refiere el Tribunal. II.1.2 La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Respecto a la legalidad de los actos administrativos acusados, adujo que éstos se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Además, expresó que contrario a lo que afirma la demandante, la marca mixta “TRANSPACK”, clase 16 tiene la suficiente fuerza distintiva, frente a la marca mixta “TRANSPACK”, clase 39 de la demandante. Frente a lo dispuesto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, señaló que en el caso objeto de estudio, la marca de la demandante distingue los servicios de la clase 39, la cual comprende los servicios de transporte, embalaje, almacenaje de mercancías y organización de viajes, mientras que la marca en disputa del tercero, distingue los productos de la clase 16, como revistas, folletos, directorios, periódicos, libros y similares. Agrega que la Entidad demandada acertó al expedir los actos administrativos acusados, toda vez que las marcas en conflicto están registradas para productos y servicios diferentes que no presentan ninguna conexidad ni riesgo de confusión para el consumidor, a pesar de la similitud fonética y ortográfica existente entre ambos signos. En lo atinente a la marca mixta cuestionada para la clase 16 frente al depósito de la enseña comercial de la demandada, afirmó que no se vulneró el literal b) del

artículo 136, toda vez que entre los productos amparados por la marca “TRANSPACK” clase 16 y el objeto social de la actora no existe relación alguna y, por ende, no hay riesgo de confusión, ya que tienen una finalidad, naturaleza y consumidores distintos, por lo cual es posible su coexistencia en el mercado, sin que genere perjuicio al consumidor ni afecte derechos de terceros. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO En la oportunidad procesal correspondiente, esto es el día 24 de julio de 2006, se ordena correr traslado al Ministerio Público para que alegara de conclusión, quien guardó silencio al respecto. IV-. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. “SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo,

se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. “TERCERO: No son registrables como marcas los signos, cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. “Tampoco son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre o una enseña comercial protegidos, cuando existan las circunstancias que pudiesen dar lugar a riesgo de confusión o de asociación. “Por tanto, no es necesario que el signo registrado induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de registrabilidad. “CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara. “QUINTO: En materia de marcas el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos

inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina nacional competente. En cambio, en el caso del nombre comercial y de la enseña comercial, el derecho al uso exclusivo de éstos, se adquiere con el primer uso en el comercio y termina cuando dejan de usarse o cesan las actividades de la empresa o establecimiento que los usan. “SEXTO: En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. “la notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega.

SÉPTIMO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios que pertenecen a diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial”.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial Nº 52-IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de las normas que se transcriben a continuación: “Artículo 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que

sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…)”. “Artículo 136.-No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera

originar un riesgo de confusión o de asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (…)”. “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…)”. “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. (…)”. “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de

cada País Miembro. (…)”. “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. (…)”. En esencia, el problema que plantea la demandante es la confusión de la marca mixta “TRANSPACK”, clase 16 concedida por la Administración a favor de un tercero INTERNEXA S.A. E.S.P. frente a la marca mixta “TRANSPACK”, clase 39 registrada, al nombre comercial con la misma denominación (clase 36) y a la enseña comercial (clase 16) con el mismo nombre, depositados en la Superintendencia de Industria y Comercio. Al respecto, la Sala considera necesario cotejar por separado cada uno de los signos de la demandada frente a la marca en conflicto, con el fin de darle un orden lógico al análisis, a efecto de establecer si hubo o no vulneración de las normas antes descritas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir los actos administrativos acusados. 1º- Así las cosas, se empezará por el cotejo entre las marcas en conflicto, para lo cual se aplicarán las reglas técnicas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. Antes de ello, es conveniente traer a colación el concepto de marca pregonado por la doctrina, quien la define como todo signo perceptible que permita distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona,

de otros idénticos o similares. A este respecto, se refiere el inciso 2º del artículo 81 de la Decisión 344 de 1993 en forma clara y precisa, cuya definición fue recogida tácitamente por la Decisión 486 de 2000, al contemplarla dentro de su estructura normativa. Ambos signos pertenecen a la clase de marcas mixtas, respecto de las cuales debe indicarse el elemento que predomina, que de acuerdo con las etiquetas que a continuación se reseñan, salta a la vista que no es otro que el de sus denominaciones. CLASE 16. Titular: INTERNEXA S.A. E.S.P. CLASE 39. Titular:

TRANSPACK LTDA.

Para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta Corporación: 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (Pedro C. Breuer Moreno). En el presente caso, no cabe la menor duda que entre las marcas en conflicto existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere de mayor análisis. En cuanto a la identidad o semejanza conceptual, es preciso indicar que

ambas marcas son de aquellas denominadas de “fantasía”, donde se presume que el significado no forma parte del conocimiento común. No obstante la identidad evidente entre estas dos marcas, es pertinente señalar, como en abundante jurisprudencia se a referido esta Corporación, que para que exista confusión entre marcas se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o semejanza visual, fonética y conceptual ya analizada y, el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurran estos dos elementos, para que pueda predicarse la confusión. La marca mixta cuestionada “TRANSPACK” distingue los siguientes productos: “revistas, folletos, directorios, periódicos, libros y similares; productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional”. La marca mixta registrada de titularidad de la demandante, distingue servicios de: “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes; servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional”. Referente a los productos y servicios que respectivamente distinguen ambas marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por

la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante. No obstante, la Sala observa que el error en que podría verse avocado el consumidor sobre el origen empresarial o que el titular de la marca prioritaria se perjudique económicamente por el desvío de su clientela, sería si las empresas titulares de las marcas idénticas en conflicto actuaran o compitieran dentro de un mismo mercado y si los productos y servicios tuvieren algún grado de similitud o estuvieran de alguna manera relacionados. En el presente caso, los sectores de mercado en que explotan su actividad son muy disímiles, pues mientras la Empresa INTERNEXA S.A. E.S.P., de acuerdo con su objeto social se mueve en el mundo de las telecomunicaciones, la Empresa TRANSPACK LTDA, lo hace dentro de la órbita del transporte especialmente, así como del embalaje, almacenaje de mercancías y organización de viajes, aunado a ello, en que la especialidad de los servicios de la clase 39 que distingue la marca de la actora frente a la especialidad de los productos de la clase 16 que ampara la marca cuestionada cuales son: revistas, folletos, periódicos, etc., son bien diferentes, para pred