CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00096-01-2006

TRANSPACK - Uso del nombre comercial y ejercicio real de la actividad / NOMBRE COMERCIAL - Uso y ejercicio real de la actividad / IDENTIDAD DE SIGNOS - Transpack / GOOD WILL - Apropiación al registrar signo idéntico El argumento esencial del actor consiste en afirmar que la Superintendencia de Industria y Comercio pasó por alto los derechos de exclusividad y uso que posee la empresa TRANSPACK LTDA sobre el nombre comercial, desde hace más de 33 años con un reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, permitiendo que INTERNEXA S.A. se apropie de su goodwill, adquirido con trabajo, esfuerzo y dedicación al igual que ha invertido una gran cantidad de dinero en publicidad y estrategias de mercado; igualmente manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a TRANSPACK LTDA. el registro de la marca y el depósito de enseña comercial respectivamente en las clases 36 y 16 de las cuales quiere desconocerse su propiedad y sus derechos adquiridos. En primer lugar, establece la Sala que existen suficientes pruebas dentro del expediente que permiten concluir que la sociedad TRANSPACK LTDA. posee una amplia trayectoria empresarial tanto nacional como internacionalmente. Todo lo anterior permite concluir que TRANSPACK se ha sostenido activamente dentro del mercado interno durante muchos años y es ampliamente conocida dentro del sector y como lo deduce el Tribunal de Justicia de la comunidad andina “el uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre” lo que se encuentra debidamente probado dentro del proceso. Igualmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluye que “el nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre

comercial, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva, y que dicho uso sea debidamente probado” en efecto el uso del nombre comercial se encuentra ampliamente probado dentro del proceso. Para la sala el signo mixto de la empresa INTERNEXA es confundible con el signo y nombre comercial de la empresa TRANSPACK. En efecto, el signo en controversia hace pensar en una fusión o un acuerdo empresarial entre INTERNEXA y TRANSPACK. Además, como las palabras TRANSPACK de las marcas en conflicto son de fantasía y se presume que el significado no forma parte del conocimiento común, la asociación más lógica, en este caso, es de carácter empresarial. Del cotejo de las marcas se concluye que la marca TRANSPACK (MIXTA) de la sociedad INTERNEXA como no tiene otros elementos de distintividad, es una marca débil. Se concluye que la marca TRANSPACK (Mixta) de la sociedad INTERNEXA S.A. está incursa en causal de irregistrabilidad y por ello habrá de declararse nulos los actos administrativos acusados.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de 2006

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00096-01

Actor: TRANSPACK LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, presentada por la sociedad TRANSPACK LTDA., en ejercicio de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 38413 de 26 de noviembre de 2001, por la cual se concedió el registro de la marca TRANSPACK (Mixta) a nombre de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P.; 01465 de 28 de enero de 2002 por la cual se decidió el recurso de reposición; y 28447 del 30 de agosto de 2002, por la cual se decidió el recurso de apelación, estas dos últimas confirmando la primera.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos acusados y, como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación del registro de la marca TRANSPACK (Mixta) para la Clase 36 Internacional concedida a favor de INTERNEXA S.A. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: Manifiesta que la empresa TRANSPACK LTDA., se constituyó bajo la normatividad de una empresa de responsabilidad limitada, mediante escritura pública No. 1289 del 25 de abril de 1968, otorgada y protocolizada en la Notaria Octava de la ciudad de Bogotá, e inscrita el 2 de mayo de 1968, bajo el número 75942 del libro respectivo. Explica que la empresa INTERNEXA S.A. E.S.P., fue constituida mediante escritura pública No. 1 que data del 4 de enero del año 2000, otorgada y

protocolizada en la Notaria Única de Sabaneta, registrada el 24 de enero del 2000, como sociedad anónima, empresa de servicios mixta de carácter comercial, acogida al Régimen Jurídico de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994). Indica que la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., radicó memorial de solicitud del registro de la marca TRANSPACK, para distinguir productos de la clase 36ª internacional, y su extracto fue publicado en la Gaceta No. 504 del 29 de mayo de 2001, pretendiendo registrar como marca el signo distintivo TRANSPACK, el cual corresponde exactamente a la marca y nombre comercial de una empresa que en Colombia se encuentra posicionada en el mercado desde hace 35 años aproximadamente y cuya marca fue asignada a TRANSPACK Ltda., según certificado No. 178827 otorgado a través de la Resolución No 7757 expedida el día 19 de abril de 1995. Señala que el día 12 de julio de 2001, la empresa TRANSPACK LTDA., presentó oposición a la solicitud como marca de productos y servicios TRANSPACK cuya solicitud de registro fuera elevada por la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., cumpliendo los requisitos exigidos por la ley para tal fin. Manifiesta que la Jefatura de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución No. 38108 del 26 de noviembre de 2001, declaró infundada la oposición presentada por la parte actora y concedió el registro de la marca TRANSPACK (mixta), a la empresa INTERNEXA S.A.

E.S.P. para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase 36ª internacional, decisión que fue impugnada a través de recursos ordinarios de reposición y apelación. Indica que mediante Resolución No. 01465, del 28 de enero de 2002, la Jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 38413 del 26 de noviembre de 2001, por la cual se concede el registro de la marca TRANSPACK (mixta) a la empresa INTERNEXA S.A. E.S.P. Aduce que por Resolución No. 28447 del 30 de agosto de 2002, expedida por la Jefatura de la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, se resuelve el recurso de apelación confirmando en su integridad la decisión contenida en la Resolución No. 38413 de 2001. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166,190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Según la parte actora, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, con las Resoluciones demandadas violó los artículos mencionados, ya que no se aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia, por las siguientes razones: Aduce que la vulneración de la normatividad citada, comporta un riesgo de

confusión muy alto para los consumidores que acostumbrados a utilizar los servicios de TRANSPACK Ltda., como es, entre otros, el transporte de datos, cuando encuentren la publicidad sobre INTERNEXA S.A. E.S.P., indicando la marca TRANSPACK como servicio, pueden confundirse sobre el origen de los servicios o pensar que TRANSPACK Ltda., por ejemplo, ya no ejerce las labores que estaban acostumbrados a contratar en cuanto al transporte de información o datos y podrían llegar a contratar a INTERNEXA S.A. E.S.P., con el pleno convencimiento que contratan a TRANSPACK Ltda., situación que va en detrimento de la sociedad actora, llevando a una afectación comercial crítica pues significa pérdida de clientela, menos ventas y actos de competencia desleal. Manifiesta que la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., al registrar la denominación TRANSPACK como marca de su producto lo que busca, es apropiarse de la trayectoria que la empresa TRANSPACK Ltda. tiene desde hace aproximadamente 35 años operando y funcionando en Colombia, ya que posee un Good Will adquirido con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, al igual que ha invertido una gran cantidad de dinero en publicidad y estrategias de mercado, que se ve afectada con la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio. No puede olvidarse que, además, se trata de una marca notoria posicionada en el mercado desde hace treinta y cinco años. d.- Las razones de la defensa La demanda fue notificada al representante legal de la sociedad INTERNEXA, tercera directamente interesada en las resultas del proceso y al Superintendente de Industria y Comercio. Esta entidad expuso como argumentos en su defensa los siguientes:

La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Explica que no obstante la semejanza entre los signos TRANSPACK (clase 39) y TRANSPACK (clase 36), en su parte nominativa, se debe tener en cuenta que dada la modalidad mixta de un signo y nominativa del otro, la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables; no obstante la semejanza entre los signos, se debe tener en cuenta que este único elemento no conduce necesariamente al concepto de confundibilidad y por lo tanto no constituye, por sí mismo, una causal de irresgitrabilidad marcaria. Adujo que los productos y servicios amparados por las marcas en conflicto carecen de relación por no concurrir en los mismos ningún elemento que permita concluir su interdependencia o rasgo común con la capacidad de inducir a error al consumidor. Además, es claro que entre los servicios y actividades mencionados no existe relación alguna, de hecho, se trata de actividades completamente independientes de los servicios (clase 36) a ser distinguidos con la marca

TRANSPACK.

Finalmente, manifiesta la Superintendencia de Industria y Comercio que en el caso de notoriedad de una marca, el reconocimiento de la misma está sujeto al cumplimiento de requisitos de tipo probatorio establecidos detalladamente en la legislación andina. Basta decir que no es posible alegar y mucho menos determinar el carácter notorio de una marca a partir de la simple afirmación que en

tal sentido haga su titular. En razón de lo expuesto concluye la Superintendencia que, los actos administrativos acusados, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter legal como lo sostiene la parte demandante. Por su parte, la sociedad INTERNEXA, sociedad tercera interesada en las resultas del proceso manifestó en la contestación de la demanda: Que el nombre TRANSPACK Ltda. y la marca TRANSPACK de INTERNEXA S.A. E.S.P. se encuentran recreadas de manera diferente, ya que la marca demandante en su tipo mixto registrada en la clase 39 internacional, hace alusión al transporte de paquetes, puesto que divide la palabra transporte y paquetes en idioma inglés, dentro de un cuadro. A diferencia de la marca registrada por INTERNEXA, la cual se encuentra dentro de un rectángulo en el que solamente aparece el producto TRANSPACK, el nombre de su propietario con su signo y la indicación de pertenecer al Grupo ISA, elementos que en su conjunto permiten ofrecer claridad y por ende evitar cualquier confusión frente a los servicios que se ofrecen. Aduce que por la diversidad del mercado en donde se encuentran ubicados, cumplen su función distintiva. El riesgo de confusión o asociación que puedan presentar es nulo, ya que si un cliente de TRANSPACK Ltda. desea contratar los servicios de transporte de documentos en Colombia o el exterior y contacta para ello a INTERNEXA por su marca TRANSPACK, nunca será posible que ésta la preste este tipo de servicios. Finalmente señala que si bien es cierto que el registro de la marca concede a quien lo hace el derecho exclusivo sobre ella, esto no significa que lo sea para

todos los productos y servicios, pues el uso exclusivo se debe predicar solo para aquellas que distinguen los bienes y servicios en los cuales se encuentra registrada. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto de 20 de octubre de 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 242). Por auto visible a folio 342 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad actora y de la entidad demandada (fls. 462 y 469, respectivamente). Mediante proveído del 17 de marzo de 2005 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 18 de enero de 2006, dio respuesta a la referida solicitud (fl. 496). II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó:

1. Cualquier signo integrado por letras números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o

servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

2. En la comparación entre un signo mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo, todo ello en concordancia con los criterios establecidos en la presente ponencia.

3. Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre el signo pendiente de registro como marca y la marca ya registrada en el territorio de uno o mas de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

4. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de ser conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes, por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo

prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

5. La Decisión 486, en su artículo 191, fundamenta la protección del nombre comercial en el uso y no en el registro. El uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre.

Así, un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva, y que dicho uso sea debidamente probado. Igual tratamiento mecen las enseñas comerciales, tal como lo establece el artículo 200 de la Decisión 486.

6. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en referencia a signos que constituyan su reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial, se extiende con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. En el caso de que se trata de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada.

Sin embargo, la norma comunitaria no exige el registro del signo

notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio. En cuanto a la prueba de la notoriedad, el juez consultante deberá tomar en consideración los factores que detalladamente señala el artículo 228 de la Decisión 486 y que se describen en la presente ponencia.” CONSIDERACIONES DE LA SALA La sociedad TRANSPACK LTDA. manifiesta dentro de la demanda que la compañía utiliza como nombre comercial la expresión TRANSPACK desde hace más de tres décadas y su gráfico es el siguiente: El signo en conflicto es TRANSPACK (Mixta) cuyo titular de la marca es la sociedad INTERNEXA S.A.E.S.P. y su gráfica es la siguiente: Esta marca ampara productos comprendidos en la clase 36 los cuales son: Clase 36 Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. En la información actual del registro que se observa en la página WEB de la Superintendencia de Industria y Comercio cuyo certificado es el número 259210, los productos y servicios que ofrece con exactitud la marca son: “Todo tipo de transacciones comerciales que se realicen a través de la bolsa.” La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166,190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina cuyo contenido es el siguiente: Decisión 486 de la Comunidad Andina: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar

una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País

Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; ................ h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un

aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de

cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra

designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. “Artículo 234.- Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo.” El argumento esencial del actor consiste en afirmar que la Superintendencia de Industria y Comercio pasó por alto los derechos de exclusividad y uso que posee la empresa TRANSPACK LTDA sobre el nombre comercial, desde hace más de 33 años con un reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, permitiendo que INTERNEXA S.A. se apropie de su goodwill, adquirido con trabajo, esfuerzo y dedicación al igual que ha invertido una gran cantidad de dinero en publicidad y estrategias de mercado; igualmente manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a TRANSPACK LTDA. el registro de la marca y el depósito de enseña comercial respectivamente en las clases 36 y 16 de las cuales quiere desconocerse su propiedad y sus derechos adquiridos. En primer lugar, establece la Sala que existen suficientes pruebas dentro del expediente que permiten concluir que la sociedad TRANSPACK LTDA. posee una

amplia trayectoria empresarial tanto nacional como internacionalmente. En efecto, muestra la actora dentro del expediente las pruebas de la actividad empresarial desde 1968 con:  Certificado de Cámara de Comercio donde demuestra la constitución de la empresa por Escritura Pública 1289 inscrita el 2 de mayo de 1968 (folio 39)  Certificados de desarrollo de páginas WEB para internet con