CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00097-01-2005

SIGNOS DESCRIPTIVOS - Definición; características: irregistrabilidad por contrariar reglas de libre competencia / DENOMINACIONES DESCRIPTIVASIrregistrabilidad del signo IDEAS PARA TU HOGAR El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre los signos descriptivos señala: “La jurisprudencia comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación descriptiva cuya registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. De ello se comprende por qué, el literal e), del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. La descriptividad de un signo surgen principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. .Sostiene el Tribunal que “El fundamento de la prohibición

viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. De llevarse a cabo, el registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. (Proceso 92-IP-2004, ya citado)”. Finalmente estima la Sala que la causal de irregistrabilidad fundada en la consideraciones antes transcritas, sí se presenta en el subjúdice, pues como ya se analizó, IDEAS PARA TU HOGAR es una expresión que indica claramente que comprende productos designados al hogar.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá D.C. seis (6) de octubre de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00097-01

Actora: EDITORIAL TELEVISA INTERNACIONAL S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la sociedad EDITORIAL TELEVISA INTERNATIONAL S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones 20924 de 28 de junio de 2002, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “IDEAS PARA TU HOGAR” (Mixta), para identificar productos de la Clase 16 de la

Clasificación Internacional de Niza; 28622 de 30 de agosto de 2002 por medio de la cual resolvió un recurso de reposición y 35926 del 14 de noviembre del mismo año que resolvió un recurso de apelación confirmando la Resolución 20924.

I. ANTECEDENTES. a) Las pretensiones de la demanda.

Se solicita la nulidad de las Resoluciones 20924 de 28 de junio de 2002, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca IDEAS PARA TU HOGAR para distinguir productos de la Clase 16 Internacional; 28622 de 30 de agosto de 2002, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anterior, confirmándola en todas sus partes y, 35926 de 14 de noviembre de 2002 que resolvió el recurso de apelación confirmando en su integridad la Resolución 20924. En consecuencia, se solicita ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca IDEAS PARA TU HOGAR, a nombre de la sociedad Editorial Televisa Internacional S.A., para distinguir servicios de la Clase 16 Internacional. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. b. Los hechos de la demanda. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes: El 11 de septiembre de 2001 la sociedad EDITORIAL TELEVISA

INTERNACIONAL S.A., domiciliada en México D.F. MEXICO, presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de registro del signo distintivo “IDEAS PARA TU HOGAR”, nominativa, para distinguir: “Revistas, periódicos, publicaciones, todo tipo de impresiones, papel, cartón y artículos de éstas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías, papelería; calendarios, calcomanías, cancioneros, carteles, catálogos, tarjetas, de la clase 16 internacional”. La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., presentó oposición, con fundamento en la marca HOGAR nominativa y HOGAR mixta, de la clase 16 internacional. EDITORIAL TELEVISA INTERNACIONAL S.A. presentó el 14 de junio de 2002, formulario único de correcciones y modificaciones 2000-10, “por medio del cual limitó la marca a distinguir única y exclusivamente REVISTAS, excluyendo expresamente todos los demás artículos de la clase 16 internacional”. Hecho el estudio de fondo, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 20924 de 28 de junio del 2002, mediante la cual “Declara infundada la oposición presentada por la Sociedad Productos Familia S.A. y negó el registro de la marca IDEAS PARA TU HOGAR. para distinguir artículos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que el registro solicitado encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

EDITORIAL TELEVISA INTERNATIONAL S.A., dentro del término legal presentó el recurso de reposición y subsidiario de apelación, contra la mencionada resolución, desvirtuando los argumentos esgrimidos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio sosteniendo, entre otros, que la marca solicitada IDEAS PARA TU HOGAR. Mediante Resolución 28622 de 30 de agosto del año 2002, debidamente notificada, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 20924 de 28 de junio del año 2002. En el artículo segundo del mencionado acto administrativo se concede el recurso de apelación. Con fecha 17 de septiembre del año 2002, EDITORIAL TELEVISA INTERNATIONAL S.A., presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, escrito anexando certificados de registro vigentes de las marcas IDEAS PARA TU HOGAR, para la clase 16 en los siguientes países: Perú, Ecuador y Venezuela. El 14 de noviembre del año 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial profirió la Resolución 35926, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en la Resolución 20924 de 28 de junio del año 2002, que negó la marca IDEAS PARA TU HOGAR, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 internacional y declaró agotada la vía gubernativa. Durante el trámite administrativo la Superintendencia de Industria y Comercio no

se pronunció respecto de la solicitud de modificación presentada, que limitaba el signo solicitado a distinguir única y exclusivamente REVISTAS, excluyendo los demás artículos de la clase 16 internacional. c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones: Artículos 134 y 135 literal de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina. Hubo omisiones y falta de estudio e interpretación equivocada de las normas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio que trajo como consecuencia una decisión arbitraria y contraria a la ley, que perjudica a los consumidores y a la sociedad demandante y, por lo tanto, los actos administrativos demandados deben caer. La decisión que negó la marca IDEAS PARA TU HOGAR, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El signo IDEAS PARA TU HOGAR, solicitado es apto para distinguir revistas de la clase 16 internacional, además es suficientemente distintivo y representativo frente a los consumidores, “pues se trata de una combinación indivisible de palabras que presenta novedad y distinción”. Aduce que la Superintendencia viola la norma en la medida que considera que el signo solicitado carece de fuerza distintiva para ser registrado como marca. Es claro que en ésta etapa se desconoce la figura que la doctrina y la jurisprudencia ha calificado como signos evocativos, sugestivos, compuestos por más de dos palabras que deben ser examinadas de manera integral e indivisible, para que se pueda deducir que realmente el signo tiene fuerza distintiva suficiente

para ser registrado como marca para distinguir artículos y en nuestro caso dice, revistas. Argumenta también que la Superintendencia viola la norma, “en la medida que omite que la marca de fábrica y de comercio IDEAS PARA TU HOGAR, es un signo suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Con las decisiones impugnadas, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el literal e), del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. La disposición de manera expresa prohíbe el registro de marcas que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino y el valor, la procedencia geográfica etc. En el caso de la demandante es claro que el signo solicitado IDEAS PARA TU HOGAR, no es un signo que exclusivamente indique los productos que distingue como erradamente se sostiene en la decisión impugnada, pues se trata de un signo compuesto por una especial combinación de palabras indivisibles, cuya pronunciación y presentación denotan el carácter novedoso y fantástico de la marca. El fundamento del examinador se caracteriza por una serie de imprecisiones, que acreditan y confirman que este caso no fue analizado y simplemente se despachó sin el más mínimo estudio; en dicho fundamento se menciona la expresión DELICIAS, la cual es totalmente ajena a este asunto, pues como se puede apreciar dice, la marca solicitada consiste en la expresión IDEAS PARA TU HOGAR. Indica que la marca IDEAS PARA TU HOGAR no contiene palabras que se refieran a productos de la clase 16, es decir, que no describe los productos que

pretende amparar, contrario a lo sostenido por la Superintendencia de Industria y Comercio quien señala que la expresión IDEAS PARA TU HOGAR, carece de fuerza distintiva para ser registrada como marca, ya que indica de manera clara, inmediata y directa una información del contenido del producto. Agrega que el funcionario que decidió este asunto, no lo revisó y lo mezcló con otro que contiene la expresión DELICIAS, o se confundió de clase; reitera que la marca solicitada IDEAS PARA TU HOGAR, lo fue para distinguir únicamente “revistas” de la clase 16 internacional y, por consiguiente, no consiste exclusivamente en una indicación genérica de los productos que distingue; señala que además no describe la especie ni las características ni las aptitudes para uso y que, por lo tanto, no se encuentra incursa dentro de la norma prohibitiva comentada. Las razones de la defensa. La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos: Sin perjuicio de la pretensión de la demandante para que se conceda el registro de la marca en debate, solicitó negar la misma “por cuanto el Consejo de Estado no es la autoridad competente para ordenar la concesión de un registro marcario…facultad que por mandato legal y de conformidad con la decisión 486 de la Comunidad Andina corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio…” Aceptó como ciertos la mayoría de los hechos de la demanda y frente a la irregistrabilidad de la marca IDEAS PARA EL HOGAR, clase 16 de la nomenclatura vigente por estar incursa en la causal de irregistrabilidad descrita en

el artículo 135 Literal e) de la Decisión 486, señaló que, “resulta irrelevante la limitación de productos en el presente asunto”. e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones: Por auto del 15 de mayo de 2001, se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite. Por auto visible a folio 191 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hizo uso de ese derecho la parte actora y la demandada. Mediante comunicación del cinco (5) de agosto de 2004, se sometió el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: (folios 228 a 240) “PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado, además deberá ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “SEGUNDO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le

proporcionen la suficiente distintividad. “TERCERO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado que los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables. “CUARTO: La Oficina Nacional Competente, se hayan o no presentado oposiciones, obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.” CONSIDERACIONES DE LA SALA Pretende la actora EDITORIAL TELEVISA INTERNATIONAL S.A. que se decrete la nulidad de los actos acusados, mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca IDEAS PARA TU HOGAR, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional. La Superintendencia al negar el citado registro encontró que el mismo encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que reza: Decisión 486 de la Comunidad Andina “Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas, los signos que: “........... “ e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción y otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación incluidas las expresiones laudatorias

referidas a esos productos o servicios. Respecto de la marca, es preciso tener en cuenta lo preceptuado por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que reza: “Artículo 134: A efectos de este régimen constituirá marca, cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo par su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a ) Las palabras o combinación de palabras;… Respecto de los signos descriptivos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 27 IP-95 marca EXCLUSIVA, señaló: “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro el signo carece de fuerza distintiva suficiente”. Es preciso señalar que si bien la actora en el formulario de correcciones limitó la marca a distinguir única y exclusivamente REVISTAS, excluyendo todos los demás artículos de la clase 16 internacional, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA, presentó oposición con fundamento en la marca HOGAR( nominativa ) y HOGAR (mixta). De otra parte es cierto como lo afirma la actora, que en el acto administrativo que negó el registro de la marca IDEAS PARA TU HOGAR, la Superintendencia, al

considerar la descriptividad de la anterior expresión, en forma un poco a la ligera, precisó: “En este orden de ideas revisado el signo en estudio encontramos que el elemento destacado es DELICIAS. Consideramos que el signo solicitado IDEAS PARA TU HOGAR para distinguir productos de la clase 16 internacional carece de la suficiente fuerza distintiva para ser registrado como marca, ya que indica de manera clara, inmediata y directa una información del contenido del producto solicitado, ya que generalmente las revistas contienen dicho tipo de informaciones, con lo cual le informa al consumidor directamente que contiene dicho producto”. (Subraya fuera de texto) Consideró además: “Por, lo expuesto, la expresión IDEAS PARA TU HOGAR, no puede ser apropiada de forma exclusiva por el solicitante, en tanto priva a los demás empresarios de utilizar una expresión necesaria para referirse a productos como los solicitados, así como sería una ventaja competitiva en tanto los consumidores podrían verse motivados a adquirir el producto por la información que proporciona la expresión DELICIAS…” La Sala estima que la equivocación plasmada en el acto inicial es decir en la Resolución 20924 de 28 de junio de 2002, quedó subsanada en los actos posteriores esto es, en el que resolvió el recurso de reposición y en el que resolvió el recurso de apelación. La Superintendencia al negar el registro de la marca IDEAS PARA TU HOGAR, respecto del concepto de descriptividad, señaló: “Según lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia, los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño,

calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre los signos descriptivos señala: “La jurisprudencia comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan indentificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación descriptiva cuya registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. De ello se comprende por qué, el literal e), del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. La descriptividad de un signo surgen principalmente de la relalción directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar.Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. .Sostiene el Tribunal que “El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. De

llevarse a cabo, el registro del signo descriptivo conferiría a su tiitular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. (Proceso 92-IP2004, ya citado)”. Finalmente estima la Sala que la causal de irregistrabilidad fundada en la consideraciones antes transcritas, sí se presenta en el subjúdice, pues como ya se analizó, IDEAS PARA TU HOGAR es una expresión que indica claramente que comprende productos designados al hogar. Conforme a los certificados que obran en el expediente es cierto que la marca IDEAS PARA TU HOGAR, fue otorgada y se encuentra registrada en tres países de la Comunidad Andina, como son Ecuador, Bolivia, Perú, pero no es cierto, como lo afirma la actora, que con los actos impugnados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio se viola el artículo 278 que dice: Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.....norma que no obliga a un país miembro a tomar la misma determinación de otro. Las anteriores consideraciones conducen a la Sala a desestimar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autorida de la Ley,

F A L L A: Primero.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Segundo.-En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 6 de octubre del año 2005.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA

MARTELO