CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00111-01-2009

MARCAS - Requisitos para ser susceptibles de registro / MARCA MIXTAComponente nominativo predominante. Es el componente de mayor recordación / MARCA MIXTA - Corona de cinco puntas abierta acompañada de la palabra ROLEX / MARCA MIXTA - No es confundible con marca figurativa registrada correspondiente a la imagen de una corona. Predominio de elemento nominativo ROLEX / MARCA MIXTA - Relojes ROLEX. Marca distintiva, novedosa y visible Toda marca, independientemente de su naturaleza, debe ser novedosa, distintiva y visible para ser susceptible de registro, pues así lo ordena el artículo 56 de la Decisión 85. Al respecto, debe anotarse que la marca figurativa solicitada por CASIO, es visible e intrínsecamente distintiva, pues tiene la capacidad para diferenciar por sí misma productos de la categoría 14. Ahora, para determinar si es novedosa e extrínsecamente distintiva, es necesario llevar a cabo el análisis frente a las marcas opositoras. El signo mixto registrado por MONTRES ROLEX S.A. esta compuesto por una corona de cinco puntas abierta acompañada de la palabra ROLEX escrita en un tamaño considerablemente mayor a la figura en cuestión, bajo esta perspectiva y teniendo en cuenta que por regla general el componente nominativo es el predominante en un signo mixto, será éste el relevante en el ejercicio de cotejo, por cuanto es el de mayor recordación. En términos generales, las marcas deben estudiarse en su conjunto, de forma sucesiva, ubicándose en la posición del consumidor al que va dirigido el producto y dando prevalencia a las semejanzas sobre las diferencias. Dicho análisis sobre la marca figurativa de CASIO contra la marca mixta ROLEX permite concluir que

aunque ambas se asemejan en la figura de una corona, el elemento predominante ROLEX es lo suficientemente fuerte para evitar el riesgo de confusión, sobre todo porque al confrontar visualmente los signos en conjunto y sucesivamente la semejanza se diluye en la mente del consumidor quien es especializado por los bienes de lujo que identifica ROLEX. En cuanto a las similitudes gráficas e ideológicas, vale la pena advertir que las marcas comparten la imagen de una corona, pero el signo mixto ROLEX es recordado precisamente por ese vocablo que en modo alguno despierta en la mente del consumidor promedio la idea de corona, pero sí de reloj en tanto se trata de una marca bastante conocida y posicionada en el mercado de esos productos. En consecuencia, la Sala encuentra que no existe riesgo de confundibilidad entre la marca figurativa de CASIO y la marca mixta ROLEX, en tanto ambas cuentan con elementos que las hacen distintivas y reúnen las características de novedad y visibilidad. MARCAS FIGURATIVAS - Reglas para su comparación / CONSUMIDOR ESPECIALIZADO - Nivel de atención distinto al del consumidor promedio / MARCA FIGURATIVA - Relojes Rolex / RELOJES ROLEX - Producto dirigido a consumidores especializados El análisis entre las marca figurativas es diferente, toda vez que en es necesario atender no sólo a las reglas generales de comparación marcaria sino a aquellas referidas en la interpretación prejudicial y que propenden por la protección del aspecto gráfico e ideológico; por tal motivo es imperioso atender con especial cuidado al trazado, imagen o dibujo en sí mismo y al concepto que genera en la

mente del consumidor. (…). El tamaño en el que se muestran [las marcas solicitada y la registrada previamente] obedece a que, de acuerdo con el (sic) prueba pericial practicada y las afirmaciones del apoderado de MONTRES ROLEX S.A., la marca figurativa de esa sociedad es utilizada en los productos que identifica con dimensiones de 3 mm X 3.5 mm. Previo al análisis, es conveniente anotar que las marcas cotejadas identifican productos que, no obstante estar incluidos en la misma categoría, tienen características diferentes y van dirigidos a consumidores distintos. En efecto, los relojes Rolex constituyen un bien de lujo dirigido a un grupo particular, lo que no ocurre con los productos de CASIO que, si bien no pueden ser adquiridos por todas las personas, no constituyen bienes suntuarios. Tal circunstancia es importante al momento de llevar a cabo el estudio de signos, porque el consumidor promedio y el especializado no tienen el mismo nivel de atención cuando adquieren un producto, estando este último más atento a las características, cualidades y procedencia del bien que compra. (…) Lo anterior significa que aún cuando dos marcas sean semejantes e identifiquen la misma clase internacional de productos, es factible que no exista riesgo de confusión en virtud del consumidor especializado a quien va dirigido y ello es precisamente lo que ocurre con ROLEX, cuyo grupo de mercado son personas con un nivel económico alto que conocen plenamente las cualidades de los relojes de esa marca y las palabras o figuras que distinguen a la empresa que los ofrece. Es cierto que si ambas figuras se presentan sucesivamente a un consumidor promedio, las posibilidades de inducir

a error son amplias por los trazados similares y porque en su mente evocan el mismo concepto: realeza, joya, poder, entre otros; empero, para el segmento de mercado de ROLEX, la imagen de la corona trae a la mente inmediatamente el reloj de esa marca siendo improbable que al contrastarlo con el signo figurativo de CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA se presente confusión o la consideración de que MONTRES ROLEX S.A. ha lanzado una nueva línea bajo dicha figura.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 28039 DE 17 DE DICIEMBRE DE 1996

EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / RESOLUCIÓN 31888 DE 26 DE DICIEMBRE DE 1997, EXPEDIDA POR LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / RESOLUCIÓN 32483 DE

8 DE OCTUBRE DE 2002, EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00111-01

Actor: MONTRES ROLEX S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Se decide en única instancia la acción de nulidad que promovió la sociedad MONTRES ROLEX S.A contra las resoluciones 28039 de 17 de diciembre de 1996, 31888 de 26 de diciembre de 1997 y 32483 de 8 de octubre de 2002,

mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca figurativa solicitada por la sociedad CASIO KEISANKI

KABUSHIKI KAISHA.

I. LA DEMANDA MONTRES ROLEX S.A., domiciliada en Ginebra -Suiza-, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes

términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución Nº 28039 de 17 de diciembre de 1996, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca figurativa a favor de la sociedad CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (en adelante CASIO) y declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MONTRES ROLEX S.A.  Que se declare nula la Resolución Nº 31888 de 26 de diciembre de 1997, mediante la cual División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición contra la Resolución Nº 28039, confirmándola en todas sus partes.  Que se declare nula la Resolución Nº 32483 de 8 de octubre de 2002, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación contra la Resolución Nº 28039, confirmándola.  Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio negar el registro de la marca figurativa consistente en la representación de una corona de cinco puntas para distinguir metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o chapeados (excepto cuchillería, tenedores y cucharas); joyería,

piedras preciosas; relojería u otros instrumentos cronométricos; y demás artículos comprendidos en la clase 14 de la séptima edición de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca figurativa correspondiente a una corona de cinco puntas a favor de la sociedad CASIO.  Que se publique en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera dentro del presente proceso, conforme con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 209 de 1957.  Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de la providencia que termine el proceso, la resolución correspondiente en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, según lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 1.2. Los Hechos  El 1 de marzo de 1989 la sociedad CASIO presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de registro de una marca figurativa para distinguir metales preciosos y sus aleaciones y artículos de esas materias o de chapado no comprendidos en otras clases, joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos, productos comprendidos en la clase 14 internacional.  La solicitud de registro de la marca figurativa fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 393 de 28 de diciembre de 1993.  El 26 de abril de 1998 la sociedad MONTRES ROLEX S.A. presentó oposición al registro de la marca figurativa consistente en una corona de cinco puntas,

con fundamento en un signo figurativo y uno mixto registrado a nombre de esa sociedad para identificar productos de la categoría 14.  Mediante Resolución Nº 28039 de 17 de diciembre de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca figurativa solicitada por CASIO y declaró infundada la oposición promovida por MONTRES ROLEX S.A.  Dentro del término legal, MONTRES ROLEX S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nº 28039, en los que sostuvo que entre la marca figurativa de CASIO y aquellas de las que es titular existen semejanzas que producen confusión.  La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución Nº 31888 de 26 de diciembre de 1997, confirmó lo dispuesto en la Resolución Nº 28039.  El 8 de octubre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, profirió la Resolución Nº 32483 en la que confirmó lo decidido mediante Resolución Nº 280039 de 17 de diciembre de 1996. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora plantea que los actos acusados violan las siguientes normas comunitarias, constitucionales y legales: 1.3.1 Violación directa de la ley por error en la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Alega que MONTRES ROLEX S.A. es titular de una marca figurativa consistente

en una corona de cinco puntas, según consta en el Certificado de Registro Nº 188.569 vigente hasta el 1 de febrero de 2004. Así las cosas, considera que la comparación entre la marca figurativa de MONTRES ROLEX S.A, la marca mixta ROLEX y el signo figurativo registrado a favor de CASIO, debe realizarse con base en el aspecto gráfico, sin que pueda concluirse, como lo hizo la Superintendencia, que no existen semejanzas visuales, ortográficas, ideológicas o auditivas entre ellas. En consecuencia, al realizar una comparación entre las marcas en conflicto, resulta evidente que evocan el mismo concepto, CORONA, y cuentan con rasgos y características similares: R O L E X De otro lado, sostuvo que la Superintendencia no tuvo en cuenta que el cotejo debía llevarse a cabo entre la marca figurativa de CASIO, la marca mixta ROLEX y la marca figurativa propiedad de MONTRES ROLEX S.A., siendo incorrecto argüir que los signos no inducen al público a error porque el elemento nominativo ROLEX es el predominante en la marca mixta, pues ello deja de lado el análisis que debe practicarse entre las marcas figurativas en conflicto y desconoce su naturaleza. En tal sentido, alega que los signos en conflicto identifican productos comprendidos en la categoría 14 de la Clasificación Internacional de Niza, evocan el mismo concepto y cuentan con semejanzas gráficas que impiden al consumidor diferenciar entre una y otra marca, pues ambas coronas (i) son abiertas en su parte superior, (ii) cuentan con cinco puntas, (iii) las puntas son alargadas y se

separan desde la base y (iv) tienen rasgos gruesos y oscuros. Además, arguyó que según la Clasificación Internacional de Elementos Figurativos, contenida en el Arreglo de Viena del 12 de junio de 1973, las marcas cotejadas aparecen en la misma clasificación: Categoría 24, heráldica, monedas, emblemas símbolos; División 9, coronas y diademas; Sección 24.9.2, coronas abiertas en su parte superior. La comparación en conjunto, sucesiva y con base en las semejanzas entra las marcas, arroja el mismo resultado, es decir, el riesgo de confusión que hace imposible la coexistencia de las mismas en el mercado, máxime cuando en el mercado no existen otras marcas cuya figura evoque una corona y por ende, aquélla propiedad de MONTRES ROLEX S.A. ha alcanzado tal distintividad que el consumidor puede llegar a pensar que esa sociedad ha lanzado una nueva línea de productos al mercado. A manera de conclusión del cargo precisa que la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, tuvo lugar por cuanto, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que “la marca FIGURATIVA, CONSISTENTE EN LA FIGURA DE UNA CORONA DE CINCO PUNTAS, no se confunde con la marca FIGURATIVA, CONSISTENTE EN LA FIGURA DE UNA CORONA DE CINCO PUNTAS y la marca mixta ROLEX, que además de la expresión ROLEX, contiene la figura de una corona.” 1.3.2. Violación directa del la ley por aplicación indebida del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Señala que puesto que las marcas figurativas en conflicto consisten en una corona de cinco puntas, siendo registrada en primer lugar aquella propiedad de MONTRES ROLEX S.A., la confundibilidad gráfica es evidente y por tanto, el signo registrado a favor de CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA no cumple con el requisito de distintividad y aptitud para distinguir y diferenciar productos comprendidos en la categoría 14 internacional. En ese sentido, argumentó que, de conformidad con la jurisprudencia y doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la distintividad de una marca comercial está directamente relacionada con su capacidad intrínseca y extrínseca para diferenciar los productos que identifica de otros comercializados por distintos empresarios. 1.4. Contestación de la demanda 1.4.1. La Superintendencia de Industria y comercio, a través de su apoderado, se opuso a la totalidad de pretensiones de la demanda con sustento en los argumentos que a continuación se sintetizan. Adujo que luego de practicar un examen sucesivo y comparativo entre la marcas en conflicto, su representada concluyó que no existía riesgo de confusión, puesto que el signo mixto registrado por MONTRES ROLEX S.A. alude directamente a una corona y a la expresión ROLEX, mientras que la marca figurativa solicitada para registro por la sociedad CASIO, consiste una figura compuesta por cinco bandas paralelas que le dan una forma aflechada. Así pues, consideró que los signos generan ideas diferentes en la mente del consumidor promedio que impiden la confusión, de manera que ambas marcas

pueden coexistir en el mercado, máxime cuando la solicitada por CASIO cumple con los requisitos dispuestos en el artículo 134.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado, solicitó traslado especial con fundamento en el artículo 59 de la Ley 446 de 1998. En consecuencia, mediante Alegato Nº 121 rindió concepto asegurando que no hay confusión entre la marca figurativa de CASIO y la marca mixta ROLEX de MONTRES ROLEX S.A., como quiera que al observar esta última resulta evidente que predomina el elemento nominativo ROLEX en tanto la corona que acompaña la expresión es pequeña en relación con el tamaño de letra usado en el factor nominal.

Añadió que la comparación entre las marcas debe realizarse a partir del elemento gráfico que comprende la marca figurativa solicitada y el elemento nominativo predominante en el signo mixto registrado, es decir, deben cotejarse la palabra ROLEX frente a la corona de CASIO, de donde resulta que no son confundibles, por cuanto ideológicamente no evocan la misma idea o concepto siendo posible su coexistencia en el mercado.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 85.

Algunos apartes del concepto 173-IP-2007 se citan a continuación. Acerca de las normas a interpretar sostuvo: El Tribunal estima que no procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la

solicitud relativa al registro del signo FIGURATIVO compuesto por “cinco bandas paralelas que le dan una forma aflechada” fue presentada el 1 de marzo de 1989, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. (…) Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Órgano Comunitario ha determinado la improcedencia de interpretar los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En este sentido este Tribunal ha sostenido que: <<Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los

hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.>> (…) La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como a su plazo de vigencia. Frente a los elementos constitutivos de la marca dijo: Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, los cuales, según el artículo 56 transcrito son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad. En la Decisión 85, la novedad no hace referencia a la falta de utilización anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros signos ya registrados o solicitados. (…) Respecto a la visibilidad, se ha dicho que es el resultado de la

necesidad material de que un signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista. Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de dicho sentido; así, son signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores. Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro. Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es la distintividad. Si un signo no tiene la capacidad de distinguir, diferenciar y, de esa manera, localizar o individualizar un producto de una persona de los productos de otra, no cumpliría la función que la marca persigue en el mercado. En cuanto a las marcas figurativas y sus características expuso: LAS MARCAS GRÁFICAS son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”. (Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss).

Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1.El trazado: son las líneas o los trazos de dibujos que forman el signo marcario .// 2.El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas. Sobre el tema de las marcas mixtas el Tribunal manifestó: (…)en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.” 1 Finalmente, acerca del riesgo de confusión, advirtió que: (…) la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a

dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas // Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente // Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos // Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas".2

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1 El apoderado de MONTRES ROLEX S.A. reiteró lo dicho en su demanda y trajo a colación apartes del dictamen pericial practicado a las marcas según dispuso en el auto de 6 de febrero de 2004.

En efecto, señaló que las marcas en conflicto tenían las siguientes semejanzas: (i) las dos coronas están compuestas por cinco bandas paralelas, (ii) las dos coronas son simétricas partiendo de la banda central (eje central) hacia los

extremos, de forma tal que si se dividen verticalmente desde su banda central se obtienen dos figuras idénticas, (iii) las dos coronas son abiertas en su parte superior, (iv) las dos coronas tienen una base de la cual parten las cinco bandas en forma ascendente, (v) cada banda es de una sola pieza (no está fraccionada), (vi) la terminación de las coronas es más alta en el centro y desciende hacia los extremos y (vii) los espacios e inclinaciones entre las bandas son iguales. 1 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 2 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. Igualmente, agregó que si bien en la base de datos manejada por la Superintendencia de Industria y Comercio existen cuatro marcas que contienen la figura de una corona para identificar productos contenidos en la categoría 143, sólo aquella propiedad de MONTRES ROLEX S.A. es figurativa, pues las demás tienen naturaleza mixta. 4.2 La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su apoderada, insistió en que las resoluciones acusadas se ajustaron a la Decisión 486 de conformidad con lo expuesto en la contestación de la demanda.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Debe la Sala determinar si la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió

en indebida aplicación de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al disponer el registro de una marca figurativa a favor de CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA dentro de la categoría 14 internacional, no obstante el registro previo de una marca figurativa y otra mixta a favor de la sociedad MONTRES ROLEX S.A . Al respecto, vale la pena recordar que el Tribunal de Justicia Andina indicó que no obstante esta Corporación solicitó la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, la normatividad aplicable al asunto bajo examen es la contenida en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, habida cuenta que era ésta la vigente para la fecha en que se elevó la solicitud de registro marcario. En consecuencia, la demanda de la referencia y el respectivo cotejo entre las marcas será analizada de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 85. Sin embargo, los artículos de la Decisión 486 demandados tienen plena correspondencia con los interpretados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de manera tal que la divergencia de cuerpos normativos no afecta sustancialmente el desarrollo del proceso. Las normas de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya violación se acusa son las siguientes: 3 Las marcas en comento son: Pulsera Supreme (marca mixta donde la referida expresión va como explicativa), Triumph Bijoux (marca mixta) y Palacio de la Esmeralda (marca mixta). Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.

(…) “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (...) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” Preliminarmente, la Sala considera pertinente advertir que no realizará ninguna acotación acerca de la notoriedad de la marca ROLEX, en tanto esa cualidad no fue alegada por la sociedad MONTRES ROLEX S.A. ni dentro de la vía gubernativa ni dentro de la acción de nulidad de la referencia. a) Cotejo entre la marca figurativa de CASIO y la marca mixta ROLEX Toda marca, independientemente de su naturaleza, debe ser novedosa, distintiva y visible para ser susceptible de registro, pues así lo ordena el artículo 56 de la Decisión 85. Al respecto, debe anotarse que la marca figurativa solicitada por CASIO, es visible e intrínsecamente distintiva, pues tiene la capacidad para diferenciar por sí misma productos de la categoría 14. Ahora, para determinar si es novedosa e extrínsecamente distintiva, es necesario llevar a cabo el análisis frente a las marcas opositoras. El signo mixto registrado por MONTRES ROLEX S.A. esta compuesto por una corona de cinco puntas abierta acompañada de la palabra ROLEX escrita en un tamaño considerablemente mayor a la figura en cuestión, bajo esta perspectiva y teniendo en cuenta que por regla general el componente nominativo es el predominante en un signo mixto, será éste el relevante en el ejercicio de cotejo, por cuanto es el de mayor recordación. Veamos:

R O L E X

En términos generales, las marcas deben estudiarse en su conjunto, de forma sucesiva, ubicándose en la posición del consumidor al que va dirigido e