CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00140-01-2006

MARCA EN IDIOMA EXTRANJERO - Al estar incluido al lenguaje oficial como Ventana es signo descriptivo irregistrable / SIGNO DESCRIPTIVO - Lo es Fenestra que del Francés traduce Ventana y está incluido en el Diccionario Español / SIGNO DE FANTASIA - No lo es el expresado en idioma extranjero al ser incorporado en el idioma oficial Observa la Sala que en el Diccionario de la Real Academia Española están incluidas y reconocidas expresiones tales como: “Finiestra”, proveniente del latín fenestra que significa: ventana; “fenestraje” que significa conjunto de ventanas; “defenestración”, que indica la acción de tirar por la ventana y “fenestra”, que hace alusión a ventana; de tal manera que la expresión “fenestra” se adoptó ya en nuestro idioma como ventana, incluida como se halla, según se ha visto, en el lenguaje oficial. Siendo ello así, al aplicar la Sala el método que sugiere la doctrina para determinar si un signo es descriptivo, fácilmente se advierte la asociación entre las expresiones FENETRE y VENTANA; y a la pregunta relativa a cómo es el producto que se pretende registrar surge la respuesta similar a la de la designación de ese producto, poniendo así de manifiesto la naturaleza descriptiva de la denominación y, por ende, la irregistrabilidad de la misma. No se trata en este caso de que FENETRE sea una expresión extranjera desconocida en nuestro idioma, caso en el cual sería tratada como signo de fantasía y por tanto registrable, pues, como se ha visto, en nuestro idioma dicha expresión es conocida por su inclusión en el diccionario oficial con la significación de ventana.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00140-01

Actor: SODIMAC COLOMBIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 23613 de 26 junio de 2002 “POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 32676 de 11 de octubre de 2002, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1.- El 27 de septiembre de 2000, la sociedad SODIMAC S.A., presentó ante la

División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca LA FENETRE (mixta), para distinguir “persianas de exterior que no sean metálicas ni de materias textiles, materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, maderas semielaboradas, maderas contrachapadas, vidrio de construcción, granulados de vidrio para señalización de carreteras, buzones de mampostería, marcos no metálicos, construcciones transportables no metálicas”, productos comprendidos en la clase 19 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. 2.- Sostiene que fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 504 de 29 de mayo de 2001, no se presentaron observaciones y una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió los actos acusados negando el registro de la marca, con fundamento en que el servicio solicitado describe el producto al indicar la actividad que se va a desarrollar, privándose de esta forma a terceras personas de utilizar la expresión dentro de la clase de servicios que se pretende proteger. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1.- Considera que se violó el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, ya que la expresión LA FENETRE no es un término exclusivo, concluyente, necesario y

comúnmente utilizado en Colombia para distinguir tubos no metálicos o maderas contrachapadas o asfalto o granulados de vidrio para señalización de carreteras. 2.- Anota que se violó el literal e) del artículo 135, ibídem, que establece: “no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.” A su juicio el término “exclusivamente” incluido en la norma tiene su razón de ser porque según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra “exclusivo” tiene dos acepciones: “Que excluye o tiene fuerza y virtud para excluir” o “único, solo, excluyendo a cualquier otro”, entonces es irregistrable cualquier signo que sirva para describir la especie, cantidad, calidad, destino, valor u otra característica de un producto o servicio, si la marca no es de aquellas que describen de manera excluyente la especie, cantidad, calidad, destino valor u otra característica de un producto o servicio. Si la marca no es de aquellas que describen de manera exclusiva o excluyente la especie, cantidad, calidad, destino, valor u otra característica, es entonces registrable. En los actos administrativos impugnados no se demuestra de manera fehaciente e irrefutable que la expresión LA FENETRE es definitivamente el signo con el cual

se designa en el comercio Colombiano o subregional la finalidad o características básicas de los productos comprendidos en la clase 19. 3.- Que se violaron los artículos 3º, inciso 3o, 35 inciso 2° y 59 del C.C.A.; 23 y 29 de la Constitución Política, por cuanto considera que es deber de los funcionarios públicos tener en cuenta todas las pruebas y argumentos de los interesados durante el trámite procesal, en desarrollo del derecho de petición y del debido proceso, lo cual no aconteció en este caso, porque la Administración no tuvo en cuenta los argumentos referentes a la exclusión de productos la fuerza distintiva y descriptividad del signos, aspectos estos mencionados en el escrito contentivo del recurso de apelación. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.- La NACION -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda argumentando que la marca LE FENETRE en el idioma francés traduce “ventana” y en este caso es descriptiva de la finalidad del producto que pretende distinguir, habida cuenta de que las persianas son para cubrir las ventanas; e igualmente comprende la descripción de los productos: ventanas metálicas y guarniciones metálicas para las mismas, es decir que la expresión carece de elemento alguno que le de distintividad. Precisa que la Administración no ha incurrido en violación alguna pues según

documentos obrantes en el Expediente núm.0073322, contentivo de la actuación administrativa, se concluye que la actuación se ajustó plenamente al trámite administrativo y se garantizó el debido proceso, de petición y derecho de defensa, con la sujeción de las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad industrial. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó que se requiriera al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial para los efectos de los artículos XVIII y siguientes de la Ley 17 de 1980. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados denegaron la solicitud de registro de la marca “LA FENETRE” (mixta), para distinguir productos de la clase 19, por cuanto la Administración consideró que es descriptiva del producto que se pretende amparar, pues la expresión “FENETRE”, del idioma Francés, equivale en castellano a “VENTANA”, definiendo de esta forma la finalidad del producto, en este caso, persianas, que son utilizadas para cubrir ventanas, lo que se traduce en una descripción en sí misma del producto, e inhabilitaría a terceros para suministrar los mismos productos y utilizar dicha expresión para señalar alguna de sus características. Se apoya en el artículo 135, literales e) y f), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia

geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.” Para el análisis que corresponde efectuar a la Sala, a fin de establecer si se configura o no la causal de irregistrabilidad alegada en los actos acusados, se debe tener en cuenta el alcance de las normas comunitarias que en dicho sentido expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 61-IP-2005, rendida en este proceso. De acuerdo con lo indicado en la citada interpretación, las normas respecto de las cuales recae la misma son las de la Decisión 344, en razón a que la solicitud del registro fue efectuada el 27 de septiembre de 2000, es decir, en vigencia de esta, razón por la cual, estima conveniente realizar la interpretación correspondiente al artículo 82, ibídem, y extenderla de oficio al artículo 81 de la misma. Sobre el particular, cabe señalar que el Consejo de Estado debe analizar los actos acusados a la luz del ordenamiento jurídico vigente al momento de su expedición, es decir, en este caso, las disposiciones de la Decisión 486; empero ello no obsta para que pueda tenerse en cuenta el alcance que el Tribunal hace de las normas de la Decisión 344, como quiera que su regulación es casi idéntica a la de aquella. En la precitada interpretación se ilustró a la Sala sobre la noción de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Se explicó que es distintivo el signo cuando diferencie los productos o servicios sin que presente riesgo de confusión con los servicios o sus características esenciales. Igualmente expresó, que el signo debe ser susceptible de representación gráfica para que el público consumidor lo perciba, lo conozca y lo solicite; es decir, trasladarse del campo imaginativo al comercial. Que la doctrina ha conceptuado con respecto a las clases de marcas, precisando que se encuentran las denominativas, gráficas y las mixtas, de acuerdo con la estructura de su signo. Anota que la norma comunitaria al establecer como causal de irregistrabilidad los signos genéricos y descriptivos, involucra bajo esta excepción los distintivos que designen exclusivamente, la calidad, especie, cantidad o que describan las características usuales de los productos cuyo registro se pretende. Respecto a este tipo de signos el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no diferenciar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada –por ejemplo por un consumidor medio-es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”2 Finalmente, considera en cuanto al tema de los signos que se encuentran

conformados por palabras en idioma extranjero, que se presume que su significado no hace parte del conocimiento común, y corresponde considerarlos como signos de fantasía siendo en este caso procedente su registro; y a contrario sensu, son irregistrables los signos que en ese sentido observen un conocimiento común en la mayoría del público consumidor o usuario, generalizando de esta manera su uso. En cuanto a este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “...cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común.”4 Con apoyo en estas orientaciones, la Sala advierte en primer término, que en la marca solicitada para registro lo predominante es su parte denominativa, puesto que al ser analizada en su conjunto, se evidencia que la expresión “LA FENETRE” tiene mayor fuerza expresiva. 2 Proceso núm.3-IP-95,Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm.189 de 15 de septiembre de 1995. 4 Proceso 33-IP-2003, sentencia del 14 de mayo de 2003. G.O.A.C. núm.949, de 18 de julio de 2003. marca “ONE STEP UP (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Así, se deduce del folio 66 del expediente cuya fotocopia se traslada a la

providencia para ilustrar a la Sala: Observa la Sala que en el Diccionario de la Real Academia Española están incluidas y reconocidas expresiones tales como: “Finiestra”, proveniente del latín fenestra que significa: ventana; “fenestraje” que significa conjunto de ventanas; “defenestración”, que indica la acción de tirar por la ventana y “fenestra”, que hace alusión a ventana; de tal manera que la expresión “fenestra” se adoptó ya en nuestro idioma como ventana, incluida como se halla, según se ha visto, en el lenguaje oficial. Siendo ello así, al aplicar la Sala el método que sugiere la doctrina para determinar si un signo es descriptivo, fácilmente se advierte la asociación entre las expresiones FENETRE y VENTANA; y a la pregunta relativa a cómo es el producto que se pretende registrar surge la respuesta similar a la de la designación de ese producto, poniendo así de manifiesto la naturaleza descriptiva de la denominación y, por ende, la irregistrabilidad de la misma. No se trata en este caso de que FENETRE sea una expresión extranjera desconocida en nuestro idioma, caso en el cual sería tratada como signo de fantasía y por tanto registrable, pues, como se ha visto, en nuestro idioma dicha expresión es conocida por su inclusión en el diccionario oficial con la significación de ventana. En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A: PRIMERO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de agosto de 2006.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN