CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00143-01-2006

APLICACION DE LA LEY EN EL TIEMPO - Protección de situaciones consolidadas bajo norma anterior / LEY SUSTANCIAL - En propiedad industrial rige la vigente a la solicitud La Sala considera que, efectivamente, la preceptiva aplicable para definir el asunto debería ser la contenida en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser la norma vigente cuando se hizo la solicitud, de carácter sustancial; posición esta que es acorde con nuestra normatividad interna, en donde la derogatoria de una norma no produce efectos inmediatos sino que se protegen las situaciones consolidadas bajo el amparo de la normatividad anterior, de manera que la nueva norma sólo podría aplicarse a las situaciones jurídicas que ocurran a partir de su vigencia tal como lo ha manifestado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación. No obstante lo anterior, en el presente asunto, la distinción señalada resulta inane e inocua pues ambas Decisiones, en lo debatido, tienen un contenido idéntico en lo sustancial. Así las cosas la Sala revisará la legalidad de los actos acusados, conforme a su contenido sustancial. RIESGO DE CONFUSION - Es evidente entre marcas débiles / OPENAnglicismo de uso común / MARCA DEBIL - Improcedencia de observaciones al registro de otra marca débil Resulta evidente la similitud existente entre las marcas confrontadas pues comparados los signos desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, son innegables las semejanzas entre ellos lo cual podría generar riesgo de confusión en el público consumidor. En efecto, desde el punto de vista fonético ambas en su

primer palabra tienen el mismo anglicismo “OPEN” de uso común, tanto así que la Real Academia Española (RAE), en la vigésima segunda edición lo incluyó “Dep. abierto (competición deportiva)”. Sobre este aspecto conviene señalar que la inclusión de un anglicismo en el Diccionario de la Real Academia Española, constituye indicio de uso común, ya que, por regla general, allí sólo se incluyen extranjerismos de usanza consuetudinaria y la lengua se enriquece de esa clase de palabras sólo a partir de su uso frecuente y prolongado en el tiempo. Ahora bien, las expresiones que le siguen, por un lado, “UP”, que significa “arriba” cuando está sola pero puede adquirir múltiples significados según el verbo que la antecede, es de uso común en el idioma inglés, mientras que, por el otro, “TV” es utilizada para identificar la televisión y es conocida por el público en general, es decir, ninguna de las dos le otorga a la expresión OPEN una distintividad suficiente como para ser registrada en forma exclusiva por ninguna de ellas. Constituyen lo que se denominan “marcas débiles” no susceptibles de apropiación exclusiva y excluyente. Por ser expresiones de uso común, les son aplicables los criterios expuestos por la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, relativos a las denominadas marcas débiles. Sobre ellas se ha dicho: “...Por ese motivo, las marcas que contienen esa categoría de expresiones, son marcas débiles, que enfrentarán más tarde la contingencia de que se inscriban otros signos que

contengan esas mismas palabras, sin que puedan formularse observaciones al nuevo registro con opción de éxito (…) (TJAC, Proceso 21 IP, 98, Sent. Septiembre 3 de 1998”. De lo anterior se desprende que la palabra OPEN no era apropiable en forma exclusiva y que el elemento adicional TV tampoco le daba el carácter de exclusividad como para impedir registros posteriores, de donde se deduce que la Superintendencia de Industria y Comercio debió proceder al registro de la marca OPEN UP solicitada por la sociedad accionante.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de 2006

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00143-01

Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

Demandado : SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Que se declare la nulidad de las resoluciones Nos. 15396 del 21 de mayo de 2002, 27904 del 29 de agosto de 2002 y 33167 del 18 de octubre de 2002, por medio de las cuales se le negó el registro de la marca OPEN UP, para distinguir

los productos de la clase 35 internacional. 2ª. Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho solicita se conceda el registro de la marca OPEN UP, para distinguir los productos de la clase 35, a nombre de la Société des Produits Nestlé S.A. y la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. FUNDAMENTOS DE HECHO La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

1. El 13 de mayo de 1999, la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio - División de Signos Distintivosel registro de la marca OPEN UP para distinguir "Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Servicios de asesoría y negocios; publicidad; servicios de agencia para la importación de productos alimenticios y de utensilios de para la alimentación" de la clase 35 internacional, correspondiéndole el número de expediente 99029773 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 480 del 28 de junio de 1999.

2. La sociedad OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA, OPENMARKET LTDA., presentó oposición al registro de la marca OPEN UP, en la clase 35, con base en la existencia de la marca OPEN registrada en las clases 39 y 42 a su nombre.

3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió la solicitud de registro por medio de la Resolución 15396 del 21 de mayo de 2002, declaró infundada la oposición presentada, pero sin embargo, negó el registro

de la marca OPEN UP en clase 35, con base en existencia del registro de la marca

OPEN TV.

4. La demandante, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. presentó recursos de reposición y en subsidio apelación.

5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, por medio de la Resolución 27904 del 24 de enero de 2002, en el sentido de confirmar lo decidido por la resolución antes mencionada.

6. La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación por medio de la Resolución 33167 del 28 de octubre de 2002, confirmando la negativa del registro de la marca solicitada aduciendo, entre otras razones, que las expresiones "UP" y "TV" no otorgan características suficientes de distintividad a los signos. Esta resolución declaró agotada la vía gubernativa y fue notificada por edicto desfijado el 25 de noviembre de 2002.

7. El titular de la marca OPEN TV, registrada en clase 35, Certificado No. 172.146, vigente hasta el 30 de diciembre de 2004, con base en la cual se negó el registro de OPEN UP, es la sociedad OPENTV, INC., domiciliada en Mountain View, California, Estados Unidos de América y no THOMSON CONSUMER ELECTRONICS como lo señala la demandada en los actos acusados.

Fundamentos de derecho: En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Se violaron los artículos 134, inciso 1º, 135, literal b) y 136 literal a) de la Decisión

486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 59, inciso 2º, del C.C.A. por cuanto el signo que se pretende registrar no se asemeja, de forma que pueda inducir al público a error, a la marca previamente registrada y en ambos signos se distinguen los servicios sin que el uso de las marca, pueda causar riesgo de confusión o asociación. Respecto del primer supuesto, la expresión OPEN, común en las marcas en conflicto, es usada por múltiples competidores con signo registrado; no existen derechos exclusivos sobre esa expresión; en sí mismo no es distintivo sino que debe contener elementos que le confieran distintividad; si la marca OPEN TV ha coexistido con otras marcas de fábrica registradas que incluyen la palabra “OPEN” también podrá hacerlo con la solicitada “OPEN UP”; ya que no es procedente el fraccionamiento de la palabra, para señalar que la expresión “OPEN”es la que le otorga distintividad a la marca, posición ésta que es falsa y caprichosa por parte de la administración. Señaló, prohijando pronunciamientos de esta Corporación, que la marca debe revisarse en su conjunto para efectos de realizar la comparación entre las marcas en conflicto y las marcas así revisadas descartan cualquier riesgo de confusión y asociación. Alegó que las expresiones complementarias, “TV” y “UP”, aunque cortas, le otorgan singularidad a los signos en cotejo; pues cada una otorga un significado conceptual propio; y, a nivel ortográfico, si bien tienen el mismo número de letras, los golpes de voz son distintos, en “OPEN TV” se perciben cuatro, mientras que en “OPEN UP” sólo tres.

La expresión “OPEN TV” tiene significado propio “televisión abierta”, es conocida ampliamente y en todos los niveles por los colombianos, la que, además, no puede ser confundida con la expresión “OPEN UP”, que es una expresión de fantasía, con traducción clara del inglés. En conclusión no existe la más mínima posibilidad de que se presente riesgo de asociación entre las marcas confrontadas porque la distitntividad de la marca no recae en la expresión “OPEN”, sino en las siguientes, “TV” y “UP”. De otra parte, señala que si bien es cierto las marcas no son confundibles, de todas maneras, los servicios que prestarían son distintos OPEN TV, los prestaría principalmente para radio y televisión, y “OPEN UP”, lo sería para alimentos y alimentación. Así la marca cumple con los requisitos para ser registrada y tiene suficiente fuerza distintiva para ser objeto de registro. Finalmente, destacó que la entidad demandada no se pronunció sobre los aspectos planteados en el trámite gubernativo porque se limitó a hacer un análisis fraccionado de la marca cuando debió revisarlo desde el punto de vista conjuntual. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. CONTESTACION DE LA DEMANDA - La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones allí reclamadas adujo, en esencia, lo siguiente: La marca que pretende registrar la empresa demandante, OPEN UP para

distinguir productos de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, presenta semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas, con la marca OPEN TV registrada para distinguir productos de la misma clase, que hacen difícil su diferenciación por el consumidor. Alega que es evidente la irregistrabilidad por confundibilidad, conforme al artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunicad Andina, la que se observa por los signos y por los productos o servicios que identifica las marcas en conflicto. El signo OPEN UP está compuesto por una denominación que reproduce la marca registrada OPEN TV y la otra palabra distinta no ofrece mayor distintividad. La empresa demandante pretende inducir a error a esta Corporación cuando afirma que las palabras que conforman la marca OPEN TV tienen un significado propio, "el concepto de 'televisión abierta'" y que "es comprensible para el público colombiano a todos los niveles", lo que a todas luces no es cierto, como tampoco es cierto que si la palabra 'OPEN' se encuentra consignada en el Diccionario de la Lengua Española se comprueba, sin lugar a dudas, que su significado sea ampliamente conocido, de ser así, ¿que tantos colombianos conocen el significado de las palabras "miñona", "deverbal","tiorba" y "garlopa"?, cuyo significado se encuentra allí definido. No es un argumento convincente y menos aún verdadero, aquel que utiliza el demandante para concluir que "cada uno de los signos en cotejo cuenta con un significado conceptual propio que evitará que los mismos sean confundidos", cuando el significado conceptual de la expresión OPEN UP, es ininteligible e incomprensible en el idioma español, ya que como lo acepta el accionante, su

significado es en idioma inglés. La expresión OPEN que hace parte de los signos en debate, y cada uno de ellos debe hacer la diferencia, sin embargo ello no ocurre, OPEN UP y OPEN TV son signos a extremo similares, lo que impide su coexistencia pacífica. OPEN UP es un signo que no logra conseguir la distintividad suficiente para distinguirlo de la marca ya registrada OPEN TV. La recordación, sin abstracciones o fraccionamiento, que produce en los consumidores es similar, al punto de causar confusión en razón a las coincidencias la que genera el riesgo de inducirlo en error. En atención a las semejanzas de tipo fonético, ortográfico y visual de los signos, es evidente el riesgo de confusión frente a la marca registrada OPEN TV y el signo solicitado OPEN UP. La marca que se solicita y la registrada distinguen servicios comprendidos en la clase 35, es decir, comparten la misma naturaleza. De otra parte, con relación a que la expresión open es de uso común, resulta pertinente señalar que tratándose de marcas en las cuales uno de sus elementos sea considerado de uso común, si bien la concesión del registro no confiere al titular del signo marcario el derecho al uso exclusivo de ese elemento en particular, cualquier otro signo que incluya el mismo elemento, y se solicite su registro como marca, deberá contener elementos adicionales que permitan en su conjunto tener la fuerza distintiva necesaria para que las dos marcas coexistan en el mercado, de lo contrario, podrá oponerse a dicha solicitud de registro el derecho del titular de la marca registrada, por ser ambos signos similarmente confundible, en tanto vistos de forma integral, de modo que no contengan elementos adicionales que permitan en su conjunto tener tal fuerza, además, no se demostró

realmente que la expresión open sea de uso común. La Administración adoptó una decisión con fundamento en los hechos presentados, los argumentos esbozados y las normas aplicables al caso correspondiente exponiendo los motivos de la misma. - Las sociedades OPEN MARKET LTDA y THOMSON CONSUMER ELECTRONICS, terceros interesados en el resultado del proceso, no obstante habérsele notificado el auto admisorio de la demanda (folios 76, 142 y 143), se abstuvieron de contestarla . ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LAS PARTES El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado no rindió concepto. Las partes alegaron de conclusión según escritos visibles de folios 172 a 182. INTERPRETACIÓN PREJUCIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 168-IP-2004, rendida en este proceso, concluyó: “1. De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, el Tribunal considera que en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario relativas al derecho sustancial, que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de

irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o los mismos servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.

5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

6. Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común y, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada.”. (folios 320 a 334

Expediente). CONSIDERACIONES DE LA SALA Por los actos acusados el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, negó el registro de la marca OPEN UP, para distinguir productos comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. La controversia se contrae a establecer si la marca “OPEN UP”, para distinguir los

productos de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra en una causal de irregistrabilidad con respecto a la marca registrada “OPEN TV”, de la misma Clase 35, en cabeza de la sociedad THOMSON CONSUMER

ELECTRONICS.

El primer punto a dilucidar se contrae a precisar la normatividad que resulta aplicable para resolver el asunto. La parte demandante presentó su demanda citando como violada al Decisión 486 y la entidad demandada señala que esa normatividad aplicable para definir el asunto porque “en materia de Propiedad Industrial era aplicable a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados”, mientras, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial transcrita, señala que rinde su concepto conforme a la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigentes cuando se solicitó el registro. La Sala considera que, efectivamente, la preceptiva aplicable para definir el asunto debería ser la contenida en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser la norma vigente cuando se hizo la solicitud, de carácter sustancial; posición esta que es acorde con nuestra normatividad interna, en donde la derogatoria de una norma no produce efectos inmediatos sino que se protegen las situaciones consolidadas bajo el amparo de la normatividad anterior, de manera que la nueva norma sólo podría aplicarse a las situaciones jurídicas que ocurran a partir de su vigencia tal como lo ha manifestado la jurisprudencia de la Corte Constitucional1 y de esta Corporación2. No obstante lo anterior, en el presente asunto, la distinción señalada resulta inane e inocua pues ambas Decisiones, en lo debatido, tienen un contenido idéntico en

lo sustancial. Así las cosas la Sala revisará la legalidad de los actos acusados, conforme a su contenido sustancial. 1 Ver entre otras, Corte Constitucional, sentencias C-529/94 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, reiterada por la C-402 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz, entre otras. 2 Sala Plena de 14 de enero de 1991, expediente No. S-157, Consejero Ponente Dr. CARLOS GUSTAVO ARRIETA PADILLA Con fundamento en lo expuesto, la Sala procede a resolver los cargos formulados por la parte demandante en los siguientes términos: La entidad demandada se abstuvo de registrar la marca “OPEN UP”, porque, en su concepto es susceptible de producir confusión con respecto de la marca “OPEN TV”, previamente registrada por la sociedad THOMSON CONSUMER ELECTRONICS. Al respecto, la Sala procede a efectuar el análisis comparativo de la marca, de acuerdo con la Interpretación Prejudicial efectuada en este proceso. Las marcas nominativas en disputa tienen el siguiente registro visual: OPEN UP OPEN TV Resulta evidente la similitud existente entre las marcas confrontadas pues comparados los signos desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, son innegables las semejanzas entre ellos lo cual podría generar riesgo de confusión en el público consumidor. En efecto, desde el punto de vista fonético ambas en su primer palabra tienen el mismo anglicismo “OPEN” de uso común, tanto así que la Real Academia Española (RAE), en la vigésima segunda edición lo incluyó “Dep. abierto (competición deportiva)”3. Sobre este aspecto conviene señalar que la inclusión de un anglicismo en el Diccionario de la Real Academia Española, constituye indicio de uso común, ya que,

por regla general, allí sólo se incluyen extranjerismos de usanza consuetudinaria y la lengua se enriquece de esa clase de palabras sólo a partir de su uso frecuente y prolongado en el tiempo. Ahora bien, las expresiones que le siguen, por un lado, “UP”, que significa “arriba” cuando está sola pero puede adquirir múltiples significados según el verbo que la antecede, es de uso común en el idioma inglés, mientras que, por el otro, “TV” es 3 Diccionario de la Lengua Española, RAE, 2001, pág. 1623. Además, en el Nuevo Diccionario de Colombianismos del Instituto Caro y Cuervo, aparece castellanizado este anglicismo. utilizada para identificar la televisión y es conocida por el público en general, es decir, ninguna de las dos le otorga a la expresión OPEN una distintividad suficiente como para ser registrada en forma exclusiva por ninguna de ellas. Constituyen lo que se denominan “marcas débiles” no susceptibles de apropiación exclusiva y excluyente. Por ser expresiones de uso común, les son aplicables los criterios expuestos por la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, relativos a las denominadas marcas débiles. Sobre ellas se ha dicho: “Comparación entre marcas compuestas que contienen palabras genéricas. En este campo corresponde anotar que en la comparación de denominaciones compuestas el análisis debe descartar las palabras genéricas que por su naturaleza no agregan nada a la distinción marcaria. La apropiación como signos de uso exclusivo de vocablos genéricos o descriptivos, o que contengan prefijos o sufijos que se han convertido en

usuales o comunes, no está permitida, en primer lugar porque esos vocablos no cumplen con las condiciones de distintividad de la marca, y en segundo término, porque impedirá que otros empresarios puedan utilizarlos, eliminando de uso comercial palabras que pertenecen al uso generalizado de los productos. Por ese motivo, las marcas que contienen esa categoría de expresiones, son marcas débiles, que enfrentarán más tarde la contingencia de que se inscriban otros signos que contengan esas mismas palabras, sin que puedan formularse observaciones al nuevo registro con opción de éxito (…) (TJAC, Proceso 21 IP, 98, Sent. Septiembre 3 de 1998”. De lo anterior se desprende que la palabra OPEN no era apropiable en forma exclusiva y que el elemento adicional TV tampoco le daba el carácter de exclusividad como para impedir registros posteriores, de donde se deduce que la Superintendencia de Industria y Comercio debió proceder al registro de la marca OPEN UP solicitada por la sociedad accionante, La Sala accederá entonces a las pretensiones de la demanda y ordenará la nulidad de los actos que negaron el registro de la marca OPEN UP, ordenando, en consecuencia, el registro de la misma. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, F A L L A : Primero. DECLARASE la nulidad de las Resoluciones 15396 del 21 de mayo, 27904 del 29 de agosto y 33167 del 18 de octubre de 2002, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro de la marca OPEN UP a favor de Societé des Produits Nestlé S.A.

Segundo.- A título de restablecimiento del derecho, ordénase a la Superintendencia de Industria y Comercio proceder con el trámite del registro de la marca solicitada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del nueve (9) de marzo de 2006.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO