CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00145-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / SIGNO TRIDIMENSIONAL – No procede su registro cuando constituye exclusivamente la forma usual de los productos o sus envases / SIGNO TRIDIMENSIONAL – Envase / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo tridimensional: envase en forma de botella, por carecer del requisito de distintividad al tener una forma usual de los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza Los productos para los cuales se solicita el registro de la figura tridimensional en cuestión son cervezas; agua natural o gaseosa (mineral o no mineral), jugos de frutas o verduras, bebidas de frutas o verduras, limonadas, sodas, cerveza de jengibre, sorbetes (bebidas), preparaciones para bebidas, jarabes para bebidas, extractos de frutas o vegetales sin alcohol, bebidas sin alcohol que contienen agentes lácteos de fermentación; todos ellos comprendidos en clase 32. La figura tridimensional objeto del sub lite es […] descrita en la solicitud de su registro como “una botella tridimensional cuyo cuerpo presenta cinco estrías horizontales a partir de su parte media, y enseguida presenta 3 juegos de estrías redondeadas. Sus flancos presentan estas mismas estrías y su base es ligeramente redondeada. Su comba no es pronunciada, su cuello es relativamente corto y su base lleva una tapa con estrías verticales de color rojo.” […] La cuestión se reduce entonces a establecer si esa botella tiene la forma tridimensional usual de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de los productos de la clase 32 que busca distinguir o si, por el contrario, constituye “una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del…envase”

que le agregue distintividad y lo haga registrable, como lo pretende la actora. [L]a Sala no encuentra en ella características especiales que reflejen ingenio o creatividad en su diseño, que la sustraigan de las formas conocidas y, por ende usuales en los envases de los productos de la clase 32 y, particularmente, de los relacionados en la solicitud de su registro marcario, pues en tales envases es muy común y de vieja data encontrarlos con la apariencia cuadrada y estrías horizontales, las cuales incluso tienen un carácter funcional en cuanto facilitan el agarre del recipiente, así como los remates ovalados o redondeados de sus extremos y aristas. Tampoco es procedente que se aduzcan colores en el envase como parte de sus elementos distintivos, por cuanto como lo señala el Tribunal, en esta clase de marcas no cuenta la etiqueta, lo cual excluye lo que no corresponda al aspecto del número de dimensiones (largo, ancho y profundidad) y al manejo caprichoso o ingenioso y novedoso de las mismas. De modo que esos detalles que la actora aduce como los determinantes de la originalidad y distintividad de la figura tridimensional en comento no tienen el alcance sugestivo, fantasioso o novedosamente caprichoso que se exige para la registrabilidad de esa y de todas las clases de marcas. MARCA TRIDIMENSIONAL – Concepto La marca tridimensional se da cuando “cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto”, dentro de los cuales se ubican los envases, envoltorios y relieves.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 4

de agosto de 2005, Radicación 11001-03-24-000-2001-00376-01(7619), C.P. María Claudia Rojas Lasso.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 82 LITERAL B / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 138

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00145-01

Actor: COMPAGNIE GERVAIS DANONE Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la actora en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales le negó el registro de una marca.

I.- LA DEMANDA La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, domiciliada en Francia, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicita a la Sala que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones Primera.- Declarar la nulidad de las Resoluciones números 14710 de 16 de mayo de 2002; 27980 de 29 de agosto de 2002; y 32523 de 8 de octubre de 2002, por

las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negarle el registro del signo FIGURA TRIDIMENSIONAL DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA, para amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Tercera. Ordenar a la entidad demandada publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 1.1. Hechos en que se funda la demanda La actora aduce como hechos que sirven de fundamento a sus pretensiones, en resumen, que el 30 de noviembre de 2000, solicitó el registro del signo “FIGURA TRIDIMENSIONAL DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya imagen es la siguiente: A dicha solicitud le dio la publicación de ley en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 502 de 27 de marzo de 2001, después de lo cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución Nº 14710, El 16 de mayo de 2002, en la cual resolvió negar el registro de ese signo “FIGURA TRIDIMENSIONAL DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Contra tal decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, que en su orden fueron decididos mediante las resoluciones Núms. 27980, de 29 de agosto de 2002, expedida por la misma funcionaria, y 32523, de 8 de octubre de 2002, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, todos en el

sentido de confirmar la resolución Nº 14710 y declarar agotada la vía gubernativa.

3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante señala como violado el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, porque a su juicio “La marca objeto de la solicitud, apreciada integralmente no consiste en la representación ‘usual’ de un envase como se consideró, sino que es un SIGNO TRIDIMENSIONAL, conformado por la figura de una botella de características distintivas”; y que las formas características que incluye la FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA cuyo registro como marca solicitó son suficientes para que este signo identifique el producto al momento en que es percibido.

Que la demandada “OMITIÓ advertir que a la forma básica se habían acompañado otros elementos que le otorgan la distintividad suficiente para acceder al registro marcario. Lo único que se hizo fue indicar que la marca consistía en la figura tridimensional de un envase en forma de botella, sin detenerse a COMPROBAR, si la misma era realmente usual”. En consecuencia, la comentada figura es suficientemente distintiva, por cuanto es apta para identificar productos de la clase treinta y dos (32) internacional, para los cuales se solicitó su registro.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante apoderado, se opone a las pretensiones de la demanda, acepta como ciertos los hechos en que se sustenta, y sobre el fondo del asunto sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas

invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, en el cual se concluyó que la marca solicitada no reúne los requisitos para ser registrada, atendiendo lo dicho en el proceso 14-IP-98, pues carece de fuerza distintiva por su carácter genérico, según lo señalado en los procesos 22-IP-96 y 4 IP-98, del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina, y el artículo 134 de la Decisión 486. Solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen. Asevera que siendo el signo distintivo que se pretende registrar como marca tridimensional, una forma usual que muchos empresarios pueden utilizar libremente para identificar y proteger sus productos en el mercado, el signo solicitado no cumple con el requisito de distintividad que debe cumplir cualquier signo sobre el cual se pretenda un derecho de exclusividad. Que en este caso los diseños incorporados al registro solicitado no son sustancialmente diferentes ni diferenciadores respecto a las formas usuales que se encuentran comúnmente en el mercado, pues los diseños incorporados a la

forma usual son realmente secundarios por lo cual éstos no le dan una suficiente distintividad al mismo que permita diferenciarlo en forma usual. Además, el público consumidor tampoco va a distinguir la procedencia empresarial del producto en razón a que los elementos que se incorporaron al registro solicitado no son sustancialmente diferentes ni se hacen suficientemente distintivos de la forma usual de un envase. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. Las partes reiteraron sus argumentos expuestos en las anteriores oportunidades procesales.

2. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación solicita que se requiera la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 246).

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, dada en el PROCESO 106-IP-2007, con fecha 19 de septiembre de 2007, precisa que se ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero considera no procedente la interpretación de los artículos de la Decisión 486, por haber constatado en el expediente que la solicitud de registro del signo “FIGURA TRIDIMENSIONAL DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, fue presentada el 30 de noviembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo

de Cartagena. Que con fundamento en la potestad que le da el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, procede a interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, los artículos 81, 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En dicha interpretación concluye que: “PRIMERO: En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

TERCERO: Las marcas se clasifican en denominativas, gráficas y mixtas, y a esta clasificación se agrega la forma externa con tres dimensiones que constituye el signo tridimensional, de acuerdo al criterio aceptado por la

Jurisprudencia Comunitaria Andina.

CUARTO: Son registrables como marca los signos que no se hallen incursos en ninguna de las causales de irregistrabilidad

contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, incluidas en este contexto las marcas tridimensionales.

QUINTO: Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste. Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional.

SEXTO: Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 81”.

VI.- CONSIDERACIONES

1. Alcance de la competencia de la Sala La acción incoada por la actora es de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo proceso es de única instancia, y su conocimiento le corresponde a la Sala según el artículo 128, numeral 7, del C.C.A., en virtud de lo cual no sólo puede anular los actos demandados, sino también adoptar las disposiciones que sean necesarias y conducentes para restablecer el derecho que hubiere sido violado, según el artículo 170 ibídem, al prever que “los organismos de lo Contencioso

Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformas éstas.”

2. El acto acusado Se persigue la nulidad de la Resolución núm. 14710 de 16 de mayo de 2002 y sus confirmatorias, núms. 27980 de 29 de agosto de 2002; y 32523 de 8 de octubre de 2002, por las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negarle el registro del signo FIGURA TRIDIMENSIONAL DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA, para amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo la consideración de que esa figura no se distingue de las usadas comúnmente en relación con los productos de la clase 32.

3. Examen de los cargos 2.1. Se indican como violados los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que según indicación del Tribunal deben sustituirse por los artículos 81 y 82, literal b), de la Decisión 344, que a la letra dicen: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas

por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”; 3.2. Los productos para los cuales se solicita el registro de la figura tridimensional en cuestión son cervezas; agua natural o gaseosa (mineral o no mineral), jugos de frutas o verduras, bebidas de frutas o verduras, limonadas, sodas, cerveza de jengibre, sorbetes (bebidas), preparaciones para bebidas, jarabes para bebidas, extractos de frutas o vegetales sin alcohol, bebidas sin alcohol que contienen agentes lácteos de fermentación; todos ellos comprendidos en clase 321. 3.3. La figura tridimensional objeto del sub lite es la representada en la gráfica inicialmente impresa, la cual es descrita en la solicitud de su registro como “una botella tridimensional cuyo cuerpo presenta cinco estrías horizontales a partir de su parte media, y enseguida presenta 3 juegos de estrías redondeadas. Sus flancos presentan estas mismas estrías y su base es ligeramente redondeada. Su comba no es pronunciada, su cuello es relativamente corto y su base lleva una tapa con estrías verticales de color rojo.” 3.4. Se está así ante una marca tridimensional, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad tiene como consagrada en la normatividad comunitaria, implícitamente antes de la decisión 486, y de manera expresa a partir de esta decisión, al señalar que: “Es con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que el legislador comunitario hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema marcario como en el 1 La clase 32 consiste en “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y

zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. que se refiere al diseño industrial; así: En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. (…) En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta, y tridimensional. Esta referencia expresa, ya no permite sostener el criterio de que el signo tridimensional podría considerarse una especie de la marca figurativa, como lo afirmó la doctrina que se expone a continuación y que fue luego recogida en la interpretación prejudicial dictada en el proceso 88-IP-2004.” (…) Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisión 486 que por primera vez el legislador comunitario incluye en el régimen marcario la mención expresa del signo tridimensional como una clase de marca diferente a las denominativas, gráficas y mixtas, esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se haya previsto ‘las formas externas tridimensionales’ como objeto de registro

marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y no incurran en las prohibiciones en ellas señaladas.” La marca tridimensional se da cuando “cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto”, dentro de los cuales se ubican los envases, envoltorios y relieves, dice el Tribunal en la comentada interpretación prejudicial, y es lo que justamente ocurre con el objeto de la solicitud de registro marcario en comento. 3.5. La cuestión se reduce entonces a establecer si esa botella tiene la forma tridimensional usual de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de los productos de la clase 32 que busca distinguir o si, por el contrario, constituye “una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del…envase”2 que le agregue distintividad y lo haga registrable, como lo pretende la actora. 3.6. Vista la figura bajo examen, la Sala no encuentra en ella características especiales que reflejen ingenio o creatividad en su diseño, que la sustraigan de las formas conocidas y, por ende usuales en los envases de los productos de la clase 32 y, particularmente, de los relacionados en la solicitud de su registro marcario, pues en tales envases es muy común y de vieja data encontrarlos con la apariencia cuadrada y estrías horizontales, las cuales incluso tienen un carácter funcional en cuanto facilitan el agarre del recipiente, así como los remates ovalados o redondeados de sus extremos y aristas.

Tampoco es procedente que se aduzcan colores en el envase como parte de sus elementos distintivos, por cuanto como lo señala el Tribunal, en esta clase de marcas no cuenta la etiqueta, lo cual excluye lo que no corresponda al aspecto del 2 El Tribunal, citando su propia jurisprudencia, refiriéndose a las Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto, anota en la interpretación prejudicial dada para este proceso, que “Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición”. número de dimensiones (largo, ancho y profundidad) y al manejo caprichoso o ingenioso y novedoso de las mismas. De modo que esos detalles que la actora aduce como los determinantes de la originalidad y distintividad de la figura tridimensional en comento no tienen el alcance sugestivo, fantasioso o novedosamente caprichoso que se exige para la registrabilidad de esa y de todas las clases de marcas, de allí que el acto acusado se encuentra acorde con el artículo 82, literal d) de la Decisión 344. La Sala, frente a una situación similar a la del sub lite, puso de presente que “los componentes que acompañan a la marca objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad. En efecto, tal como puede apreciarse en las gráficas que obran a folios 61 y 66 del expediente, adjuntadas por la actora, la marca figurativa cuyo registro se solicita, presenta la inclusión de nervaduras y la

colocación de puntos y rayas que semejan un grabado alrededor del cuello de la botella, elementos éstos que no adicionan una creación que al parecer de esta Sala, se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, y que pueda apreciarse por los consumidores a través de los órganos visuales como inconfundibles de modo que hagan de ella una, marca característica, particular y original que permita diferenciar los productos que representa de otros similares dentro del mercado; es decir, que no reúne las condiciones de los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para ser registrada para identificar productos de la clase 32 internacional”3, con lo cual se está advirtiendo la necesidad de atender con rigor tales criterios de distintividad de marcas tridimensionales, en particular, de las conformadas por envases. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 3 Sentencia de 4 de agosto de 2005, expediente núm. 2001-00376-01 (7619), consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.

F A L L A: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por COMPAGNIE GERVAIS DANONE, para que la Sala declarara la nulidad de las resoluciones números 14710 de 16 de mayo de 2002; 27980 de 29 de agosto de 2002; y 32523 de 8 de octubre de 2002, por las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le negó el registro del signo FIGURA TRIDIMENSIONAL DE

ENVASE EN FORMA DE BOTELLA, para amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Segundo.- DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 12 de marzo de 2009.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN