CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00171-01-2006

MARCA DONOMINATIVA, NOMINAL O VERBAL - Concepto / MARCA FIGURATIVA - Concepto / MARCA MIXTA - Concepto En el caso que se examina, en primer término conviene precisar que las marcas que se someten a cotejo son de naturaleza distinta pues según la Superintendencia de Industria y Comercio, una es mixta (MEGA) y la otra denominativa (MEGA JET). Al respecto el Tribunal Andino precisó en la interpretación prejudicial que: “LA MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. En la MARCA GRAFICA se emplea un signo visual: líneas, dibujos, colores, etc., y puede ser una marca “puramente gráfica” o una marca “figurativa”. Esta última es la que suscita en el posible consumidor un determinado concepto, el cual puede ser concreto o abstracto, según sea la naturaleza de la evocación que provoca. La MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes)...La doctrina señala que en este tipo de signos, siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o acústicos”. SEMEJANZA ORTOGRAFICA - Concepto / SEMEJANZA FONETICAConcepto / SEMEJANZA IDEOLOGICA - Concepto Sobre el punto, es decir, en relación con “las características propias de la situación de semejanza”, en la interpretación prejudicial se precisó lo siguiente: “La similitud

ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea.” SEMEJANZA MARCARIA - Existencia entre los signos MEGA y MEGAJET: por compartir el mismo prefijo y amparar los productos de la misma clase / MEGA - Prefijo de uso común no monopolizable / PREFIJOS O SUFIJOS DE USO COMUN - Inapropiabilidad En este caso, es evidente que el signo MEGA y la marca MEGA JET comparten

una misma raíz: la palabra MEGA, de tal suerte que se está no ante una similitud sino ante una verdadera identidad ortográfica, fonética e ideológica a la luz de los lineamientos del Tribunal Andino antes transcritos. En efecto dicha palabra o raíz común, tanto en el signo como en la marca registrada, constituye una coincidencia de letras que se pronuncian y suenan igual y tienen idéntico significado, es decir evocan la misma idea si se tiene en cuenta que según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, año 2001, la palabra MEGA significa ‘grande’, calificativo que puede predicarse de cualquier producto o servicio o, en general, de cualquier objeto sin distinción alguna. Además el signo que se pretende registrar ampara productos comprendidos en la clase 30 Internacional de Niza, clase que igualmente ampara los productos de la marca MEGA JET previamente registrada. En tales circunstancias el referido signo carece del requisito de distintividad, fundamental para conceder el registro de una marca y, en consecuencia, el cargo por violación al artículo 83 literal a) de la decisión 344, reproducido por el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 no prospera. Finalmente, la Sala advierte que al ser la palabra MEGA un calificativo para magnificar cualquier producto o servicio, en tanto y en cuanto significa: ‘grande’, constituye una partícula de uso común cuyo dominio absoluto está proscrito para toda persona. Así lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en el proceso de la referencia en los siguientes términos: “Para elaborar un conjunto marcario, se puede hacer uso de

determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente considerados pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales, no pueden ser objeto de dominio absoluto por personal alguna. Por ello el titular de una marca que incluya una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan emplear dicha expresión, en combinación con otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea lo suficientemente distintivo y original a fin de no generar confusión. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando...”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00171-01

Actor: SOCIETE DE PRODUITS NESTLE S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad SOCIETE DE PRODUITS NESTLE S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el

artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Resolución No 17274 del 31 de mayo de 2002, dictada por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la Compañía Nacional de Chocolates S.A., y se negó el registro de la marca MEGA para distinguir productos de la clase 30 internacional; la Resolución N°28421 del 30 de agosto de 2002 de la misma división, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la primera decisión y la Resolución N°35924 del 14 de noviembre de 2002, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación confirmando las resoluciones anteriores.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de las Resoluciones números 17274, 28421 y 35924 citadas y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio – División de Signos Distintivosconceder a nombre de la Societe des Produits Nestlé S.A., el registro de la marca MEGA (MIXTA) para distinguir productos de la clase 30 internacional. b. Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: Manifestó que el 29 de junio de 1997 la compañía Societe des Produits Nestlé S.A., solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio –División de Signos

Distintivosel registro de la marca MEGA (MIXTA) para distinguir “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”. Señaló que la Compañía Nacional de Chocolates S.A., presentó oposición al registro de la referida marca en atención a la existencia previa de la marca MEGAJET registrada a su nombre para distinguir productos de las clases 29, 30 y 31 y agregó que mediante Resolución N°17274 del 31 de mayo de 2002 la Superintendencia demandada declaró fundada dicha oposición y negó el registro de la marca MEGA (MIXTA) considerando que en ésta predomina el elemento denominativo que “reproduce parcialmente la marca previamente registrada MEGAJET...” y no ofrece distintividad suficiente para evitar confusión en los consumidores o garantizar la “coexistencia pacífica” en el mercado con otros productos similares. Informó que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición que no prosperó, pues mediante Resolución N°28421 del 30 de agosto de 2002 emanada de la División de Signos Distintivos se confirmó la decisión impugnada, manteniendo el criterio según el cual las marcas enfrentadas presentan semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas que generan confusión con otros productos respecto de su origen empresarial. Dijo que interpuso recurso de apelación contra tales actos administrativos, pero

estos fueron confirmados por Resolución N°35924 del 14 de noviembre de 2002, quedando así agotada la vía gubernativa. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, como sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 134 inciso 1°, 135 literales b) y f) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y 59 inciso 2° del Código Contencioso Administrativo. Señala que el artículo 136 literal a) de la decisión 486 de la Comunidad Andina prohíbe el registro de marcas cuando se presenten en forma concurrente los siguientes requisitos: 1.- Que el signo que se pretende registrar sea idéntico o semejante a una marca registrada previamente, de tal suerte que se induzca a error al público y 2.- Que ambos signos distingan productos “respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el consumidor un riesgo de confusión o asociación”. Con base en lo anterior argumenta que el signo MEGA cuyo registro se solicita no es idéntica a la marca MEGAJET. En cuanto a sus semejanzas señala que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado y el Tribunal Andino de Justicia, las partículas o prefijos genéricos, descriptivos o de uso común deben ser excluidas de la comparación entre los signos que las contienen. Dice que en este caso la partícula MEGA es de uso común y se utiliza para distinguir productos de la clase 30 internacional y por lo tanto, el hecho de que los signos que se comparan en esta oportunidad compartan la palabra “MEGA” no

determina que sean confundibles pues dicha palabra no es en sí misma un elemento distintivo. Además existen 13 registros que incluyen la palabra “MEGA” para distinguir productos de la clase 30 y coexisten pacíficamente en el mercado, estas marcas son: MEGAR, MEGA-POP, BON BON BUM MEGA MIX, MEGA

BETA CAROTENE EL MUELLE, MEGAVIT, PREMEGA, OMEGA, PROMEGA,

MEGA BUM SUPER, MEGA PATT, MEGACIRCULIN y MEGAJET.

Trascribe apartes de las consideraciones del Tribunal Andino de Justicia en el proceso 37-IP-98, en las cuales se precisó que cuando una marca contiene prefijos de uso común la distintividad está dada por “los sufijos de fantasía” que los acompañen. Señala que la el signo “MEGA” cuyo registro se solicita es de carácter mixto, es decir, compuesto por un elemento denominativo y otro gráfico; este último determina la distintividad de la marca y consiste en una etiqueta en forma rectangular en la cual aparece escrita la referida palabra, predomina el dibujo de una paleta de helado con un mordisco en la parte superior y se antepone a unas franjas horizontales que contienen varias líneas onduladas. Precisa que el elemento que distingue la marca opositora no es la palabra “MEGA” sino “JET” que, por lo demás, distingue los productos de la Compañía Nacional de Chocolates S.A. Por lo tanto, los elementos de la marca que se pretende registrar y los de la opositora son muy diferentes. Dice además que algunos productos de la Compañía Nacional de Chocolates han

coexistido en el mercado con otras marcas que comparten partículas genéricas así: ALEGRIA JET con ALEGRIA, JET ESTRELLITAS con ESTRELLITAS, VITA con VITA JET, entre otras marcas cuya diferencia radica en la palabra JET. Considera que la demandada violó también el artículo 59 del CCA porque no tuvo en cuenta la totalidad de los argumentos y pruebas aducidas para demostrar la distintividad del signo MEGA con otras marcas registradas. d. Las razones de la defensa La Compañía Nacional de Chocolates: Señala que el signo MEGA que se pretende registrar carece de distintividad, no resulta novedoso ni original y puede confundirse con la marca MEGA JET previamente registrada, que en la actualidad cubre todos los productos de la clase 30 a los cuales se dirige también el signo MEGA de la demandante. Dice que los productos de ésta son similares comercialmente a los de las clases 29 y 31 donde también se encuentra registrada la marca MEGA JET. Trascribe apartes de la interpretación prejudicial del Tribunal Andino en el proceso N° 16-PI-96, según la cual la doctrina se refiere a marcas débiles que se caracterizan o identifican con los términos de “banalización, dilución y raíz genérica” y afirma que, según esa tesis, pueden encontrarse en el mercado marcas con raíz de uso común acompañadas de una desinencia distinta, lo cual es válido siempre y cuando se cree una marca compuesta “que resulta distintiva respecto del signo reproducido” o se reproduzca la raíz de una marca compuesta pero con una desinencia distinta. Considera que esto último es lo que ocurre en

Colombia con la palabra “MEGA” que ingresó al registro marcario “haciendo parte integrante de una marca compuesta, ingresando posteriormente al registro otras marcas compuestas con la misma partícula pero con desinencias distintas”. Por esa razón estima que no es posible el registro de una marca que consistente en la partícula MEGA sin elementos que la distingan de las ya registradas; ello constituiría la apropiación y monopolización de una raíz de uso común. De esta suerte, no le asiste razón a la demandante cuando afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al declarar fundada la oposición presentada por la Compañía Nacional de Chocolates. Indica que el elemento nominativo en el signo MEGA que se pretende registrar es predominante sobre el elemento gráfico que, por lo tanto, pasa a ser secundario. Al respecto transcribe apartes de la interpretación prejudicial del Tribunal de la Comunidad Andina en el proceso N° 26-IP-98. La Superintendencia de Industria y Comercio: Señala que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado los requisitos que debe reunir una marca para ser registrable son la perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Trascribe apartes de la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, según la cual la distintividad es la característica esencial del signo que se pretende registrar (procesos números 7-IP-2002 y 65-IP-2004). Manifiesta que negó el registro del signo MEGA porque presenta similitudes de orden visual y fonético con la marca MEGA JET previamente registrada, lo cual

implica riesgo de confusión en los consumidores y asevera que no se incurrió en violación de normas porque se tuvieron en cuenta todos los aspectos relevantes para la concesión de registros de marcas. Dice que la marca que se pretende registrar reproduce parte de la marca ya existente y que ambos signos se refieren a los mismos productos y ello puede dar lugar a que el consumidor confunda su origen o procedencia, vulnerando así el derecho a la libre escogencia. e. La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 20 de octubre de 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fls. 73 a 75). Por auto visible a folios 218 y 219, se abrió a pruebas el proceso. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la entidad demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, y la sociedad demandante (fls. 244 a 251 y 252 a 257 respectivamente). Mediante proveído del 1° de abril de 2005 se ordenó someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia del 9 de septiembre de 2005, dio respuesta a la referida solicitud (fls. 273 a 290). II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes concluyó, en el

proceso 147-IP-2005, que:

1. De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el periodo de transición de la normatividad andina.

2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

3. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse en cuenta cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

4. No son registrables los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los

mismos productos o servicios o, para servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca en error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de la irregistrabilidad

5. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe observar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo.

6. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituiría el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

7. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a reglas de comparaciones de signos y considerando que aquel pueda presentarse por similitudes gráficas o fonéticas.” CONSIDERACIONES DE LA SALA Se trata en este caso de verificar la legalidad de la Resolución número 17274 del 31 de mayo de 2002, dictada por la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la Compañía Nacional de Chocolates S.A., y se negó el registro de la marca MEGA para distinguir productos de la clase 30 internacional; la Resolución N°28421 del 30 de agosto de 2002 de la misma división, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la primera decisión y la Resolución N°35924 del 14 de noviembre de 2002, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación confirmando las resoluciones anteriores. El examen de legalidad se hará a la luz de lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por ser la norma vigente a la fecha de presentación de la solicitud de registro objeto de este proceso (29 de julio de 1997). Y se aclara que, auncuando el fundamento legal de los actos acusados y el objeto de los cargos de ilegalidad de los mismos es la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ello no obsta para que el análisis se haga con base en el artículo 83 de la Decisión 344 porque su contenido fue reproducido en forma idéntica en el citado precepto. Tal como se observa en los actos administrativos acusados, las razones que tuvo la Superintendencia de Industria y Comercio para negar el registro solicitado, pueden resumirse así: “... entre el signo MEGA (mixto) en el cual predomina la denominación y

la marca MEGA JET existen semejanzas visuales y auditivas que hacen que sea imposible su diferenciación por parte del adquirente o consumidor. Se resalta la coincidencia en el elemento MEGA, lo que evidencia la reproducción parcial de una marca registrada, así visto el conjunto del signo solicitado se concluye la ausencia de elementos distintivos, en relación con una marca protegida. Por lo tanto el consumidor pensara que se trata de la misma marca con una presentación diferente y cuyo origen empresarial es el mismo, generando así un riesgo de confusión indirecta. De otra parte, si bien la marca solicitada se compone de una parte gráfica, lo cierto es que al continuar predominando la denominación, la parte gráfica no puede ser determinante para conceder la marca solicitada. De lo expuesto tenemos, que el signo solicitado MEGA se asemeja visual y fonéticamente a la marca registrada MEGA JET y lo gráfico no es suficiente para la distintividad extrínseca. ... En el presente caso la marca solicitada pretende café, te, cacao, etc de la clase 30 internacional y la marca MEGA JET está registrada para café, te, cacao de la clase 30 internacional de la misma clase. Encontramos que existe identidad en cuanto a los productos que pretenden amparar las marcas en cotejo, lo que refuerza aún más el riesgo de confusión entre el público consumidor. ... En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. El artículo 83 literal a) de la Decisión 344 que fue reproducido en su integridad por el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” De manera que el problema jurídico que se plantea consiste en determinar si entre el signo MEGA que la demandante Societe Des Produits Nestle S.A., pretende registrar y la marca MEGA JET previamente registrada por la Compañía Nacional de Chocolates S.A., existen similitudes o se presentan otras circunstancias que generan confusión en los consumidores e impiden registrar el citado signo; pues de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena los requisitos necesarios para que un signo sea registrable son: - Perceptibilidad - Suficiente distintividad - Susceptibilidad de representación gráfica En el caso que se examina, en primer término conviene precisar que las marcas que se someten a cotejo son de naturaleza distinta pues según la Superintendencia de Industria y Comercio, una es mixta (MEGA) y la otra denominativa (MEGA JET). Al respecto el Tribunal Andino precisó en la interpretación prejudicial que: “LA MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener

significado conceptual. En la MARCA GRAFICA se emplea un signo visual: líneas, dibujos, colores, etc., y puede ser una marca “puramente gráfica” o una marca “figurativa”. Esta última es la que suscita en el posible consumidor un determinado concepto, el cual puede ser concreto o abstracto, según sea la naturaleza de la evocación que provoca. La MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes)...La doctrina señala que en este tipo de signos, siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o acústicos”. Para la Sala el elemento predominante en el signo que se pretende registrar es el denominativo, esto es, la palabra MEGA; por lo tanto, para efectos del ejercicio comparativo1 entre aquélla y la marca registrada MEGA JET se tendrán en cuenta sus denominaciones. Ahora bien como la razón jurídica que tuvo la Superintendencia demandada para negar el registro del signo MEGA fue la confundibilidad con la marca previamente registrada, en razón de las “semejanzas visuales y auditivas que hacen que sea imposible su diferenciación por parte del adquirente o consumidor”, se procederá a constatar si efectivamente se presentan tales similitudes. Sobre el punto, es decir, en relación con “las características propias de la situación de semejanza”, en la interpretación prejudicial se precisó lo siguiente: “La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la

longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor 1 Particularmente en aplicación del principio según el cual “Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas”. distinguir una de otra. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea.” En este caso, es evidente que el signo MEGA y la marca MEGA JET comparten una misma raíz: la palabra MEGA, de tal suerte que se está no ante una similitud sino ante una verdadera identidad ortográfica, fonética e ideológica a la luz de los lineamientos del Tribunal Andino antes transcritos.

En efecto dicha palabra o raíz común, tanto en el signo como en la marca registrada, constituye una coincidencia de letras que se pronuncian y suenan igual y tienen idéntico significado, es decir evocan la misma idea si se tiene en cuenta que según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, año 2001, la palabra MEGA significa ‘grande’, calificativo que puede predicarse de cualquier producto o servicio o, en general, de cualquier objeto sin distinción alguna. Además el signo que se pretende registrar ampara productos comprendidos en la clase 30 Internacional de Niza, clase que igualmente ampara los productos de la marca MEGA JET previamente registrada. En tales circunstancias el referido signo carece del requisito de distintividad, fundamental para conceder el registro de una marca y, en consecuencia, el cargo por violación al artículo 83 literal a) de la decisión 344, reproducido por el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 no prospera. Finalmente, la Sala advierte que al ser la palabra MEGA un calificativo para magnificar cualquier producto o servicio, en tanto y en cuanto significa: ‘grande’, constituye una partícula de uso común cuyo dominio absoluto está proscrito para toda persona. Así lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en el proceso de la referencia en los siguientes términos