CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00172-01-2008

SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO - Irregistrabilidad si son genéricos o descriptivos / POWERS TOLLS - Marca en idioma extranjero de carácter genérico o descriptivo / SIGNOS GENERICOS O DESCRIPTIVOSRegistrabilidad si tienen elementos que les den distintividad / CONFUNDIBILIDAD MARCARIA - Evidente por reproducción de POWER TOLL respecto de POWERS TOLLS Al efecto, la mencionada Interpretación hace un capítulo especial dedicado a los “SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO” y “PALABRAS DE USO COMÚN”, y frente a este aspecto ha señalado que la denominación en idioma extranjero no será registrable si a juicio de la autoridad nacional competente el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. En este caso, la expresión POWER TOLLS, solicitada para registro y objeto del acto acusado, que corresponde al idioma inglés, forma parte del conocimiento común y traducida al español significa HERRAMIENTAS PODEROSAS, términos estos que describen directamente los productos de la clase 7 que se pretenden identificar. Desde esta perspectiva, conforme a la mencionada Interpretación, NO ES APROPIABLE EN EXCLUSIVA, de ahí que la titular de la marca POWER TOOL, previamente registrada, debe tolerar que otras marcas incluyan tales expresiones. Sin embargo, para que la marca cuestionada en este caso pueda ser registrada es menester tener en cuenta si el signo se halla provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente, como lo exige la interpretación prejudicial de este proceso,

pues en esas condiciones sí sería registrable. Atendiendo los parámetros que señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, referentes a que la comparación de los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, teniendo en cuenta en especial los que fueren distintivos y dominantes, la Sala fácilmente colige que las marcas en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual son muy similares. Si bien es cierto que la marca objeto del acto acusado contiene las consonantes PT encerradas en un rectángulo, que es lo que corresponde a su parte gráfica, conforme se advirtió ab initio de estas consideraciones, no lo es menos que dicha parte gráfica no es la predominante y por ello el cotejo recae en la parte nominativa POWER TOLLS, que al confrontarla con POWER TOOL¸ previamente registrada, concluye la Sala, sin lugar a hesitación alguna, que son prácticamente idénticas en sus aspectos gráficos, visuales, fonéticos y conceptuales.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00172-01

Actor: POWERS TOOLS S.A. C.I.F.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad POWER TOOLS S.A. C.I.F., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo

85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 37726 de 26 de noviembre de 2002, que revocó la Resolución 16168 de 27 de mayo de 2002 y, en su lugar, declaró probada la oposición presentada por MARPICO S.A. y negó el registro de la marca PT POWER TOLLS (Etiqueta), para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: El 8 de noviembre de 2001, la sociedad POWER TOOLS S.A. C.I.F., domiciliada en Buenos Aires, Argentina, solicitó a través de apoderado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “PT POWER TOOLS” (etiqueta) para amparar productos de la Clase 7a internacional. 2º: Publicado el extracto de la solicitud de la marca en la Gaceta de Propiedad Industrial se presentó oposición por parte de la sociedad MARPICO S.A., de Bogotá, con sus marcas: MP TOOLS (clase 42), MP TOOLS (clase 6), MP TOOLS (clase 8). 3º: La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MARPICO S.A., y denegó el otorgamiento de la marca PT POWER TOOLS (etiqueta), por lo que el apoderado de la citada sociedad interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4º: La Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MARPICO S.A., y negó, por razones diferentes, el registro de la marca PT POWER TOOLS a la sociedad

POWER TOOLS C.I.F.

I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º: Que se violó el artículo 13, incisos 1º y 2º de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3º, inciso 6º, del C.C.A., pues es a todas luces cierto que a la actora se le vulneró el derecho a la igualdad, ya que las marcas que se cotejan deben compararse en su conjunto, de lo cual pueden apreciarse sus diferencias fonéticas, conceptuales y gráficas. Que, además, las marcas están compuestas por el término genérico TOOLS el cual debe descartarse del cotejo, debido a que por ser de uso público no es apropiable. 2º: Que se violó el párrafo primero del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con los literales a) y b) del artículo 135 de la misma Decisión, el cual establece: “Artículo 134: A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.” A su vez, los literales a) y b) del artículo 135 de la misma Decisión, establecen: “Artículo 135: No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No pueden constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior. b) Carezcan de distintividad.” Señala que las marcas comerciales son el complemento necesario de los productos o mercancías que se identifican con ellas lo que permite distinguir a los productos de las diferentes personas que concurren en el mercado, por lo que considera que la marca PT POWER TOOLS, cumple con la función de distinguir los productos idénticos o similares en el mercado, característica esencial de protección para el propietario y para los consumidores. Trae a colación jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, en la cual ha expresado que la razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deban ser comercializados en un mercado de libre competencia; que la finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos o servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen o procedencia del producto o servicio de que se trate, evitan ser confundidos o engañados; que la unión entre el signo distintivo y la clase de producto o servicio es solo el aspecto objetivo de la marca. A él debe agregarse el elemento psicológico que se presenta cuando los consumidores potenciales aprehenden o captan esa unión entre signo y producto. En la memoria de los consumidores, las marcas representan el origen empresarial del producto, sus características, el grado de su calidad, y eventualmente el good will, prestigio o buena fama del producto en cuestión. Manifiesta que la marca PT POWER TOOLS reúne los requisitos de perceptibilidad,

representación gráfica y distintividad. 3°: Que se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, que estipula: “No podrán registrase como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectare indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” Indica que la confusión auditiva es la derivada de la pronunciación de las palabras que tienen una fonética similar, lo que se extiende a la pronunciación incorrecta y a la pronunciación de palabras extranjeras y si eventualmente, las marcas enfrentadas tienen en su conformación las palabras TOOLS, pero la estructura ortográfica que acompañan los demás elementos de la marca las hace completamente diferentes desde le punto de vista auditivo, no habrá riesgo de confusión. Manifiesta también que, como lo expresó el Tribunal Andino, la confusión ideológica es la que se produce por la similitud conceptual de las palabras y que se traduce “en la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de la otra”, pero que en las marcas en conflicto se observan claras diferencias, dado que si bien la expresión POWER evoca la idea de PODER, la expresión MP no evoca ninguna idea de tipo conceptual. De ahí que entre las marcas enfrentadas no existe confusión conceptual porque para esto es necesario que evoquen una misma idea en el público consumidor. Por último, anota que desde el punto de vista gráfico tampoco estas marcas son

confundibles ya que vistas en su conjunto presentan diferencias en cuanto a la imagen que reflejan en la mente del consumidor porque la expresión PT POWER TOOLS (mixta), tiene un diseño en donde se destaca en la parte superior la expresión PT incorporada en una especio de rectángulo acompañado de la expresión POWER, ocupando un segundo plano la expresión TOOLS, y en el caso de las marcas nominativas MP TOOLS lo que se destaca son las letras MP escritas en letras mayúsculas en las cuales debe tenerse en cuenta que la expresión TOOLS no influye en el cotejo marcario por ser expresión genérica de suficiente transparencia en nuestro idioma con relación a su significado o sea HERRAMIENTA. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.- II.1.1.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a través de apoderado, contestó la demanda para oponerse a la prosperidad de las pretensiones, aduciendo al efecto, en síntesis, lo siguiente: Que la marca PT POWER TOOLS es irregistrable, conforme al artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues previamente está registrada la marca “ POWER TOOL” a favor de Electrodomésticos del Cauca para distinguir los mismos productos de la clase 7ª; y al apreciar en conjunto las dos marcas, se advierte que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias. II.2.- La sociedad MARPICO S.A., tercero con interés directo en las resultas del

proceso, a través de apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda, pues la marca PT POWER TOOLS se conforma de los elementos genéricos POWER TOOLS que significan herramientas poderosas, términos que describen y designan directamente los productos de la clase 7 que pretenden identificar. Que, además, la parte no genérica de la marca solicitada para registro es similar y por ende capaz de inducir al público a confusión, con la marca previamente registrada por MARPICO para las clases 6ª, 8ª y 42 MP TOOLS. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA La Resolución acusada negó el registro de la marca “PT POWER TOOLS” por cuanto es similar a la marca “POWER TOOL”, registrada a favor de Electrodomésticos del Cauca S.A., pues reproduce completamente esta marca, además de que ambas amparan productos de la misma clase 7ª Internacional, esto es, máquinas, herramientas, motores para vehículos, entre otros; y desechó la observación del tercero MARPICO S.A., titular del registro “MP TOOLS”, para la clase 42 y solicitante del registro del mismo signo para las clases 6 y 8, pues consideró que no inducía al público consumidor a error, dado que no se presentan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales. La marca solicitada para registro y denegada en virtud del acto acusado, se expresa así: De acuerdo con lo expresado a folio 21 del expediente, el signo previamente registrado, para la misma clase, por la

Sociedad Electrodomésticos del Cauca S.A., se manifiesta así: POWER TOOL Advierte la Sala que la marca cuyo registro fue negado es mixta, no obstante lo cual en ella predomina el elemento denominativo, pues las expresiones POWER TOLLS sobresalen en relación con el rectángulo que encierra las consonantes PT. En consecuencia, el cotejo que corresponde efectuar, en orden a establecer si existe o no semejanza, debe ceñirse a los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial 231-IP-2005, rendida en este proceso. Al efecto, la mencionada Interpretación hace un capítulo especial dedicado a los “SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO” y “PALABRAS DE USO COMÚN”, y frente a este aspecto ha señalado que la denominación en idioma extranjero no será registrable si a juicio de la autoridad nacional competente el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. En este caso, la expresión POWER TOLLS, solicitada para registro y objeto del acto acusado, que corresponde al idioma inglés, forma parte del conocimiento común y traducida al español significa HERRAMIENTAS PODEROSAS, términos estos que describen directamente los productos de la clase 7 que se pretenden identificar. Desde esta perspectiva, conforme a la mencionada Interpretación, NO ES APROPIABLE EN EXCLUSIVA, de ahí que la titular de la marca POWER TOOL, previamente registrada, debe tolerar que otras marcas incluyan tales expresiones. Sin embargo, para que la marca cuestionada en este caso pueda ser registrada es

menester tener en cuenta si el signo se halla provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente, como lo exige la interpretación prejudicial de este proceso (folio 276), pues en esas condiciones sí sería registrable. Atendiendo los parámetros que señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, referentes a que la comparación de los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, teniendo en cuenta en especial los que fueren distintivos y dominantes, la Sala fácilmente colige que las marcas en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual son muy similares. Si bien es cierto que la marca objeto del acto acusado contiene las consonantes PT encerradas en un rectángulo, que es lo que corresponde a su parte gráfica, conforme se advirtió ab initio de estas consideraciones, no lo es menos que dicha parte gráfica no es la predominante y por ello el cotejo recae en la parte nominativa POWER TOLLS, que al confrontarla con POWER TOOL¸ previamente registrada, concluye la Sala, sin lugar a hesitación alguna, que son prácticamente idénticas en sus aspectos gráficos, visuales, fonéticos y conceptuales. Consecuente con lo anterior, la Sala denegará las pretensiones de la demanda pues el acto acusado que no accedió al registro solicitado, sobre la base de las semejanzas antes anotadas, se ajustó plenamente a la legalidad. Considera la Sala oportuno resaltar que en este caso no procede hacer cotejo alguno en relación con la marca MP TOOLS, cuya titular es la sociedad MARPICO S.A., pues el acto definitivo en materia marcaria, que debe ser objeto de

impugnación, lo constituye la decisión frente a la solicitud de registroya sea que la concede o la deniegay no las consideraciones que se hagan en relación con las observaciones. Tampoco es viable hacer alusión alguna sobre el carácter descriptivo de la marca previamente registrada POWER TOOL, cuyo titular es la sociedad de electrodomésticos del Cauca, pues el acto administrativo que concedió dicho registro no corresponde al acto acusado en este proceso y, por ende, conserva la presunción de legalidad que le es inherente. Así pues, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de octubre de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARTHA SOFIA SANZ TOBON