CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00199-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / MARCA – Concepto / REGISTRO MARCARIO - Requisitos: distintividad y ser susceptible de representación gráfica / MARCA MIXTA – Elementos / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA – Por regla general es el predominante / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Respecto del signo mixto CALCYUM / SIGNO GENÉRICO – Concepto / SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto / SIGNO DESCRIPTIVO – Lo es el signo CALCYUM / REGISTRO MARCARIO – Improcedente respecto del signo CALCYUM para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza por ser descriptivo [E]l signo descrito es de naturaleza mixta, el cual contiene un elemento figurativo conformado por un mundo sobre una planta, y dentro del globo terráqueo se encuentra una familia. El otro elemento es el denominativo formado por la palabra CALCYUM. En el sub lite, se evidencia sin dificultad alguna que la denominación del signo “CALCYUM”, prevalece sobre el elemento figurativo, pues las letras de la citada palabra son de un tamaño aceptable, que permite su fácil lectura y comprensión ante la vista de cualquier consumidor. […] [E]s preciso indicar que la palabra CALCYUM no tiene significado idiomático, sin embargo, dicho término es casi idéntico al vocablo inglés CALCIUM, que significa CALCIO en nuestro idioma […]. [L]os productos de la clase 30 que pretende distinguir el signo “CALCYUM” […]. [P]uede que no contengan tal elemento, sin embargo, no es descartable que algunos, por su naturaleza, sí lo posean y, otros, dentro de sus ingredientes

puedan incluirlo, ya que el calcio, junto con otros minerales o metales tales como el hierro, son perfectamente consumibles por el ser humano. […] En el sub lite, se observa que el signo “CALCYUM” al ser muy similar al vocablo “CALCIO”, tal como lo reconocen las partes en conflicto, denota, sin lugar a dudas, que se trata de un elemento de los productos de la clase 30 relacionados por el actor en su petitorio, bien por ser de la naturaleza de los mismos, como sucede con el cacao y el café, ora porque se hayan incluido dentro de sus ingredientes gastronómicos. Entonces, frente a la pregunta de ¿cómo es el producto alimenticio?, la respuesta inexorablemente, es que contiene entre otros elementos, el calcio, pues el consumidor, sin que requiera esfuerzo mental, va a enlazar, en forma inmediata, una de las características del producto alimenticio que se ofrece, con el signo “CALCYUM”. En otras palabras, el consumidor al momento de adquirir el producto con la citada marca, le puede generar confusión pensando que contiene “CALCIO”. Además, por la creencia de que los productos que distingue tal signo, contienen dicho elemento, puede constituirse en una ventaja competitiva, frente a sus competidores. En este orden de ideas se tiene que el signo en análisis es indefectiblemente descriptivo, ya que informa al consumidor acerca de una de las características de los productos que busca amparar.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL A /

DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL F

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00199-01

Actor: JOHN FABIO BOTERO FERNANDEZ Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción - Nulidad y Restablecimiento del derecho El señor JOHN FABIO BOTERO FERNÁNDEZ, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 01868 de 29 de enero de 2002, 34016 de 28 de octubre de 2002 y 40199 de 17 de diciembre de 2002, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se negó el registro de la marca “CALCYUM” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y que a título de restablecimiento del derecho se conceda el registro de la marca “CALCYUM”.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:

El 25 de mayo de 2001 el señor JOHN FABIO BOTERO FERNÁNDEZ solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta “CALCYUM”, para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que se tramitó bajo el expediente radicado con el número 01-41933. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 505 de 2001. Aduce que no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro de la marca. Mediante Resolución núm. 01868 de 29 de enero de 2002, la División de Signos Distintivos negó el registro de la marca “CALCYUM”, para la clase 30. Por Resolución 34016 de 28 de octubre de 2002, se confirmó la decisión contenida en la Resolución 01868 de 29 de enero de 2002, expedida por la División de Signos Distintivos. Mediante Resolución 40199 de 17 de diciembre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado. I.2. En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violó el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por indebida aplicación, como quiera que el actor no pretende apropiarse del concepto de calcio como lo entiende la Administración, pero sí sobre la inventiva y novedosa combinación de colores y figuras geométricas

acompañadas de la denominación “CALCYUM” escrito con un tipo de letra específico y con colores determinados, por lo que su registro no lesiona derechos de terceros ni mucho menos los del consumidor. Aduce que la expresión “CALCYUM” (+ elementos gráficos) reúne los requisitos que requiere un signo para ser registrado como marca, como son la perceptibilidad, la suficiente distintividad y ser susceptible de representación gráfica. Sostiene que la Decisión 486 contiene una definición clara y exacta de lo que debe entenderse por marca e indica que la finalidad de la misma es la función distintiva, esto es, permitir que los productos y servicios de una persona puedan ser reconocidos y diferenciados de los productos o servicios similares o idénticos de otra persona. Opina que la marca “CALCYUM” (+ elementos gráficos) no genera ningún riesgo de confundibilidad en la medida en que no se solicita registrar la expresión pura y simple sino integrándola con una parte gráfica propia e innovadora que nadie utiliza con dicha conjugación. Por último, señala que no se puede desconocer la importancia que tienen las marcas mixtas, ya que en la práctica a estas se les hace un estudio de registrabilidad como si fuesen nominativas, y en las Resoluciones recurridas se desconoce la importancia de la parte gráfica de la marca solicitada a registro. Que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, pues al negar la entidad demandada el registro del signo “CALCYUM” como marca, no se cumplió con la obligación de proteger la Propiedad Industrial. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo

del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico, pues la marca “CALCYUM” (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 30, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que para efectos fonéticos es la traducción al español de la expresión “CALCYUM” siendo así que el consumidor imaginará que los productos amparados son los que contienen dicho mineral y evidentemente está describiendo la finalidad del producto que se pretende distinguir, habida cuenta que el calcio constituye un elemento de la naturaleza cuyas propiedades o características pueden encontrarse en los productos comprendidos en la clase 30 internacional, más aún, en los alimentos con vitaminas y minerales. Asevera, finalmente, que si bien el signo comprende una parte figurativa, ésta no logra imprimirle suficientes elementos adicionales que desvirtúen su descriptividad. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, arts. XXVIII y s.s. (folio 106).

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. “2. No son registrables como marcas los signos que no cumplan con lo establecido por el artículo 134 de la decisión 486, conforme lo señala el artículo 135 en su literal a). “3. Tampoco son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión. “4. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En el caso de las marcas mixtas, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. “5. Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén

acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. “6. Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que esté conformados, además, por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. “7. Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables. “8. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable. Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir

su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 181-IP-2006, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134 y 135 literales a), b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia

geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (…)”. El Tribunal Andino señala que la marca se define como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. Igualmente, indica que las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. No obstante, al efectuar el cotejo de esta marca se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El elemento denominativo en las marcas mixtas es, en principio, el más relevante, aunque no se puede descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. En el caso sub examine, el signo en discusión, se encuentra estructurado de la siguiente forma:

FOTOCOPIAR EL SIGNO (FOLIO 138)

Como puede apreciarse, el signo descrito es de naturaleza mixta, el cual contiene un elemento figurativo conformado por un mundo sobre una planta, y dentro del globo terráqueo se encuentra una familia. El otro elemento es el denominativo formado por la palabra CALCYUM. En el sub lite, se evidencia sin dificultad alguna que la denominación del signo “CALCYUM”, prevalece sobre el elemento figurativo, pues las letras de la citada palabra son de un tamaño aceptable, que permite su fácil lectura y comprensión ante la vista de cualquier consumidor. Según los actos administrativos, la denominación del signo solicitado carece de distintividad por ser descriptivo de una de las características de los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, es preciso indicar que la palabra CALCYUM no tiene significado idiomático, sin embargo, dicho término es casi idéntico al vocablo inglés CALCIUM, que significa CALCIO en nuestro idioma, cuestión que es corroborada por el actor al expresar que la palabra CALCIO “…de acuerdo con el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (sic), es “Metal blanco, muy alterable al aire y al agua, que, combinado con el oxígeno, forma la cal”, y los productos que comprende la clase 30 internacional, como los que pretende distinguir el señor Botero, son alimentos de origen vegetal, que por regla general no tiene calcio, es decir que por la misma esencia de los productos estos no están relacionados” (folio 21). Según el Formulario Único de Registro de Signos Distintivos que obra a folios 47 a 49 del expediente, los productos de la clase 30 que pretende distinguir el signo

“CALCYUM”, son los siguientes: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo, alimentos con vitaminas y minerales”. Llama la atención en los productos relacionados, que se encuentren, entre ellos, “…alimentos con vitaminas y minerales”, cuando en su demanda indica que por regla general, son productos vegetales que no contienen calcio. En efecto, tales productos considerados en sí mismos, puede que no contengan tal elemento, sin embargo, no es descartable que algunos, por su naturaleza, sí lo posean y, otros, dentro de sus ingredientes puedan incluirlo, ya que el calcio, junto con otros minerales o metales tales como el hierro, son perfectamente consumibles por el ser humano.

Es así como el cacao contiene: “calorías (428), agua, proteínas, grasas, potasio, carbohidratos, fibra, calcio, fósforo (500 mg.), hierro,, cobre, tiamina, riboflavina, niacina, vitaminas C y A…” y el café y sus sucedáneos: “calorías (215), agua, proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, ceniza, calcio, fósforo, (200 mg.), hierro, tiamina, riboflavina, niacina, vitaminas A y C y potasio1” (las negrillas son ajenas al

texto). De modo que no son de recibo los argumentos de la parte demandante, ya que científicamente está probado que algunos alimentos, contienen en forma natural el calcio, y otros, por manipulación del hombre le agregan tal elemento, para hacerlo 1 ALBERT RONALD MORALES. Fruto Terapia. Eco ediciones. Bogotá. 1997. páginas 40 y 41. más atractivo desde el punto de vista alimentario y, por ende, atraer al consumidor a comprarlos por ser más eficaces y eficientes para su salud. Bajo los anteriores presupuestos, y toda vez que el debate se centra en determinar si el signo denegado es genérico, descriptivo o evocativo, es necesario traer a colación lo indicado en la interpretación prejudicial 181-IP-2006 de 19 de enero de 2007. El Tribunal Andino en la enunciada interpretación, expresa sobre el signo genérico, lo siguiente: Es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro” (Proceso 17-IP-03, marca:

TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.)” (folio 145).

Agrega que para fijar la genericidad de los signos “…es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por

tanto, ser registrada como marca. (Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER)” (folio 145). Al respecto, es indiscutible que el signo en análisis no es genérico, debido a que ante la pregunta ¿qué es “CALCYUM”?, la respuesta no se relaciona directa ni indirectamente con los productos de la clase 30 que pretende amparar dicho signo, por cuanto no emerge exclusivamente de la denominación genérica de dichos productos. Ahora bien, respecto a los signos descriptivos, el Tribunal anota: “…son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio… El tribunal…ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(…) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada…es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación…” (folio 145). En el sub lite, se observa que el signo “CALCYUM” al ser muy similar al vocablo “CALCIO”, tal como lo reconocen las partes en conflicto, denota, sin lugar a dudas, que se trata de un elemento de los productos de la clase 30 relacionados por el actor en su petitorio, bien por ser de la naturaleza de los mismos, como

sucede con el cacao y el café, ora porque se hayan incluido dentro de sus ingredientes gastronómicos. Entonces, frente a la pregunta de ¿cómo es el producto alimenticio?, la respuesta inexorablemente, es que contiene entre otros elementos, el calcio, pues el consumidor, sin que requiera esfuerzo mental, va a enlazar, en forma inmediata, una de las características del producto alimenticio que se ofrece, con el signo “CALCYUM”. En otras palabras, el consumidor al momento de adquirir el producto con la citada marca, le puede generar confusión pensando que contiene “CALCIO”. Además, por la creencia de que los productos que distingue tal signo, contienen dicho elemento, puede constituirse en una ventaja competitiva, frente a sus competidores. En este orden de ideas se tiene que el signo en análisis es indefectiblemente descriptivo, ya que informa al consumidor acerca de una de las características de los productos que busca amparar, situación que contempla el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como causal de irregistrabilidad. En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por

la Sala en la sesión del día 24 de septiembre de 2009.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidenta

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN MARCO ANTONIO VELILLA MORENO