CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00202-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / ACCIÓN DE NULIDAD – Procede contra el acto que concede un registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Procede contra el acto que niega un registro marcario / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – Requisito esencial para demandar a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – Configuración. Quien presenta la demanda no tiene interés / FALLO INHIBITORIO – Por carecer el demandante de legitimación en la causa [E]n materia marcaria sólo existen dos clases de acciones: la de nulidad y la de nulidad y restablecimiento del derecho. La primera de ellas se aplica en los eventos en que la marca solicitada para registro ante la Administración ha sido concedida, la cual puede ser interpuesta por cualquier persona y se rige por las normas comunitarias pertinentes, las cuales sólo aluden a la nulidad de la concesión del registro. Mientras que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho procede cuando el signo solicitado para registro como marca ha sido denegado por la Administración y se rige por la normativa interna, en este caso el artículo 85 en armonía con el artículo 136 del C.C.A., conforme a los cuales sólo puede ser incoada por el afectado. […] [L]a Sala encuentra que la actora, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., no es la misma persona afectada por la decisión contenida en los actos acusados […]. La Resolución número 38235 de 28 de noviembre de 2002, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por las

sociedades ABBOTT LABORATORIOS Y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. contra la Resolución 22690 de 31 de octubre de 1996 […]. [P]ermite identificar cuál de las personas jurídicas citadas se encuentra afectada con la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio, que no es otra que la sociedad KYOTO LIMITADA, ya que a ésta le fue negada la solicitud de registro de la marca MILAC para la clase 30 Internacional. Lo expuesto implica que SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. carece de la legitimación en la causa por activa que el artículo 85 del C.C.A. ha precisado como un requisito esencial para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo anterior no se modifica por la circunstancia de que en los actos administrativos acusados, en especial en el que se resolvió el recurso de apelación, se hayan declarado infundadas las observaciones presentadas por la actora y consideradas en la parte motiva de los mismos, pues es evidente que tales observaciones fueron formuladas con la única y exclusiva finalidad de que la administración denegara el registro de la marca MILAC para la clase 30 […]. En consecuencia, teniendo en cuenta que el demandante no posee legitimación en la causa por activa, la Sala considera que los aspectos invocados por la demandante como son la notoriedad de la marca MILO y la confundibilidad con la Marca denegada MILAC son irrelevantes, pues el hecho de que la Administración hubiera declarado infundada su oposición, ello no implica que la actora tenga la titularidad para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho impetrada.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO

85 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 172

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00202-01

Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: AUTORIDADES NACIONALES La empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución número 38235 artículo 3° de 28 de noviembre de 2002 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que negó a KIOTO LIMITADA el registro del signo nominativo «MILAC», para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza1 y declaró infundada la oposición presentada por la citada sociedad.

I. LA DEMANDA El 12 de mayo de 2003 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., domiciliada en Vevey (Cantón de Vaud, Suiza), presentó por medio de apoderado la siguiente demanda:

1.1. Pretensiones

1.1.1. Que se declaren nulos los siguientes actos administrativos: a) La Resolución 22690 de 31 de octubre de 1996 por la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. y otorgó a KIOTO LIMITADA el 1 Clase 30. Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. registro de la marca nominativa «MILAC» para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza. b) La Resolución 28647 de 30 de agosto de 2002 por la cual el mismo funcionario desató el recurso de reposición manteniendo su decisión inicial. c) El artículo 3° de la Resolución 38235 de 28 de noviembre de 2002 por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación, declarando infundada la oposición presentada por SOCIÉTE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. con base en la notoriedad de la marca «MILO». 1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar fundada la oposición presentada por SOCIÉTE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y la notoriedad

de la marca «MILO», clase 30. 1.2. Hechos: El 18 de diciembre de 1989 KIOTO LIMITADA presentó ante la División de Signos Distintivos de la SIC, solicitud de registro como marca del signo «MILAC» para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 408 de 26 de septiembre de 1996 presentaron oposición ABBOTT LABORATOIRES y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. con fundamento en sus marcas «SIMILAC», para distinguir productos de la Clase 5 y «MILO», para distinguir todos los productos de la Clase 30 Internacional. Por Resolución 22690 de 31 de octubre de 1996, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las observaciones presentadas por ABBOTT LABORATOIRES y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. y concedió a KIOTO LIMITADA el registro de la marca «MILAC» para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. ABBOTT LABORATORIES y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. interpusieron recurso de reposición y apelación. Por Resolución 28647 de 30 de agosto de 2002, la misma funcionaria confirmó la decisión contenida en la Resolución 22690 de 1996. Por Resolución 38235 de 28 de noviembre de 2002, el Superintendente de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en la Resolución impugnada,

declarando fundada la oposición presentada por ABBOTT LABORATORIOS e infundada la de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. y negó el registro del signo «MILAC», quedando agotada la vía gubernativa. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violado el artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La marca «MILO» es notoriamente conocida y se ha usado en todo el país de manera constante desde la fecha de su registro en 1949. La amplitud de la promoción de «MILO» se demostró con el hecho de que esta se produjo a través de muchísimos medios tanto de comunicación masiva como de promoción a nivel de patrocinio de eventos deportivos. Agrega que la inversión creció en los últimos años y que resulta indiscutible el reconocimiento de la marca por parte de los comerciantes y consumidores, demostrado por el incremento constante de las ventas del producto. Las ventas de NESTLE DE COLOMBIA S.A. 2 correspondientes al producto MILO, representó en promedio el 6.52 % de las ventas totales de la compañía. Entre la sociedad KIOTO LIMITADA y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. no existe ningún tipo de relación. El signo «MILAC» solicitado reproduce e imita la marca notoria «MILO» pues son tan similares que el consumidor medio no podrá diferenciar los signos claramente y confundirá los productos distinguidos con uno y otro signo, así como el origen empresarial de los mismos. 2 Quien celebró contrato general de licencia, servicios y asistencia técnica con SOCIÉTÉ DE

PRODUITS NESTLÉ S.A. (folios 30 a 66)

II. LA CONTESTACIÓN La SIC contestó que, si bien es cierto que la notoriedad debe ser probada en su momento procesal de acuerdo con lo establecido en la norma comunitaria y por los medios probatorios establecidos en la normativa vigente, no lo es menos que para que la oficina nacional competente se pronuncie sobre la eventual notoriedad habrá de presentarse confundibilidad entre los signos en controversia.

Agrega que la notoriedad de la marca «MILO» no hubiera obstaculizado el registro de la marca «MILAC» pues entre ellas existen suficientes diferencias para admitir el registro de «MILAC» y su coexistencia no conllevaría al público consumidor a error. El registro del signo «MILAC» fue negado con fundamento en el registro anteriormente concedido de la marca «SIMILAC» a favor de de la sociedad

ABBOTT LABORATOIRES.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó la Interpretación Prejudicial 201-IP-2005 de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. NORMA COMUNITARIA APLICABLE La Superintendencia de Industria y Comercio efectuó el análisis de registrabilidad que condujo a la negativa del registro como marca del signo «MILAC» con fundamento en la Decisión 486, pues ésta era la norma vigente al momento de

expedirse el acto demandado. El Tribunal Andino interpretó de oficio los artículos 56 y 58, literal f) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, aduciendo que de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486: «Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia». Cabe destacar que el contenido normativo de las normas de la Decisión 486 que la actora invoca como violadas por la Superintendencia de Industria y Comercio atinentes a la irregistrabilidad de un signo como marca coinciden con la regulación prevista en la Decisión 85 de la Comisión de Cartagena. 5.2. EL CASO CONCRETO Según se lee en la Resolución 38235 de 28 de noviembre de 2002 que resuelve el recurso de apelación, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición de ABBOTT LABORATORIOS e infundada la oposición presentada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. y negó el registro del signo «MILAC», para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional por considerar que presenta semejanzas con la marca «SIMILAC», previamente registrada por ABBOTT LABORATORIES. La actora argumenta que al negar el registro de la marca «MILAC» omitiendo reconocer el derecho que SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. tiene sobre la marca «MILO» en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues no aplicó las reglas de comparación de marcas nominativas, conforme a las cuales se deben analizar en su conjunto. Agrega que la entidad demandada no tuvo en cuenta que entre el signo solicitado para registro (MILAC) y la marca previamente registrada (MILO) existen semejanzas suficientes para que se hubiese declarado fundada la oposición de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. y se negara la solicitud. Visto el concepto de la violación, debe la Sala valorar si es procedente o no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la actora, a la luz de la normativa contenciosa administrativa interna, en virtud de que la Administración negó a la sociedad KYOTO LTDA. el registro de la marca MILAC para la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza por considerar que existen semejanzas con la marca «SIMILAC» previamente registrada por ABBOTT LABORATORIOS, declarando fundada la oposición presentada por dicha sociedad e infundada la oposición presentada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Al respecto, la Sala precisa que en materia marcaria sólo existen dos clases de

acciones: la de nulidad y la de nulidad y restablecimiento del derecho. La primera de ellas se aplica en los eventos en que la marca solicitada para registro ante la Administración ha sido concedida, la cual puede ser interpuesta por cualquier persona y se rige por las normas comunitarias pertinentes, las cuales sólo aluden a la nulidad de la concesión del registro3. Mientras que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho procede cuando el signo solicitado para registro como marca ha sido denegado por la Administración y se rige por la normativa interna, en este caso el artículo 85 en armonía con el artículo 136 del C.C.A., conforme a los cuales sólo puede ser incoada por el afectado. En efecto, el artículo 85 del C.C.A. prevé: “Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente”. Analizado el escrito de demanda y, en general, la actuación procesal surtida, la Sala encuentra que la actora, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., no es la misma persona afectada por la decisión contenida en los actos acusados, veamos: La Resolución número 38235 de 28 de noviembre de 2002, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por las sociedades ABBOTT LABORATORIOS Y

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. contra la Resolución 22690 de 31 de octubre de 1996, en su parte resolutiva expresa: 3 Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la resolución 22690 de 31 de octubre de 1996. ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar fundada la oposición de la sociedad Abbott Laboratorios. ARTÍCULO TERCERO. Declarar infundada la oposición de Societe Des Prouits Nestle S.A. ARTÍCULO CUARTO. Negar el registro de la marca MILAC a la sociedad Kyoto Limitada, con domicilio en Cali, Valle, Colombia, para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la séptima edición de la Clasificación Internacional de Niza. (…)” (subrayado ajeno al texto). La parte resolutiva transcrita permite identificar cuál de las personas jurídicas citadas se encuentra afectada con la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio, que no es otra que la sociedad KYOTO LIMITADA, ya que a ésta le fue negada la solicitud de registro de la marca MILAC para la clase 30 Internacional. Lo expuesto implica que SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. carece de la legitimación en la causa por activa que el artículo 85 del C.C.A. ha precisado como un requisito esencial para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo anterior no se modifica por la circunstancia de que en los actos administrativos acusados, en especial en el que se resolvió el recurso de

apelación, se hayan declarado infundadas las observaciones presentadas por la actora y consideradas en la parte motiva de los mismos, pues es evidente que tales observaciones fueron formuladas con la única y exclusiva finalidad de que la administración denegara el registro de la marca MILAC para la clase 30. Situación que en el caso sub examine tuvo sus efectos esperados por la sociedad demandante, a pesar de que la base jurídica fueron las observaciones presentadas dentro del mismo trámite por otra persona distinta a la actora. En consecuencia, teniendo en cuenta que el demandante no posee legitimación en la causa por activa, la Sala considera que los aspectos invocados por la demandante como son la notoriedad de la marca MILO y la confundibilidad con la Marca denegada MILAC son irrelevantes, pues el hecho de que la Administración hubiera declarado infundada su oposición, ello no implica que la actora tenga la titularidad para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho impetrada. Se impone, pues, inhibirse de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DECLÁRASE inhibida para pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de doce (12) de febrero de 2009.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN