CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00232-01-2008

SIMILITUD MARCARIA - Existencia entre los signos SOLERA y SOLERO tanto ortográfica como fonéticamente / CONEXIDAD COMPETITIVA DE PRODUCTOS - Al amparar la misma clase y tener los mismos canales de comercialización: SOLERA y SOLERO Los actos acusados denegaron el registro de la marca nominativa “SOLERO”, solicitada por la actora para distinguir bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto previamente se encontraba registrada la marca mixta SOLERA, cuyo titular es la sociedad CERVECERÍA POLAR C.A., para amparar productos de la misma clase 32. Al hacer un cotejo sucesivo de las marcas en conflicto SOLERA SOLERO SOLERA SOLERO SOLERA SOLERO SOLERA SOLERO, la Sala advierte similitud ortográfica y fonética, como quiera que la longitud de las palabras es la misma, así como también la secuencia de las vocales, siendo la única diferencia la última vocal. Además, hay identidad en la raíz. De otra parte, existe una evidente conexidad competitiva de productos, en la medida en que pertenecen a la misma clase del nomenclator y hay relación o vinculación entre ellos, pues bebidas alcohólicas y no alcohólicas y zumos de frutas se ofrecen en el mismo tipo de establecimientos de comercio y dada su similitud ortográfica y fonética el consumidor medio bien puede asumir que unas y otras bebidas tienen un mismo origen empresarial. De

tal manera que las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperidad y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00232-01

Actor: UNILEVER N.V.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad UNILEVER N.V. por medio de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 28279 de 30 de agosto de 2002; 39061 de 29 de noviembre de 2002 y 42354 de 27 de diciembre de 2002, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se denegó el registro de la marca nominativa “SOLERO”, para distinguir bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, productos comprendidos en el artículo 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1.- El 12 de febrero de 2002, la sociedad UNILEVER N.V, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la

marca SOLERO (nominativa) para identificar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.- Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3.- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio, expidió la Resolución núm. 28279 de 30 de agosto del 2002, por medio de la cual negó el registro solicitado, con fundamento en la existencia de la marca SOLERA de propiedad de CERVECERIA POLAR C.A. 4.- Contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente. I.2.- La actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º: Que se violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al negar el registro de la marca SOLERO en la Clase 32 de la clasificación Internacional, pues la Superintendencia ignoró las amplias diferencias que se presentan entre la marca solicitada y la registrada pues, además de generar cada una de ellas un impacto visual diferente, el significado que tienen es completamente distinto. Se puede observar que el tipo de letra en que se encuentra escrita la palabra SOLERA, el diseño de la etiqueta, y las palabras adicionales CERVEZA POLAR, le otorgan grandes diferencias frente a la marca solicitada. Resalta que conforme a la regla de comparación marcaria, debe tomarse una visión de conjunto, la cual implica que el análisis se hace sobre la base de la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación confrontada y sin descomponer su

unidad. Que no se puede afirmar como regla general que el elemento denominativo en las marcas mixtas sea predominante; ambos elementos tienen la misma importancia. Anota que el único caso en que la comparación marcaria puede hacerse tomando las expresiones no como un todo sino en sus partes, es cuando éstas contienen partículas genéricas o descriptivas, caso en el cual se compararán las que les imprimen distintividad a las marcas, que no es el caso en estudio. Expresa que la diferencia que se presenta en el significado de cada una de las palabras, sin duda alguna le permitirá al consumidor diferenciar las marcas, pues al observarlas pensará en su significado y en ningún momento las relacionará entre sí. Indica que según la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, en la Interpretación Prejudicial núm. 09-IP-94, existe relación entre el tipo de consumidor, la clase de producto o servicio y su precio para determinar el riesgo de confusión. Un consumidor de productos de uso técnico o selectivo, tendrá menor riesgo de confusión que uno de productos masivos. Es decir, que el consumidor de los productos de la clase 32 es selectivo, por lo tanto, no habrá riesgo de confusión sobre el producto en sí mismo o sobre su origen, ya que él se detiene a pensar cuál es la bebida que desea consumir, según su gusto y el sabor de cada bebida; que prueba de ello es que la titular de la marca SOLERA (mixta): la sociedad Cervecería Polar C.A., mayor interesada en evitar que terceros soliciten registro de marcas similares a sus marcas previamente registradas, no presentó escrito de oposición contra la solicitud de registro de la marca SOLERO, aceptando así la coexistencia de la misma con su marca.

Adicionalmente, manifiesta que es titular de la marca SOLERO, en las clases 29,41 y

43. De tal manera, que el consumidor al observar dicha marca la relacionará con la de las otras clases ya registradas.

Explica que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra SOLERA significa “Madero sentado de plano sobre fábrica para que en él descansen o se ensamblen otros horizontales” o también “Vestido femenino de una pieza, sin mangas y escotado”, y la palabra SOLERO significa “Piedra del molino”, entonces se deduce que el significado de ambas palabras permitirá al consumidor diferenciar las marcas en conflicto, ya que al observarlas pensarán en lo que significan y no las relacionará entre si. Indica, además, que el consumidor al que están dirigidos los productos comprendidos en la clase 32, como son gaseosas y cervezas, presta una atención especial al momento de elegir el producto ya que se detiene a pensar cuál es la gaseosa o cerveza de su gusto. 2º: Afirma que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que la marca solicitada es un signo apto para identificar los productos a comercializar por el solicitante. Sostiene que al estar conformada la marca SOLERA (mixta) citada como obstáculo, de oficio, por elementos gráficos adicionales como lo son las palabras CERVEZAPOLAR y el diseño de la etiqueta, el consumidor en ningún momento la confundirá con la marca solicitada, sino que la relacionará inmediatamente con la Cervecería Polar C.A. ampliamente conocida en el mercado de las cervezas.

Trae a colación la Interpretación 9-IP-94, según la cual el signo igual o idéntico no esta considerado por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en síntesis lo siguiente: Que con la expedición de los actos acusados no se ha incurrido en violación alguna, pues de los documentos obrantes en el expediente administrativo se infiere que el trámite de la solicitud de la actora se ajustó a la legalidad y se garantizó el derecho de defensa. Resalta que es indudable la similitud entre las marcas SOLERA Y SOLERO, razón por la cual la solicitud de la actora está incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. II.1.2.- La sociedad CERVECERÍA POLAR C.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente:

Que la Superintendencia de Industria y Comercio dio correcta aplicación a los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 porque hay confusión visual, ortográfica y auditiva entre las expresiones SOLERA y SOLERO, amén de que los productos amparados por una y otra comparten la misma naturaleza y finalidad. Hay conexidad competitiva entre los productos que amparan ambas marcas, pues se ofrecen en el mismo tipo de establecimientos de comercio; y no existe una escogencia cualificada por parte del consumidor.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados denegaron el registro de la marca nominativa “SOLERO”, solicitada por la actora para distinguir bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto previamente se encontraba registrada la marca mixta SOLERA, cuyo titular es la sociedad CERVECERÍA POLAR C.A., para amparar productos de la misma clase 32. La citada disposición comunitaria, prevé: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos

productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. En relación con esta disposición el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 152-IP-2005, rendida en este proceso, hizo énfasis en el cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar el riesgo de confusión o asociación, labor que presenta diferentes matices y complejidades según sea que se trate de identidad y de los mismos productos o servicios; o de similitud, pues si se trata de lo primero, el riesgo sería absoluto; y si es lo segundo, el examen requiere de mayor profundidad. Igualmente, trae a colación las reglas que la doctrina ha señalado para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión, así como para realizar el cotejo marcario (folio 198). En aplicación de las orientaciones señaladas en la mencionada interpretación, la Sala advierte lo siguiente: La marca solicitada para registro es nominativa, y la previamente registrada es mixta, conforme se observa a folio 59 del expediente. Para mejor comprensión de la Sala se traslada a la providencia copia del folio 59. En este caso, en la marca mixta lo predominante es la parte denominativa, razón por la cual ha de hacerse el cotejo siguiendo las reglas señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así: Al hacer un cotejo sucesivo de las marcas en conflicto SOLERA SOLERO SOLERA SOLERO SOLERA SOLERO SOLERA SOLERO, la Sala advierte similitud ortográfica y fonética, como quiera que la longitud de las

palabras es la misma, así como también la secuencia de las vocales, siendo la única diferencia la última vocal. Además, hay identidad en la raíz. De otra parte, existe una evidente conexidad competitiva de productos, en la medida en que pertenecen a la misma clase del nomenclator y hay relación o vinculación entre ellos, pues bebidas alcohólicas y no alcohólicas y zumos de frutas se ofrecen en el mismo tipo de establecimientos de comercio y dada su similitud ortográfica y fonética el consumidor medio bien puede asumir que unas y otras bebidas tienen un mismo origen empresarial. De tal manera que las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperidad y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de enero de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN