CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00233-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIOEntre el signo nominativo BENKARYL y la marca nominativa BENADRYL previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es BEN en la clase 5 de la Clasificación internacional de Niza / PARTÍCULA DE USO COMÚN - No debe ser tenida en cuenta al momento de realizar el examen comparativo / MARCA FARMACÉUTICA - Rigurosidad de examen de confundibilidad / REGISTRO MARCARIO - No procede respecto del signo BENKARYL para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por carecer de distintividad y existir conexión competitiva con la marca BENADRYL Los actos acusados otorgaron a la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA, el registro de la marca BENKARYL, para amparar productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. El hecho en mención determinó la oposición de la sociedad demandante, como titular de la marca BENADRYL, registrada con anterioridad. […] Como quiera que el caso sub examine se refiere al enfrentamiento de dos marcas farmacéuticas, la partícula “BEN” no será tenida en cuenta al realizar el cotejo de los signos, debiendo buscarse su distintividad en los elementos diferentes que de ellos forman parte. En otras palabras, la comparación de las marcas deberá hacerse con respecto a los vocablos KARYL y ADRYL. […] los elementos distintos (KARYL y ADRYL) se encuentran integrados por cinco (5) letras, a lo cual se añade, a manera de

coincidencia, que las vocales A e Y, tienen en ellas el mismo orden. Además de ello, las sílabas tónicas son idénticas en ambos signos, pues el acento recae precisamente sobre la terminación RÝL (KARÝL – ADRÝL). Las únicas diferencias existentes entre los segmentos analizados por la Sala, se reducen a que en la expresión KARYL se emplea la letra “K” como primera letra y la “A” como segunda, mientras en la expresión ADRYL, se emplea la letra “A” como primera letra y la “D” como segunda, lo cual no es de suyo suficiente para predicar que con ello se esté aportando un criterio de diferenciación entre los signos en conflicto, pues en últimas bien puede afirmarse que tales partículas, si bien no son idénticas entre sí, resultan muy similares desde el punto de vista fonético, por ser prácticamente iguales en su estructura, entonación y pronunciación. Amén de lo expuesto, la Sala considera que mientras en la terminación KARYL la consonante K pierde toda su fuerza al concentrarse la entonación en la última sílaba (RYL), en la terminación ADRYL, la misma sílaba prevalece sobre la letra D, la cual pierde toda su fuerza al ser pronunciada. En ese orden de ideas, las dos terminaciones en mención, siendo distintas en su composición, vienen siendo prácticamente idénticas desde el punto de vista fonético […] A lo anterior se suma el hecho de que ambas marcas corresponden a productos farmacéuticos que forman parte de la misma Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y por otra parte, en el proceso de comercialización de uno y otro producto se utiliza el mismo canal de

distribución (farmacias y droguerías), todo lo cual contribuye a incrementar los riesgos de confundibilidad y asociación. Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, la Sala es del criterio que la marca BENKARYL, no satisface el requisito de distintividad exigido por la normatividad comunitaria, dado que su composición no permite diferenciar e identificar el producto que ampara frente al que se encuentra cobijado por la marca BENADRYL, previamente registrada, lo cual se subsume dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal A de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO

DE CARTAGENA – ARTÍCULO 83 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00233-01

Actor: PARKE DAVIS & COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO - SIC La sociedad PARKE, DAVIS & COMPANY acude ante esta Corporación en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, con el propósito de demandar la nulidad de las Resoluciones números 8025 del 30 de abril de 1999, 13640 de 21 de julio 1999 y 42337 de 27 de diciembre de 2002, proferidas por la

Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca BENKARYL (Nominativa) en la clase 5ª internacional a favor de la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA y el correspondiente restablecimiento de los derechos afectados. I.- ANTECEDENTES DE LA DEMANDA 1.1.- Las pretensiones La sociedad actora pretende que se declare la nulidad de los actos administrativos anteriormente mencionados y que a título de restablecimiento del derecho se ordene la cancelación del registro correspondiente a la marca BENKARYL (Nominativa) para identificar productos de la clase quinta (5ª) de la clasificación internacional de Niza. 1.2.- Los hechos Los hechos citados por la actora como fundamento de sus pretensiones pueden ser resumidos en los siguientes términos: El 1° de septiembre de 1998 la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA solicitó el registro de la marca BENKARYL (Nominativa) para amparar productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de dicha solicitud fue publicado el 7 de diciembre de 1999 en la Gaceta de la Propiedad Industrial N°. 468. Dentro del término legal la sociedad PARK, DAVIS & COMPANY, obrando en su calidad de propietario de las marcas BENADRYL (Nominativa) y BENADRYL DM (Nominativa), presentó oposición al registro de la marca BENKARYL (Nominativa), poniendo de presente que las marcas registradas a su nombre también amparan productos farmacéuticos y medicinales comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, siendo prevalente su derecho.

Una vez surtido el traslado de la oposición, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 8025 del 30 de abril de 1999, la declaró infundada y procedió a conceder el registro solicitado a favor de la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA, por considerar que entre las marcas enfrentadas no existen semejanzas de tipo gráfico, ortográfico, fonético o visual que las haga confundibles. Inconforme con dicha determinación, la sociedad PARK, DAVIS & COMPANY interpuso recurso de reposición contra la Resolución N°. 8025 del 30 de abril de 1999, la cual fue confirmada por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución N° 13640 de fecha 21 de julio de 1999. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver la apelación subsidiaria presentada por la sociedad PARK, DAVIS & COMPANY, decidió revocar la decisión contenida en la Resolución N° 13640 anteriormente citada, negando en consecuencia, mediante Resolución N° 20301 del 30 de septiembre de 1999, el registro de la marca BENKARYL. En esta última decisión, con la cual quedó agotada la vía gubernativa, se argumenta que “…existen semejanzas ortográficas y fonéticas, capaces de inducir a error al consumidor, ya que su escritura y pronunciación son muy similares…”. La firma INVERSIONES DEL PILAR LTDA solicitó la revocatoria directa de la Resolución N° 20301 de 1999, la cual fue resuelta por el Superintendente

Delegado para la Propiedad Industrial mediante la Resolución N° 42337 de 2002, en la cual, además de decretarse la revocatoria deprecada, se dispuso el registro de la marca BENKARYL, tras estimar que entre ella y la marca BENADRYL “…no existen semejanzas visuales y auditivas, pues si bien comparten la primera sílaba, presentan diferencias, toda vez que la sílaba tónica en las dos expresiones es diferente, en la marca solicitada es KA y en la registrada es NA.” Además de lo anterior, la administración consideró que las marcas BENKARYL y BENADRYL, pronunciadas y transcritas de manera sucesiva, causan un efecto diferente en el consumidor. Por ese motivo, la Superintendencia decidió conceder el registro solicitado por la firma INVERSIONES DEL PILAR LTDA, desestimando las razones y argumentos esgrimidos por la sociedad PARK, DAVIS & COMPANY. 1.3.- Normas violadas y Concepto de la violación La sociedad PARK, DAVIS & COMPANY considera que los actos demandados son contrarios a lo dispuesto en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 y en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Antes de abordar el análisis de legalidad correspondiente, el apoderado de la sociedad actora destaca en su libelo que las Resoluciones 8025, 13640 y 20301 de 1999, fueron expedidas en vigencia de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, en tanto que la Resolución 42337 de 2002, se dictó en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, del 1° de enero de 2000.

Al explicar la violación de los preceptos enuncados, el demandante expresó que con el otorgamiento del registro de la marca BENKARYL (Nominativa) a nombre de INVERSIONES DEL PILAR LTDA, se afectó el derecho de uso exclusivo de la marca BENADRYL (Nominativa) otorgado con anterioridad a la firma PARKE, DAVIS & COMPANY para distinguir productos pertenecientes a la misma clase. De acuerdo con la opinión de la sociedad demandante, en el caso sub examine se presenta un alto riesgo de confusión, por cuanto el consumidor medio, llevado al error por la similitud de las marcas enfrentadas, bien puede incurrir en la grave equivocación de adquirir un medicamento distinto del que realmente necesita, poniendo en peligro su salud. En tales circunstancias y bajo la consideración de que las marcas son fácilmente confundibles, ha debido denegarse el registro de la marca solicitada, dando aplicación a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, subrogado por el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Según explica, la administración no tuvo en cuenta que desde el punto de vista visual o gráfico, las marcas enfrentadas presentan un alto grado de similitud, pues la marca BENKARYL contiene siete (7) de las ocho (8) letras que conforman la marca previamente registrada. Se observa también en ellas un claro paralelismo en su conformación, al estar integradas por las mismas consonantes (5) y vocales (3), por tener el mismo número de letras (8) y sílabas (3), y por contar con las mismas raíces y desinencias, evidenciándose la presencia de algunas diferencias que son a la postre muy poco relevantes y representativas.

Aparte de lo expuesto, se advierte una innegable proximidad desde el punto de vista fonético, que se hace evidente cuando las marcas son pronunciadas en forma sucesiva y alternativa. Al mismo tiempo, considera la parte actora que existe una clara identidad entre ellas en lo que concierne a la raíz o primera sílaba y una gran semejanza entre las sílabas restantes. En ambos casos las vocales tienen el mismo orden y, para rematar, la semejanza se torna mucho más evidente desde el punto de vista auditivo, ya que las sílabas inicial y tónica vienen siendo las mismas. En aplicación de las reglas de cotejo marcario acogidas por el Tribunal Andino de Justicia y por esta Corporación, y en especial de aquellas que indican que en estos casos el juzgador debe colocarse en el lugar del comprador presunto; que deben examinarse las marcas en su conjunto sin soslayar el papel que juega cada uno de sus elementos o partículas; que debe efectuarse el análisis de la posible conexión competitiva que pudiere existir entre los signos enfrentados, considerando la naturaleza de los productos que amparan y los canales a través de los cuales son ofrecidos al público; y por último, que deben explorarse los riesgos de confusión que pudieren advertirse tras ser pronunciados de manera sucesiva y no simultánea, la demandante considera que en este caso la marca BENKARYL (Nominativa) no cumple con el requisito de distintividad, como quiera que es fácilmente confundible con la marca BENADRYL (Nominativa) previamente registrada, debiendo por lo mismo decretarse la anulación de los actos

administrativos que dieron vía libre a su registro. Además de los argumentos expuestos hasta aquí, la parte actora incorporó en su demanda las imágenes de computador correspondientes al resultado de la búsqueda de la expresión BENKARYL en los portales GOOGLE y YAHOO (ver folios 63 y 64 del cuaderno principal), en donde se señala que la mencionada exploración no arrojó como resultado la existencia de páginas web que contengan dicha voz y en donde se agrega, a manera de pregunta, si se “Quiso decir: benadryl” (Google) o “Did you mean benadryl?” (Yahoo). En cuanto concierne a la violación directa del artículo 81 de la Decisión 344 de 1993 y del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, se expresó que el signo cuestionado carece del carácter distintivo que debe tener una marca, ocasionando riesgos de confusión o asociación en el mercado. Al desarrollar el punto, la sociedad actora considera que la Superintendencia incurrió en un desacierto al considerar que las marcas enfrentadas no son confundibles entre sí, pues mientras en la marca BENKARYL se emplea la letra K, en la marca BENADRYL se utiliza la letra D. Además de lo anterior, las sílabas tónicas son idénticas y, para completar, las demás letras que componen la palabra BENKARYL se encuentran presentes en la marca inicialmente registrada, sin que existan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad. Por último se asegura en el libelo que el cotejo realizado por la Superintendencia al revocar su determinación anterior, no tuvo en cuenta que en tratándose de productos farmacéuticos la comparación debe ser mucho más rigurosa.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por considerar que las mismas carecen de sustento jurídico. Los actos acusados, según alega, fueron expedidos dentro del más absoluto respeto de lo dispuesto en las Decisiones 344 y 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Al desarrollar sus afirmaciones, señala que el signo BENKARYL cumple satisfactoriamente con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, sin que pueda predicarse la existencia de ningún riesgo de confusión y asociación, circunstancia que hace viable su coexistencia en el mercado con la marca BENADRYL. Ahora bien. Como las marcas enfrentadas en este proceso distinguen o identifican productos de carácter farmacéutico, estima improcedente que se aplique en este caso el principio general del cotejo marcario que obliga a considerar la totalidad de los elementos gráficos y fonéticos de las marcas en su conjunto, por cuanto los signos que se utilizan para designar ese tipo de productos, de ordinario utilizan prefijos y sufijos que aluden en forma indirecta a su principio activo o hacen referencia a la indicación de sus usos potenciales, convirtiéndose en expresiones de uso común que no pueden ser apropiadas por persona alguna. En ese orden de ideas, el prefijo BEN, presente en las marcas BENKARYL y BENADRYL, no puede ser monopolizado por nadie, lo cual explica que el titular de esta última, no pueda impedir su inclusión en marcas de terceros, ni fundar en esa

sola circunstancia la existencia de un riesgo de confusión o asociación. La marca cuyo registro se controvierte –según agrega-, si bien está compuesta por el mismo número de letras y contiene el prefijo antes mencionado, contiene también la terminación “KARIL”, que según el criterio de la administración le transmite una distintividad particular frente a la marca opositora. Por otra parte, pone de presente que las letras de las palabras y la desinencia no son semejantes y, por contera, los signos cotejados no presentan la misma secuencia en la estructura vocálica, a lo que se suma el hecho de que en los signos enfrentados la sílaba tónica está representada por letras letras distintas, ("KA" en el caso de BENKADRYL) y "NA" en el caso de BENADRYL. Considera igualmente que los productos pertenecientes a la clase 5ª de la Clasificación Internacional se distribuyen en el mercado a través de expendedores especializados y por ello no están al alcance del consumidor medio, razón por la cual deberá tenerse en cuenta el criterio del consumidor especializado, pues los profesionales de la medicina son quienes disponen su consumo, lo cual hace desparecer cualquier riesgo de confusión o asociación. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Se deja constancia de que la señora MARIA DORIS RIVERA DE JIMENEZ, representante legal de la firma INVERSIONES DEL PILAR LTDA -entidad que ostenta la condición de tercera interesada en las resultas del proceso-, recibió notificación personal del auto admisorio de la demanda el día 15 de diciembre de 2003, según consta a folios 106 del cuaderno principal. A pesar de ello, no se hizo

presente en el proceso. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN E INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, reiterando los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia anteriormente. El tercero interesado, como ya se dijo. Guardó silencio EI señor Agente del Ministerio Público, por su parte, se limitó a solicitar el trámite de la Interpretación Prejudicial, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad comunitaria. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°, 176-IP-2007 de fecha 24 de marzo de 2008, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el mencionado Tribunal expresó: Primero. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos ocasionados posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. Segundo. Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos

de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo cuyo registro se solicita no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Tercero. No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que la marca solicitada para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Cuarto. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

Quinto: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por

la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

Sexto: En el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. Así, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

VI-. DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES Los actos acusados otorgaron a la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA, el registro de la marca BENKARYL, para amparar productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. El hecho en mención determinó la oposición de la sociedad demandante, como titular de la marca BENADRYL, registrada con anterioridad. Teniendo en cuenta los parámetros anteriores, la presente causa busca determinar, si la decisión administrativa contenida en las resoluciones acusadas resulta o no violatoria de lo dispuesto en los Artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, cuyo texto, es del siguiente tenor:

DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

ARTÍCULO 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. ARTÍCULO 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; […] ARTÍCULO 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; En aras de determinar la legalidad de los actos acusados, se impone establecer si concurre o no alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los preceptos que se acaban de transcribir. Para tales efectos y atendiendo los lineamientos de la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, la Sala deberá determinar si la coexistencia de las marcas nominativas contrapuestas puede dar lugar a algún riesgo de confusión o asociación en el mercado.

Pues bien. Como quiera que el caso sub examine se refiere al enfrentamiento de dos marcas farmacéuticas, la partícula “BEN” no será tenida en cuenta al realizar el cotejo de los signos, debiendo buscarse su distintividad en los elementos diferentes que de ellos forman parte. En otras palabras, la comparación de las marcas deberá hacerse con respecto a los vocablos KARYL y ADRYL. Según se puede apreciar a continuación, las marcas en conflicto tienen la misma longitud, pues ambas están compuestas por ocho (8) letras.

B E N K A R Y L 1 2 3 4 5 6 7 8

B E N A D R Y L 1 2 3 4 5 6 7 8

Dejando de lado la raíz común, se advierte que los elementos distintos (KARYL y ADRYL) se encuentran integrados por cinco (5) letras, a lo cual se añade, a manera de coincidencia, que las vocales A e Y, tienen en ellas el mismo orden. Además de ello, las sílabas tónicas son idénticas en ambos signos, pues el acento recae precisamente sobre la terminación RÝL (KARÝL – ADRÝL). Las únicas diferencias existentes entre los segmentos analizados por la Sala, se reducen a que en la expresión KARYL se emplea la letra “K” como primera letra y la “A” como segunda, mientras en la expresión ADRYL, se emplea la letra “A” como primera letra y la “D” como segunda, lo cual no es de suyo suficiente para predicar que con ello se esté aportando un criterio de diferenciación entre los

signos en conflicto, pues en últimas bien puede afirmarse que tales partículas, si bien no son idénticas entre sí, resultan muy similares desde el punto de vista fonético, por ser prácticamente iguales en su estructura, entonación y pronunciación. Amén de lo expuesto, la Sala considera que mientras en la terminación KARYL la consonante K pierde toda su fuerza al concentrarse la entonación en la última sílaba (RYL), en la terminación ADRYL, la misma sílaba prevalece sobre la letra D, la cual pierde toda su fuerza al ser pronunciada. En ese orden de ideas, las dos terminaciones en mención, siendo distintas en su composición, vienen siendo prácticamente idénticas desde el punto de vista fonético: -KARYL-ADRYL-KARYL-ADRYL-KARYL-ADRYL -KARYL-ADRYL-KARYL-ADRYL-KARYL-ADRYL En tales circunstancias, los riesgos de confusión o asociación por parte del consumidor medio, saltan a la vista. De otra parte, no puede dejarse de considerar que en tratándose de marcas farmacéuticas el criterio a aplicar debe ser más riguroso, en atención a la protección de la salud y la vida del consumidor. Los productos farmacéuticos amparados por las marcas en conflicto, son de uso y aplicación terapéutica totalmente diferentes, como bien lo acredita la literatura médica allegada con la demanda. Existe en Colombia la muy difundida costumbre de la automedicación, ante lo cual de muy poco o nada sirve que los expendedores de los productos BENKARYL y BENADRYL sean personas expertas en materia farmacéutica, especialmente

cuando los consumidores pueden incurrir en el error al solicitar el producto que necesitan. A lo anterior se suma el hecho de que ambas marcas corresponden a productos farmacéuticos que forman parte de la misma Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y por otra parte, en el proceso de comercialización de uno y otro producto se utiliza el mismo canal de distribución (farmacias y droguerías), todo lo cual contribuye a incrementar los riesgos de confundibilidad y asociación. Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, la Sala es del criterio que la marca BENKARYL, no satisface el requisito de distintividad exigido por la normatividad comunitaria, dado que su composición no permite diferenciar e identificar el producto que ampara frente al que se encuentra cobijado por la marca BENADRYL, previamente registrada, lo cual se subsume dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal A de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones. Por todo lo anterior, la Sala considera que las pretensiones de la parte actora tienen vocación de prosperidad y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones números 8025 del 30 de abril de 1999, 13640 de 21 de julio 1999 y 42337 de 27 de diciembre de 2002, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las

cuales se concedió el registro de la marca BENKARYL (Nominativa) a favor de la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA, para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca BENKARYL y publicar la presente sentencia en la

Gaceta de la Propiedad Industrial.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidenta

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN MARCO ANTONIO VELILLA MORENO