CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00236-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA – Alcance / ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA – No hace que un signo sea registrable La actora considera que en virtud del Acuerdo de Coexistencia Pacífica suscrito entre las partes, el signo «GEMZAR» es registrable como marca en la clase 5ª Internacional, para distinguir exclusivamente «preparaciones farmacéuticas para el cancer, indicaciones antivirales e imunosupresoras». […] Sea lo primero poner de presente que, contrariamente a lo afirmado por la actora, la suscripción del Acuerdo de Coexistencia con Laboratorios GENFAR S.A. no hace que el signo «GEMZAR» sea per se registrable en la Clase 5ª Internacional, ni prueba que las semejanzas entre «GENFAR» no sean capaces de inducir al público en error. El Acuerdo de Coexistencia connota la percepción sobre el riesgo de confusión de quienes lo suscriben, pero en modo alguno conlleva las consecuencias que le atribuye la actora, pues, se reitera, per se no hace que la marca «GEMZAR» sea registrable. No puede perderse de vista que el objeto de la legislación marcaria es asegurar la protección del público consumidor y que, en tal virtud, en todos los casos, el Estado es quien dictamina sobre la confundibilidad del signo solicitado en registro tras examinarlo frente a otras marcas registradas y con ese fin la legislación comunitaria andina instituye la prohibición de registrar marcas que sean confundibles. MARCA FARMACÉUTICA - Rigurosidad de examen de confundibilidad /

EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / REGISTRO MARCARIO - No procede respecto del signo GEMZAR para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y riesgo de confusión con la marca GENFAR previamente registrada en la misma clase Al aplicar las reglas trazadas por el Tribunal Andino para la valoración de las similitudes entre signos denominativos se advierte que desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético «GEMZAR» y «GENFAR» son confundiblemente semejantes dado que comparten la identidad de los fonemas iniciales GE y finales AR, en ambas cuatro consonantes. Las consonantes intermedias carecen de aptitud para diferenciarlas pues son elementos débiles, de modo que por el aspecto de conjunto conservan la similitud en razón de la identidad que presenten en el orden de disposición de los elementos comunes. Además, si se aplican los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, la impresión que producen los signos «GEMZAR» y «GENFAR» es de semejanza o de relación entre uno y otro, de suerte que el consumidor podía desprevenidamente asociarlas con un origen común, por cuanto va a estar más impactado por las semejanzas que por las diferencias, según lo antes expuesto. […] Las dos expresiones en colisión, «GEMZAR» y «GENFAR» tienen una extremada similitud auditiva, gráfica y fonética, pues su única diferencia radica en

las consonantes de la sílaba intermedia MZ y NF, elemento de por sí insuficiente para asegurar su diferenciación, dada la identidad que por el aspecto de conjunto presentan, la cual es capaz de inducir en error al público consumidor, riesgo que debe ser evitado, más aún cuando se trata de producto farmacéuticos. La Sala pone de presente que en este caso la controversia se suscita por el riesgo de confusión que las semejanzas existentes entre las marcas en conflicto pueden causar en el consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos con ellas identificados y, por ende, sobre su calidad y características. […] El análisis precedente lleva a la Sala a concluir que el uso del signo «GEMZAR» para distinguir «preparaciones farmacéuticas para el cáncer, indicaciones antivirales e inmunosupresoras» productos comprendidos en la Calse 5ª Internacional puede inducir al público en error por las similitudes que presenta con la marca «GENFAR» registrada en la misma clase, circunstancia que encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, que denota que tampoco tiene la distintividad que el artículo 81 de la misma exige para que un signo sea registrable.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 83 – LITERAL A / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA

COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 81

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., once (11) de junio dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00236-01

Actor: ELI LILLY AND COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO - SIC Referencia: AUTORIDADES NACIONALES Se decide en única instancia la acción de nulidad con restablecimiento del derecho ejercida por ELI LILLY AND COMPANY, contra el acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que le negó el registro del signo «GEMZAR», para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 5ª

Internacional de Niza1.

I. LA DEMANDA El 5 de junio de 2003 ELI LILLY AND COMPANY, domiciliada en Indianápolis, Estado de Indiana, Estados Unidos de América, presentó por medio de apoderado

la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare nulo el acto administrativo formado por las siguientes 1 Clase 5ª «Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas. decisiones: a) La Resolución 18634 de 2002 (24 de junio), por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó

el registro del signo «GEMZAR» como marca nominativa para distinguir «preparaciones farmacéuticas para el cáncer, indicaciones antivirales e inmunosupresoras», productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. b) La Resolución 35324 de 2002 (30 de octubre) por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos confirmó la anterior Resolución. c) La Resolución 40073 de 202 (17 de diciembre) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la Resolución 18634 de 2002. 1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la SIC conceder el certificado de registro de la marca nominativa «GEMZAR». 1.2. Hechos El 30 de octubre de 2000, ELI LILLY ADN COMPANY presentó a la SIC solicitud de registro como marca del signo nominativo «GEMZAR» para distinguir «preparaciones farmacéuticas para el cáncer, indicaciones antivirales e inmunosupresoras», todos los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional de Niza. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 498 de 27 de noviembre de 2000. Por Resolución 18634 de 2002 (24 de junio) la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro del signo solicitado con fundamento en la existencia de la marca nominativa «GENFAR» previamente registrada según consta en el certificado 134609 a favor de Laboratorios GENFAR S.A..

La parte actora presentó los recursos de reposición y de apelación. Por Resolución 35324 de 2002 (30 de octubre) el Jefe de la División de Signos Distintivos decidió el recurso de reposición, manteniendo su decisión. Por Resolución 15148 de 2000 (30 de junio), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial despachó el recurso de apelación confirmando en todas sus partes el acto definitivo. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora sostiene que se violaron los artículos 136 (literales a y f) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por las siguientes razones: La entidad demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 por aplicación indebida, por considerar que al coexistir en el mercado los signos «GEMZAR» y «GENFAR» generarían confusión en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos que identifican. Para que exista riesgo de confusión entre dos marcas es imprescindible que concurran dos requisitos: (i) Que los productos que amparan sean los mismos o tengan una misma naturaleza o finalidad que permita afirmar que tienen una conexión competitiva; (ii) Que los signos sean confundibles. En este caso las marcas distinguen productos diferenciados: «GEMZAR» fue solicitado para distinguir exclusivamente «preparaciones farmacéuticas para el cancer, indicaciones antivirales e imunosupresoras», es decir, productos que no son de venta libre sino restringida y condicionada a la exhibición de fórmula médica por el paciente comprador.

Los productos de la Clase 5ª se pretende distinguir con la marca «GEMZAR» llegan a su último consumidor única y exclusivamente bajo supervisión directa o indirecta de un médico especialista, pues los medicamentos para el cáncer se suministran de forma directa al paciente (consumidor final) en el hospital o clínica donde está siendo tratado y en forma indirecta en las farmacias especializadas y con fórmula médica. Los productos comercializados por Laboratorios Genéricos Farmacéuticos S.A. «GENFAR» son medicamentos de venta libre y que se distinguen por el nombre genérico del producto. Además, «GENFAR» por medio de un acuerdo de coexistencia se comprometió a no usar su marca para distinguir productos de interés de la actora. Considera violado el artículo 151 de la Decisión 486, por falta de aplicación al ignorarse por completo su último inciso, que prevé que las clases de la Clasificación Internacional no determinarán la similitud de los productos o servicios indicados expresamente. De aplicarse esta norma, inevitablemente se concluiría que la clasificación de productos en la misma clase no sería criterio de existencia o ausencia de similitud entre éstos. Se vulneró el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 según el cual no podrán registrarse como marcas los signos que lesionen un derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie consentimiento de éste. Laboratorios GENFAR no formuló oposición a la solicitud de registro de la marca. Asimismo, cuando la Administración objetó la solicitud de registro, Laboratorio GENFAR dio su consentimiento para el registro mediante un documento que reúne los requisitos legales.

La Administración, al no aceptar el acuerdo suscrito por ELI LILLY AND COMPANY Y GEFAR, basado en la realidad misma del mercado, violó por falta de aplicación el literal f) del acuerdo 136 de la Decisión 486. En virtud de este acuerdo, Laboratorio GENFAR restringió libremente el ejercicio de su derecho de propiedad sobre su marca comprometiéndose a no usarla, restricción que ni la norma comunitaria ni la normativa interna exigen que deba anotarse en la Oficina Nacional Competente.

II. CONTESTACIONES Fueron citados al proceso la SIC, parte demandada, y LABORATORIOS GENFAR S.A. en calidad de tercera interesada como titular de la marca «GENFAR». 2.1. La SIC contestó que el análisis de la solicitud se ajustó al procedimiento administrativo. Manifestó que el signo «GEMZAR» es semejante a la marca «GENFAR» registrada con anterioridad y que entre ellas existen similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que llevarían al público consumidor a error respecto de su origen empresarial, porque la expresión «GEMZAR» reproduce cuatro letras que conforman «GENFAR», limitándose a adicionarle las letras M y Z, lo que no le otorga suficiente distintividad, menos aún cuando identifican productos de la misma clase.

Existiendo similitud conceptual entre los signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, porque inducen al consumidor a error que podría perjudicarle, ya que al adquirir uno de estos productos pensaría que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los productores. II.2. LABORATORIOS GENFAR S.A. contestó que como titular de la marca

«GENFAR» para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, celebró el 18 de diciembre de 1998 un acuerdo de coexistencia con ELI LILLY AND COMPANY, que excluye la posibilidad de confusión entre los signos «GENFAR» y «GEMZAR», pues uno y otro distinguen productos perfectamente diferenciados. Manifiesta que acoge la totalidad de los argumentos expuestos por la actora relacionados con la violación, por aplicación indebida, de los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486, pues la Administración desconoce el sentido que hoy tiene la norma andina en cuanto a la posibilidad de restringir el alcance del derecho de la marca a productos individualmente considerados, expresamente amparados en el registro y efectivamente comercializados.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial 079-IP-2007 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos. En la cual se dijo: « PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De

hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: El principio de la especialidad concede a un signo la facultad de ser registrado para distinguir productos o servicios aún no registrados por signos idénticos o semejantes, inclusive se pueden registrarse signos

similares en la misma clase internacional, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error.

SEXTO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.

La coexistencia de hecho no genera derechos.

SÉPTIMO: La norma contenida en el artículo 101 de la Decisión 344 permite, a la autoridad administrativa y al peticionario, identificar de manera clara y precisa el ámbito de protección de la marca sobre los productos y servicios que pretende identificar. Y, al ser de carácter obligatorio, constituye un elemento vinculante para los Países Miembros de la

Comunidad Andina.

OCTAVO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin

receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

NOVENO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

DÉCIMO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.»

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. NORMA COMUNITARIA APLICABLE De acuerdo con lo señalado en la Interpretación Prejudicial dictada en el presente proceso la normativa aplicable al tema objeto de debate es la Decisión 344, pues ésta era la vigente al momento de presentarse la solicitud de registro del signo nominativo «GENFAR».2.

El Tribunal Andino interpretó de oficio los artículos 81, 83, literal a), 101 y 107 de la Decisión 344, aduciendo que de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486: «Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las

disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los 2 La solicitud de registro se presentó 30 de octubre de 2000. derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia».

5.2. EL ALCANCE DE LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA.

La actora considera que en virtud del Acuerdo de Coexistencia Pacífica suscrito entre las partes, el signo «GEMZAR» es registrable como marca en la clase 5ª Internacional, para distinguir exclusivamente «preparaciones farmacéuticas para el cancer, indicaciones antivirales e imunosupresoras». Vistos los cargos formulados, corresponde a la Sala valorar los efectos del Acuerdo de Coexistencia suscrito por la actora con Laboratorios GENFAR S.A. Sea lo primero poner de presente que, contrariamente a lo afirmado por la actora, la suscripción del Acuerdo de Coexistencia con Laboratorios GENFAR S.A. no hace que el signo «GEMZAR» sea per se registrable en la Clase 5ª Internacional, ni prueba que la semejanzas entre «GENFAR» no sean capaces de inducir al público en error. El Acuerdo de Coexistencia connota la percepción sobre el riesgo de confusión de quienes lo suscriben, pero en modo alguno conlleva las consecuencias que le

atribuye la actora, pues, se reitera, per se no hace que la marca «GEMZAR» sea registrable. No puede perderse de vista que el objeto de la legislación marcaria es asegurar la protección del público consumidor y que, en tal virtud, en todos los casos, el Estado es quien dictamina sobre la confundibilidad del signo solicitado en registro tras examinarlo frente a otras marcas registradas y con ese fin la legislación comunitaria andina instituye la prohibición de registrar marcas que sean confundibles. En la Interpretación Prejudicial el Tribunal Andino de Justicia se dijo:3 : 3 En este mismo sentido consultar sentencia de 31 de octubre del 2001, dictada por el Tribunal dentro del Proceso No. 50ip01. En G.O.A.C. N° 739 de 2001 (4 de diciembre): Marca ALLEGRA Y «5. Acuerdos de coexistencia marcaria La coexistencia de derecho, se da cuando existen en la subregión dos registros marcarios idénticos o similares. Se encuentra prevista en el artículo 107 de la Decisión 344 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y, que distingan los mismos productos o servicios, pero permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios. Sin embargo, la misma norma establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso para que pueda darse la coexistencia marcaria es

necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente. Al respecto, el Tribunal dice que los “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”. (Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1015, de 27 de noviembre de 2003, marca: BSCH mixta). El Tribunal ha señalado sobre el tema que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error (...). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático

para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”. (Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739, de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor. ….»

2. El examen de confundibilidad Proceso 104-IP-2002 En G.O.A.C. N° 891 de 2003 (29 de enero) Los signos en conflicto son denominativos: En el cotejo visual que le corresponde

a la Sala efectuar se presentan así:

GENFAR GEMZAR

(Marca registrada) (Marca solicitada) A propósito de las reglas que deben tenerse en cuenta para apreciar si existe confundibilidad, en la Interpretación Prejudicial 62-IP-2003 dictada en este proceso, el Tribunal señaló: «En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión,

el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (Breuer Moreno, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultáneamente.

3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. ...» El signo «GEMZAR» fue solicitado para distinguir «preparaciones farmáceuticas para el cáncer, indicaciones antivirales e inmunosupresoras», productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, que son los siguientes: «Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.» Se trata de marcas farmacéuticas, respecto de las cuales el Tribunal Andino4 ha sentado unos criterios de análisis especiales que responden a la necesidad de 4 Proceso No. 13-IP-97 proteger al consumidor ante las nefastas consecuencias que pudiese tener para la salud una eventual confusión al momento de adquirir un producto farmacéutico.

Así lo recordó el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso 48-IP-2000: «En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica. Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.» El Tribunal ha puesto de presente: «El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligros como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación. ... al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto5.»

Al aplicar las reglas trazadas por el Tribunal Andino para la valoración de las similitudes entre signos denominativos se advierte que desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético «GEMZAR» y «GENFAR» son confundiblemente semejantes dado que comparten la identidad de los fonemas iniciales GE y finales AR, en ambas cuatro consonantes. Las consonantes intermedias carecen de aptitud para diferenciarlas pues son elementos débiles, de modo que por el aspecto de conjunto conservan la similitud en razón de la identidad que presenten en el orden de disposición de los elementos comunes. Además, si se aplican los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para 5 Proceso No. 12-IP-2004 la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, la impresión que producen los signos «GEMZAR» y «GENFAR» es de semejanza o de relación entre uno y otro, de suerte que el consumidor podía desprevenidamente asociarlas con un origen común, por cuanto va a estar más impactado por las semejanzas que por las diferencias, según lo antes expuesto. Para que una marca logre tener fuerza distintiva y tenga capacidad diferenciadora e individualizadora, debe estar provista de elementos que le confieran eficacia particularizadora respecto de otras marcas previamente registradas por un tercero para distinguir productos idénticos o similares. No es este el caso del signo denominativo «GEMZAR» frente a «GENFAR» ambos en la clase 5ª Internacional, pues salta a la vista su casi absoluta identidad.

Las dos expresiones en colisión, «GEMZAR» y «GENFAR» tienen una extremada similitud auditiva, gráfica y fonética, pues su única diferencia radica en las consonan