CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00247-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Improcedente efectuarlo entre el signo nominativo FRIKO y las marcas mixta FRICA y nominativa FRISCO al estar cancelados sus registros por no uso / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo FRIKO para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir marcas que entren en conflicto e impidan su registro [S]ería del caso practicar el cotejo entre los signos FRISCO, FRICA y FRIKO para determinar si entre ellos existe riesgo de confusión, sin embargo dicho estudio resultaría infructuoso, por cuanto los registros de las marcas FRICA (mixta) en la categoría 29 y FRISCO (nominativa) en la categoría 33 fueron cancelados por no uso a través de las Resoluciones 4410 de 27 de febrero de 2006 y 28759 de 31 de octubre de 2005 respectivamente, cuyas copias auténticas constan dentro del expediente. Así las cosas, para la fecha en que se profiere esta providencia no existen marcas que entren en conflicto con el signo nominativo FRIKO o que induzcan a error al consumidor y en consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones del demandante.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00247-01

Actor: ALIMENTOS FRIKO S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO Referencia: AUTORIDADES NACIONALES Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la sociedad ALIMENTOS FRIKO S.A. contra las resoluciones 34489 de 25 de octubre de 2001, 01333 de 28 de enero de 2002 y 39856 de 16 de diciembre de 2002, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca FRIKO (nominativa) en la Clase 29

Internacional a favor de ALIMENTOS FRIKO S.A.

I. LA DEMANDA ALIMENTOS FRIKO S.A., domiciliada en la vereda La Miel Km. 2-1 del municipio de Caldas -Antioquia-, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución Nº 34489 de 25 de octubre de 2001, proferida por el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca FRIKO (nominativa) dentro de la clase 29 internacional.  Que se declare nula la Resolución Nº 01333 de 28 de enero de 2002, proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 34489 de 25 de octubre de 2001, confirmando lo allí

dispuesto.  Que se declare nula la Resolución Nº 39856 de 16 de diciembre de 2002, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó lo decidido en la Resolución Nº 34484 de 25 de octubre de 2001.  Que, a título de restablecimiento del derecho, se declare infundada la oposición presentada por ARISCO PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. contra el registro de la marca FRIKO, se desestime como obstáculo el registro de la marca FRICA a nombre de FRUTERA INDUSTRIAL C.A. y se ordene a la División de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca FRIKO en cabeza de ALIMENTOS FRIKO S.A. para distinguir productos de la categoría 29 internacional y expedir el certificado respectivo.  Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimento del fallo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código contencioso administrativo.  Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el asunto de la referencia, en la Gaceta de Propiedad industrial. 1.2. Los Hechos  El 28 de octubre de 1994, la Sociedad Productos Alimenticios FRIKO LTDA. (hoy ALIMENTOS FRIKO S.A) solicitó ante la División de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca nominativa FRIKO para identificar productos comprendidos en la categoría 29

internacional de Niza: “Aves, partes de aves y productos elaborados base de carne de aves, tales como chuzos, croquetas, chorizos, salchichones, carne preparada, hamburguesas, jamón, jamonada; pastel, morcillas, mortadela, salchichas, cervecero, salami, aves jamonadas rellenas, cábanos y todos los demás productos elaborados a base de carne de aves que fuesen similares, con exclusión de sopas de pollos, caldos, cubos y salsas.”  La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 411 de 22 de diciembre de 1994, presentándose las siguientes oposiciones: a) FRIGORÍFICO SUIZO S.A., con fundamento en el registro de la marca FRIZO en las categorías 29 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, los registros fueron anulados por no uso a petición de PRODUCTOS ALIMENTICIOS FRIKO LTDA, mediante las resoluciones 26064 y 26065 de 9 de octubre de 1997. b) KOKORIKO LTDA. con fundamento en el registro de la marca KOKORIKO (nominativa) en las categorías 29, 30, 35 y 42; de la marca mixta KOKORIKO, en la categoría 35 internacional; de la enseña comercial KOKORIKO y del nombre comercial KOKORIKO. c) LLOREDA GRASAS S.A. con fundamento en el registro de la marca FRIDA, empero esa sociedad desistió de su oposición. d) ARISCO PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. con sustento en la solicitud de registro de la marca FRISCO en las categorías 32 y 33 de la

clasificación internacional de Niza, presentada el 14 de abril de 1994.  La División de Signos Distintivos de la Superintendencia, a través de Resolución Nº 34489 de 25 de octubre de 2001, negó el registro de la marca FRIKO para distinguir productos comprendidos en la clase 29 internacional y declaró fundada la oposición formulada por ARISCO PRODUCTOS

ALIMENTICIOS LTDA.

Al respecto, señaló que existe confundibilidad entre la marca FRIKO y su opositora FRISCO, pues son visual y auditivamente semejantes, además de identificar productos alimenticios que cuentan con los mismos canales de comercialización y distribución. Igualmente, expuso como obstáculo el registro de la marca FRICA (mixta) en la categoría 29 a nombre de la sociedad FRUTERA INDUSTRIAL C.A., puesto que fonéticamente los signos FRICA y FRIKO son semejantes e inducen a error al consumidor.  Contra la anterior decisión, ALIMENTOS FRIKO S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en los que sostuvo que la denominación FRIKO constiuye un elemento distintivo del nombre comercial ALIMENTOS FRIKO S.A., signos distintivos que han sido usados por la sociedad desde 1980 para identificar los productos por ella comercializados. Agregó que no hay conexidad competitiva entre los productos que distinguen las marcas FRISCO y FRICA y los que pretende distinguir el signo FRIKO, toda vez que la primera identifica jugos, polvos para fabricación de jugos y refrigerantes incluidos en la categoría 33 internacional y la segunda, frutas, legumbres en conserva secas y cocidas y productos lácteos, mientras que la

marca FRIKO busca identificar productos elaborados a base de carne de ave.  Los recursos fueron resueltos confirmando la decisión, mediante las resoluciones 01333 y 39856 de 28 de enero y 16 de diciembre de 2002, respectivamente. 1.2.1 Hechos relacionados con la demanda. a) La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución Nº 01766 de 31 de enero de 2001, concedió a la sociedad ARISCO PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. el registro de la marca FRISCO en la categoría 33 y declaró infundada la oposición que, con base en el signo CRISCO que identifica productos de la clase 29 internacional, presentó la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. Contra dicha decisión fueron interpuestos recursos de reposición y apelación que no han sido resueltos al momento de formularse la demanda de la referencia. En esa ocasión, la Superintendencia consideró que dado que las marcas en conflicto identificaban productos comprendidos en categorías diferentes, no era posible predicar la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por cuanto no bastaba la semejanza entre las marcas sino la relación entre los productos, la cual no existía en el asunto objeto de estudio. b) En cuanto a la solicitud de registro de la marca FRISCO para identificar productos de la clase 32, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió no concederla y declarar fundada la oposición presentada por THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, luego de considerar que los signos CRISCO y FRISCO,

eran semejantes. c) La Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca FRICA en la categoría 29 internacional a favor de INDUSTRIA LÁCTEA VENEZOLANA C.A. y declaró infundada la oposición que ALIMENTOS FRIKO S.A. formuló en virtud del nombre comercial ALIMENTOS FRIKO, dado el uso y la finalidad disímil de los servicios y productos identificados. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora plantea que los actos acusados violan los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena vigente para la fecha en la que fue presentada la solicitud de registro de la marca nominativa FRIKO, así como los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal a) y el inciso segundo del artículo 151 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, vigentes al momento de proferirse las decisiones que negaron el registro del signo mencionado. Sostiene que la violación de las mencionadas normas se deriva de (i) la ausencia de confusión y conexidad competitiva entre productos, (ii) el precedente jurisprudencial sobre la ausencia de confusión entre marcas semejantes, (iii) la coexistencia pacífica y reconocimiento de la marca FRIKO en el mercado y (iv) la legitimidad para obtener registro de la marca FRIKO dado el nombre comercial ALIMENTOS FRIKO S.A. registrado a favor de esa sociedad. 1.3.1 En cuanto a la ausencia de confusión y conexidad competitiva, la demandante indica que el riesgo de confusión responde a los criterios de

confundibilidad entre los signos en conflicto y entre los productos que éstos dinstinguen. Así, en el caso de FRIKO, FRISCO y FRICA si bien existen similitudes fonéticas, todas hacen referencia a productos alimenticios diferentes: FRIKO a alimentos hechos con carne de pollo (categoría 29), FRISCO a bebidas (categorías 32 y 33) y FRICA a verduras y frutas (categoría 29). Tal situación impide que el público caiga en error al momento de adquirir los productos, dado que son diferentes, tienen canales de comercialización y distribución disímiles, no tienen usos conjuntos o complementarios, no son accesorios entre sí y no son sustitutos, siendo ilógico que un consumidor promedio los confunda. 1.3.2. Como precedente, trae a colación la Sentencia 5327 de 6 de marzo de 2003 del Consejo de Estado en la que se expuso: “La clase 29, a la cual se refiere la marca ÁGUILA DORADA, está conformada por frutas o legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas y encurtidos. La clase 32, correspondiente a las marcas ÁGUILA y DORADA, comprende cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas. Siguiendo los criterios reseñados, se observa que al comparar las dos clases de productos se dan más diferencias que semejanzas entre ellas, como quiera que tienen finalidades distintas, no son sustituibles entre sí, no guardan complementariedad y sus

canales de comercialización tienden a diferir. En efecto, es claro que la finalidad de los productos de la clase 29 es directamente alimenticia o nutricional, mientras que los de la clase 32 son refrescantes e incluso embriagantes como es el caso de la cerveza.” En idéntico sentido, refiere las Resoluciones 01766 de 31 de enero de 2001 y 08410 de 28 de marzo de 2003 (mediante las cuales se concede el registro de la marca FRICA en la clase 29) proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, en las que reconoce que para efectos del cotejo, no basta con encontrar semejanzas entre las marcas sino en establecer si entre los productos que identifican existe una relación que induzca a error al consumidor. 1.3.3. Destaca que la marca FRIKO goza de suficiente distintividad, habida cuenta que desde 1980 con el nombre comercial ALIMENTOS FRIKO S.A. (antes PRODUCTOS ALIMENTICIOS FRIKO S.A y antes PRODUCTOS ALIMENTICIOS FRIKO LTDA.) ha consolidado productos en el mercado nacional, tanto así que ha coexistido con los signos FRISCO y FRICA, registrados con posterioridad a la fecha en la que la sociedad incursionó en el mercado de alimentos preparados con carne de ave. 1.4. Contestación de la demanda UNILEVER BESTFOODS BRASIL LTDA. señala que los registros de las marcas FRISCO en la categoría 32 y FRISCO en la categoría 33 fueron traspasados a su nombre por ARISCO PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA., como consta en copias auténticas de solicitudes de inscripción de modificaciones que para la fecha de contestación de la demanda se hallaban en trámite, de manera que

existe un interés legitimo por parte de esa sociedad para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la demanda. Menciona que los productos que la marca FRIKO pretende identificar (aves, partes de aves y productos elaborados a base de carne de aves, tales como hamburguesas, jamón, jamonada, pastel, morcillas, mortadela, salchichas, cervecero, salami, aves jamonadas rellenas, cábanos, entre otras) son complementarios de de los productos que distingue la marca FRISCO, en las categorías 32 y 33 (cervezas y bebidas alcohólicas), como quiera que son consumidos de manera simultánea al punto que los jamones que se pretenden amparar con la marca FRIKO del demandante incluyen una clase denominada <<CERVECERO>>, pues es el que normalmente se utiliza como acompañamiento de las cervezas. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino, para determinar la conexión competitiva entre dos productos, la autoridad debe atender a criterios como su uso complementario, canales de comercialización, identidad o similitud de los medios de publicidad y la relación o vinculación entre éstos, de donde se desprende que entre las marcas en conflicto existe conexidad competitiva, ya que los medios de comercialización son los mismos, entiéndase, los supermercados en los que el consumidor adquiere varios tipos de productos y hacen uso de medios de publicidad idénticos como la televisión, la radio, la prensa, entre otros. Para UNILEVER BESTFOODS BRASIL LTDA. el signo nominativo FRIKO, carece de distintividad, puesto que no permite al consumidor diferenciar entre el producto

comercializado con ese nombre y otros de la misma especie o similares de otro empresario, como es el caso de los productos identificados con la marca FRISCO. En cuanto a la comparación de los signos a partir de sus similitudes fonéticas, ortográficas e ideológicas, anota que las semejanzas fácilmente palpables entre FRIKO y FRISCO, pueden generar en el consumidor la impresión de que se trata de productos comercializados por la misma empresa bajo una nueva línea. Finalmente, recalca que el hecho de que ALIMENTOS FRIKO S.A. haya usado ese nombre comercial durante 20 años no le da derecho a registrar la marca FRIKO para identificar productos de la categoría 29 internacional, toda vez que dicha protección no está contemplada en ninguna norma comunitaria y el Tribunal de Justicia Andino (15-IP-2003) ha sido puntual al indicar que tal circunstancia no obsta para que el examinador realice un estudio de registrabilidad del signo solicitado.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público guardó silencio dentro del proceso de la referencia.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena indicadas en los cargos. Algunos apartes de la interpretación 78-IP-2007 se citan a continuación.

Acerca de lo normatividad aplicable señala: “En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa

que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia (…) No obstante, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues tiene establecido que la nueva Decisión es la aplicable al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido (…)En el caso de autos, la solicitud de marca fue presentada el 28 de octubre de 1994, por lo que la norma sustancial aplicable, a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad del signo en referencia, es la vigente para la fecha de la solicitud, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” Frente al riesgo de confusión entre marcas sostuvo: Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al

comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En lo concerniente a la similitud marcaria, precisó lo siguiente: (…) el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se

estaría impidiendo al consumidor distinguir uno de otro. Reglas para efectuar el cotejo marcario Con el propósito de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (FernándezNovoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984 p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). Finalmente, respecto de la conexión competitiva, expuso: Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la similitud o conexión competitiva entre productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. A fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los productos amparados por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos y servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o

afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. También deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( ..).” Proceso 9-IP-94. caso: “DIDA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995). Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 (...). La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el

artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos (...). Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su apoderado, señaló que las resoluciones expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajustan de pleno derecho a las disposiciones que regulan la materia, especialmente al Decreto Ley 2153 de 1992 y a la Decisión 486 de la Comisión de

la Comunidad Andina. Para la Superintendencia las marcas FRIKO (nominativa), FRISCO (nominativa) y FRICA (mixta) carecen de distintividad, ya que por la identidad de sus

expresiones y de los productos que distinguen pueden inducir al público a error sobre el producto y sobre su procedencia. Advierte que la comparación auditiva o fonética de los signos arroja el mismo resultado, habida cuenta que comparten las consonantes F, R y la vocal I además de las consonantes C y K que a pesar de ser diferentes son auditivamente idénticas. Sobre el argumento de la parte demandante según el cual no existe riesgo de confusión entre las marcas porque identifican productos pertenecientes a distintas clases, la Superintendencia precisa que no es menester que los bienes o servicios que distingan las marcas en conflicto estén comprendidos en la misma categoría de clasificación internacional para que exista confusión, pues basta con que sean productos estrechamente relacionados, como en el asunto bajo estudio en el que tanto FRIKO, como FRISCO y FRICA identifican productos alimenticios que tienen los mismos canales de comercialización y distribución. 4.2. El representante judicial de ALIMENTOS FRIKO S.A. reitera los argumentos de la demanda respecto de la falta de conexidad competitiva entre los productos identificados por la marca FRIKO y los distinguidos por los signos FRISCO y FRICA y su coexistencia pacífica en el mercado durante más de 10 años. Sin embargo, agrega que el día 28 de enero de 2005, su representada presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio acción de cancelación por no uso contra el registro de la marca FRISCO en la categoría 33 a nombre de UNILEVER BESTFOODS BRASIL LTDA.; de modo que de cancelarse el citado signo, no existirá obstáculo para el registro de la marca FRIKO dentro de la clase 29 internacional.

Sobre este punto, en memorial recibido en la Secretaría de esta Corporación el día 4 de agosto de 2006, el apoderado de ALIMENTOS FRIKO S.A. informó que las marcas FRICA (clase 29) y FRISCO (clase 33) fueron canceladas por no uso, por medio de las resoluciones 4410 de 27 de febrero de 2006 y 28759 de 31 de octubre de 2005, respectivamente. Igualmente, resaltó que el registro del nombre comercial ALIMENTOS FRIKO S.A. y de la marca FRIKO en las categorías 42 y 43, le otorgan derechos sobre la expresión FRIKO que desvirtúan las posibilidades de confusión en el mercado.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA ALIMENTOS FRIKO S.A presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 34489 de 25 de octubre de 2001, 01333 de 28 de enero de 2002 y 39856 de 16 de diciembre de 2002, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca FRIKO

(nominativa) en la Clase 29 Internacional. El motivo de la negación fue la falta de distintividad de la marca FRIKO frente a los signos FRISCO, registrado en las categorías 32 y 33 a favor de ARISCO PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y FRICA, registrado en la categoría 29 a nombre de FRUTERA INDUSTRIAL C.A (hoy INDUSTRIA LÁCTEA VENEZOLANA C.A.) A juicio del apoderado de ALIMENTOS FRIKO S.A no existe confusión entre las marcas, habida cuenta que FRIKO, FRICA y FRISCO, identifican productos

diferentes dentro del mercado como son alimentos preparados a base de carne de ave, cervezas y bebidas alcohólicas y frutas y legumbres, respectivamente. Además, insiste en que tiene derechos sobre el signo FRIKO, dado que es titular de los registros ALIMENTOS FRIKO S.A. como nombre comercial y FRIKO como marca nominativa en las categorías 42 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte el titular de la marca FRISCO aduce que existe conexión competitiva entre los productos que identifica su marca y los que pretende identificar FRIKO, ya que son complementarios,