CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00250-01-2005

ELEMENTO PREDOMINANTE EN MARCA MIXTA - Excepcionalmente lo es el gráfico: GB CLASSIC / MARCA MIXTA - Predominio del elemento gráfico: CLASSIC / MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO - Al ser de conocimiento general son inapropiables: CLASSIC La marca GB CLASSIC (mixta) está diseñada dentro de un cuadro de fondo color carne en cuyo centro se resaltan dos letras de estilo GB en tamaño grande, arriba de ellas están las palabras “Finest Viginia Tabacco” igualmente en letras de estilo pero en tamaño pequeño, debajo una barra horizontal de fondo rojo que contiene la palabra en ingles “classic” en letra de imprenta color blanco tamaño pequeño; y debajo de la barra las palabras “Full Flavor” en letra de estilo tamaño mediano. Aun cuando en las marcas mixtas el elemento denominativo suele ser el más relevante, en este caso, para la Sala, el elemento predominante dentro de la marca es el elemento gráfico, como es el cuadro, el resaltado de las letras el estilo de las mismas su tamaño y los colores de fondo. Dentro del elemento denominativo la característica esencial la hacen las letras GB, que según el actor son las iniciales de la empresa GOLDEN BROWN, no así la palabra CLASSIC la cual es utilizada dentro de la marca como explicativa, se encuentra en el idioma inglés y significa clásico o tradicional en su uso, es decir, es una explicación de que el signo GB comprende unos productos tradicionales en su uso. Además la parte denominativa de la marca se encuentra escrita en el idioma inglés por lo que se trata de una marca de fantasía y se presume que el significado no forma parte del conocimiento común; sin embargo, se ha aceptado tanto como por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como por parte del Consejo de Estado que

cuando el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero ha surgido del conocimiento de la mayoría del público consumidor generalizado su uso y se trata de vocablos genéricos o descriptivos, no es posible apropiarlos.

NOTA DE RELATORIA: Se cita Sentencia de 27 de noviembre de 2003, expediente 2000-06718, actor FILODORO CALZE S.P.A M.P. Camilo Arciniegas

Andrade. CLASSIC - Expresión genérica inapropiable: marca débil / MARCA DEBILPara alcanzar distintividad requiere elementos adicionales / COTEJO ENTRE MARCA DENOMINATIVA Y MIXTA - Si en la mixta predomina el elemento gráfico Del cotejo de las marcas se concluye que la palabra CLASSIC no es apropiable y la marca que la contenga, si no tiene otros elementos de distintividad, es una marca débil, y que la marca ya registrada contiene exclusivamente un elemento denominativo y es la palabra CLASSIC, en tanto que, la palabra CLASSIC dentro de la marca solicitada es un elemento explicativo que no distingue la marca y sí contiene otros elementos que le dan fuerza distintiva y la hacen registrable sin que puedan ser confundibles para el público consumidor. De todo lo anterior se tiene que en la marca GB CLASSIC (MIXTA) predomina el elemento gráfico y siguiendo los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial que hiciera en el presente proceso, no hay lugar a confundibilidad. El Tribunal señaló: “Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese

propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.”. Se concluye que la marca GB CLASSIC (MIXTA) no está incursa en causal de irregistrabilidad y por ello habrá de declarar nulos los actos administrativos acusados.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00250-01

Actor: GOLDEN BROWN INTERNATIONAL LTD.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, presentada por la sociedad GOLDEN BROWN INTERNATIONAL LTD en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 37626 del 26 de noviembre de 2002 por la cual se negó el registro de la marca “GB CLASSIC”; 03022 del 31 de enero de 2003 por la cual se decidió el recurso de reposición; y 05204 del 26 de febrero de 2003, por la cual se decidió el recurso de apelación.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y registro de la marca mixta GB seguida de la expresión CLASSIC, para distinguir cigarrillos de la clase 34 internacional, a favor de la sociedad GOLDEN BROWN INTERNACIONAL LTD. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: a) El 16 de mayo de 2002 presentó solicitud de registro de la marca “GB” seguida de la expresión explicativa “CLASSIC”, y diseño, para identificar cigarrillos de la clase 34 internacional. b) La solicitud fue publicada en la gaceta de propiedad industrial No. 517 el 27 de junio de 2002. c) Mediante Resolución 37626 del 26 de noviembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro de la marca mixta “GB” en la clase 34 internacional, argumentando que el registro solicitado encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, porque revisados los archivos de la Superintendencia se encontró que la marca CLASSIC (nominativa) para distinguir productos de la clase 34, se encuentra registrada según certificado No.125.424, expediente No. 92-255207, a favor de BRITISAMERICAN TABACO. d) El 20 de diciembre de 2002 se interpusieron los respectivos recursos contra

la Resolución anterior. e) La Superintendencia de Industria y Comercio, a través del Jefe de División de Signos Distintivos, mediante la Resolución 03022 del 31 de enero de 2003 resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación. f) Mediante la Resolución 05204 del 26 de febrero de 2003 la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la resolución impugnada. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los Artículos 134, 136 literal a) y 150, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” Según el actor, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, con las Resoluciones demandadas violó los artículos ya transcritos, ya que no se aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia, por las siguientes razones:

1. La Superintendencia de Industria y Comercio no hace un examen minucioso del signo, lo limitó y fraccionó a la expresión explicativa “Classic”, omitiendo la parte esencial y predominante del signo GB, y su diseño, desconociendo los criterios que deben aplicarse cuando se comparan o cotejan marcas similares.

2. La diferencia entre la marca mixta solicitada y la marca registrada es evidente, además toma la expresión “classic” como un elemento principal restándole importancia a las letras “GB” que constituyen la dimensión

característica del signo.

3. La Superintendencia de Industria y Comercio erró al efectuar un examen de fondo sobre la registrabilidad del signo mixto, pues esta contiene elementos de carácter novedoso, que constituyen la parte esencial y predominativa del signo. d.- Las razones de la defensa La demanda fue notificada al representante legal de la sociedad BRITISHAMERICAN TABACCO, tercera directamente interesada en las resultas del proceso, y al Superintendente de Industria y Comercio. Esta entidad expuso como argumentos en su defensa los siguientes: La confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir hasta el punto de tomar una cosa por otra. El signo solicitado como registro marcario no cumple con la función esencial de la marca en razón a que no logra referir el origen empresarial de los productos solicitados no siendo apto para distinguir productos en el mercado, aún en el evento de que el solicitante hubiera presentado ante la oficina nacional competente una limitación de los productos que pretende amparar, lo cual resulta irrelevante frente a la falta de distintividad del registro solicitado, con lo cual se descarta de plano la presunta violación del artículo 143

(sic) de la Decisión 486 y la alegada falsa motivación en que habría la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir los actos administrativos acusados. La marca solicitada por la sociedad actora generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización.

El acto administrativo acusado no es nulo ya que se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto de 26 de septiembre de 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 62). Por auto visible a folio 153 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad actora y de la entidad demandada (fls. 157 y 174, respectivamente). Mediante proveído del 20 de mayo de 2004 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 16 días de febrero de 2005, dio respuesta a la referida solicitud (fl. 188). II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó:

1. Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la

denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

2. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

3. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe observar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que

pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo.

5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

6. La Oficina Nacional Competente, hayan sido o no presentado oposiciones, realizará obligatoriamente el examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.

7. Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común y, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada.

CONSIDERACIONES DE LA SALA Los signos en conflicto son GB CLASSIC (mixta) de la sociedad actora GOLDEN

BROWN INTERNATIONAL y CLASSIC de la BRITISH-AMERICAN TABACCO

(denominativa), cuyas gráficas son las siguientes: MARCA EN CONFLICTO MARCA REGISTRADA Las anteriores marcas identifican productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: “Tabaco; artículos para fumadores; cerillas” El contenido de las normas que la parte actora considera violadas, es el siguiente: Decisión 486 de la Comunidad Andina:

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”

El argumento esencial del actor consiste en afirmar que la Superintendencia de Industria y Comercio no hizo un examen de la marca como conjunto sino que se limitó a fraccionarla y hacer un cotejo solo respecto de la expresión explicativa “Classic”, omitiendo la parte esencial y predominante del signo que consiste en las letras GB y su diseño, desconociendo los criterios que deben aplicarse cuando se comparan o cotejan marcas similares. La marca GB CLASSIC (mixta) está diseñada dentro de un cuadro de fondo color carne en cuyo centro se resaltan dos letras de estilo GB en tamaño grande, arriba de ellas están las palabras “Finest Viginia Tabacco” igualmente en letras de estilo pero en tamaño pequeño, debajo una barra horizontal de fondo rojo que contiene la palabra en ingles “classic” en letra de imprenta color blanco tamaño pequeño; y debajo de la barra las palabras “Full Flavor” en letra de estilo tamaño mediano. Aun cuando en las marcas mixtas el elemento denominativo suele ser el más relevante, en este caso, para la Sala, el elemento predominante dentro de la marca es el elemento gráfico, como es el cuadro, el resaltado de las letras el estilo de las mismas su tamaño y los colores de fondo. Dentro del elemento denominativo la característica esencial la hacen las letras GB, que según el actor son las iniciales de la empresa GOLDEN BROWN, no así la palabra CLASSIC la cual es utilizada dentro de la marca como explicativa, se encuentra en el idioma inglés y significa clásico o tradicional en su uso, es decir, es una explicación de que el signo GB comprende unos productos tradicionales en su uso. Además la parte denominativa de la marca se encuentra escrita en el idioma

inglés por lo que se trata de una marca de fantasía y se presume que el significado no forma parte del conocimiento común; sin embargo, se ha aceptado tanto como por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como por parte del Consejo de Estado que cuando el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero ha surgido del conocimiento de la mayoría del público consumidor generalizado su uso y se trata de vocablos genéricos o descriptivos, no es posible apropiarlos. Así el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado: “ (...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. Respecto de la palabra en el idioma inglés CLASSIC el Consejo de Estado ya se a pronunciado de la siguiente manera: En relación con las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal Andino de

Justicia sostuvo que la descriptividad de las palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado deberá apreciarse como si se tratara de una expresión local. Esta regla se aplica a la expresión CLASICC ideológicamente idéntica a la del idioma inglés CLASSIC pues su significado conceptual, que en español corresponde a CLÁSICO o CLÁSICA, se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor. (Sentencia de 27 de noviembre de 2003, expediente 2000-06718, actor FILODORO CALZE S.P.A M.P. doctor Camilo Arciniegas Andrade). Del cotejo de las marcas se concluye que la palabra CLASSIC no es apropiable y la marca que la contenga, si no tiene otros elementos de distintividad, es una marca débil, y que la marca ya registrada contiene exclusivamente un elemento denominativo y es la palabra CLASSIC, en tanto que, la palabra CLASSIC dentro de la marca solicitada es un elemento explicativo que no distingue la marca y sí contiene otros elementos que le dan fuerza distintiva y la hacen registrable sin que puedan ser confundibles para el público consumidor. De todo lo anterior se tiene que en la marca GB CLASSIC (MIXTA) predomina el elemento gráfico y siguiendo los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial que hiciera en el presente proceso, no hay lugar a confundibilidad. El Tribunal señaló: “Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en

la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.”. Se concluye que la marca GB CLASSIC (MIXTA) no está incursa en causal de irregistrabilidad y por ello habrá de declarar nulos los actos administrativos acusados. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 37626 del 26 de noviembre de 2002; 03022 del 31 de enero de 2003 por la cual se decidió el recurso de reposición; y 05204 del 26 de febrero de 2003, por la cual se decidió el recurso de apelación, las dos primeras expedidas por el el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó al demandante el registro de la marca “GB CLASSIC (mixta)” para distinguir productos comprendidos en la clase 34 internacional. Segundo.- A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la entidad demandada proceder a conceder, en favor del actor, el registro de la marca “GB CLASSIC (mixta)” para distinguir los productos comprendidos en la clase 34 a que alude su solicitud, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos legales. Tercero.- ORDÉNASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta

de Propiedad Industrial. Cuarto.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 14 de abril de 2005.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFON PIANETA MARIA CLAUDIA ROJAS

LASSO Presidente

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE