CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00251-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / SIGNO DESCRIPTIVO –

Definición / SIGNO DESCRIPTIVO – Finalidad [S]e puede inferir que un signo es descriptivo cuando puede servir en el comercio para describir el producto o servicio que con su uso se quiere distinguir en el mercado. Tal descripción puede estar referida a la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características o informaciones de esos productos o servicios. Es decir, indica cómo es tal producto o servicio distinguido por ese mismo signo, y no es registrable cuando es utilizado o sirve en el comercio para esa indicación en relación con productos o servicios del mismo género. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXPRESIÓN DSECRIPTIVA – No lo es CACAOEXPORT COCOA BEANS de las características esenciales de los productos de la clase 30 / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo CACAOEXPORT COCOA BEANS (ETIQUETA) para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza [L]a valoración […] debe ver en conjunto, esto es, si todo el signo es descriptivo, o todos sus elementos son descriptivos, según el criterio rector de las normas que regulan la registrabilidad de las marcas y las reglas de valoración y comparación de las mismas, de allí que esté presente en la interpretación prejudicial dada para el sub lite, al decir en uno de sus apartes transcritos que “sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por elementos descriptivos. En consecuencia, si una o varios elementos le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado.” […] En ese orden, la Sala no encuentra que la

expresión CACAOEXPORT COCOA BEANS indique o sirva para denotar alguna característica esencial del cacao y sus derivados. No puede ser la respuesta en cualquiera de esos aspectos de calidad, cantidad, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características o informaciones inherentes a tales productos, por la sencilla razón de que en conjunto no tiene un significado específico, pues es un agregado de palabras de dos idiomas distintos, español e inglés, que ni siquiera traduciendo las del segundo adquiere sentido, además de que gramaticalmente CACAOEXPORT no existe en ninguno de ellos. No es cierto, además, que denoten la función de tales productos, como se afirma en la resolución enjuiciada. No obstante que el examen se ha de hacer del conjunto, esto es, de todo el signo o expresión, pues la causal aplicada se refiere a que la marca consista en un signo o expresión que tenga el alcance conceptual o idiomático anotado, tampoco las diferentes palabras que lo componen, consideradas separadamente, son las usuales para indicar cómo son los productos referidos, ya que no es válido decir que el cacao y sus derivados es como el cacao, o que la calidad del cacao es cacao; o que es como de exportación, o como granos. SIGNO GENÉRICO – Alcance / SIGNO GENÉRICO – Carece de distintividad / SIGNO GENÉRICO – No lo es CACAOEXPORT COCOA BEANS [D]e entrada cabe descartar su carácter de signo genérico, considerada la expresión en su conjunto, puesto que en relación con los productos anotados si se preguntara ¿qué es?, la respuesta no es CACAO EXPORT COCOA BEANS,

aunque sí puede ser CACAO, y si dentro de los derivados se le ofrece COCOA al consumidor promedio de habla Hispana, la respuesta a qué es ese derivado, podría ser COCOA, pero éstas son dos de las 4 palabras que componen el signo, sin que las restantes sirvan o se utilicen para denominar tales productos, como tampoco para describirlos. Dicha generecidad tampoco se da, entonces, en este caso, ya que las palabras del signo que en realidad son genéricas, están acompañadas de otras que no tienen esa connotación y que le dan distintividad al conjunto. En esas circunstancias, la Sala no observa correspondencia entre las apreciaciones de la entidad demandada con las características del signo que se pide registrar como marca, toda vez que no encuentra la relación específica que le atribuye con los productos en mención, esto es, la generecidad que predica del mismo respecto de tales productos NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 25 de septiembre de 2003, Radicación 11001-03-24-000-1999-05943-01(5943), C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00251-01

Actor: CACAOEXPORT EU Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la actora en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales le negó el registro de una marca.

I.- LA DEMANDA CACAOEXPORT EU, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicita a la Sala que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones Primera.- Que declare la nulidad de las Resoluciones núms.: - 34422 de 29 de octubre de 2002, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual le negó la solicitud de registro de la marca CACAOEXPORT COCOA BEANS (ETIQUETA), para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; - 00041572 de 23 de diciembre de 2002 de la misma dependencia, y 00897 de 20 de enero de 2003 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales, en su orden, se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera resolución citada, en el sentido de confirmarla.

Segunda.- Que a título de restablecimiento del derecho ordene a la entidad demandada conceder el registro de la marca atrás enunciada para distinguir productos de la clase 30. Tercera.- Que le comunique la sentencia que se profiera para que proceda a su debido cumplimiento y le ordene la publicación de la misma en la Gaceta de

Propiedad Industrial.

2. Hechos y omisiones de la demanda Están referidos al trámite administrativo señalado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la mencionada solicitud de la actora presentada ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que le concediera el registro de la marca mencionada, para distinguir productos de la clase 30, a la cual no hubo observación alguna.

Mediante la Resolución 34422 de 29 de octubre de 2002, esa División negó la solicitud de registro de la marca CACAOEXPORT CACAO BEANS, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerarlo un término genérico al describir de forma directa la función del producto. La actora interpuso los recursos de reposición y apelación contra esa decisión, los cuales fueron desatados mediante las resoluciones 00041572 de 23 de diciembre de 2002, de la misma dependencia, y 00897 de 20 de enero de 2003 del Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial, respectivamente, en el sentido de confirmarla.

3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante señala como violados los artículos 135, literales b), e) y f), y 134 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 13 de la Constitución Política, y aclara que los literales b) y f) no fueron mencionados expresamente en los actos acusados, pero les sirvieron de fundamento en su motivación. Las razones de la violación invocada se resumen así: 3.1. Luego de transcribir los literales b), e) y f) del artículo 135, la memorialista

sostiene que “la norma enunciada” ha sido violada por interpretación errónea, toda vez que no es cierto que el signo objeto de la solicitud sea genérico, ya que no constituye palabra en el idioma español ni en el lenguaje usual del público consumidor que identifique un producto específico. Nadie pide un CACAOEXPORT, que además es la palabra principal en el conjunto a registrar. Al punto cita apartes de una sentencia de esta Sección que sólo identifica como de 20 de enero de 2000, relativa a la expresión PANYDONAS, de la que se dice que no existe en el idioma castellano. Un signo es genérico y está prohibido su registro como marca cuando designa el producto que identifica, de modo que a la pregunta ¿qué es? se responde empleando la denominación genérica. En este caso se pretende amparar no solo cacao sino también sus derivados. Tampoco es una expresión descriptiva. Es evocativa por poseer la habilidad de transmitir a la mente una idea sobre el producto, por el camino del esfuerzo imaginativo, y además es compuesta o expresión compleja formada por varios elementos que no pueden ser analizados de manera separada. Por ende, no es cierto que CACAOEXPORT COCOA BEANS (etiqueta) no tenga distintividad suficiente para acceder a su registro, ni con su registro se prive a otros empresarios competidores del solicitante de usar o publicitar tal característica para la comercialización de esa misma clase de productos. 3.2. Se ha violado el artículo 13 de la Constitución Política por cuanto con la decisión acusada se le está aplicando un criterio distinto al aplicado en el registro de marcas similares, como MERCAFE (clase 30), PIZZA HUT (clase 30) y COCO

EXPRESS (clase 32). 3.3. El artículo 134 fue violado por inaplicación, toda vez que su literal a) permite el registro de las palabras o combinación de palabras, y el signo cuyo registro se solicita cumple esa condición y es suficientemente distintivo y ya está cumpliendo esa función en el mercado. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio se opone a las pretensiones de la demanda, más cuando carecen de todo apoyo jurídico. Acepta como ciertos sus hechos y sobre el fondo de la misma sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, en el cual se concluyó que la marca solicitada no reúne los requisitos para ser registrada, atendiendo lo dicho en el proceso 7-IP-2003, del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina, y el artículo 134 de la Decisión 486, pues carece de fuerza distintiva por ser totalmente descriptiva al hacer referencia directa a los productos que busca amparar y sus calidades, pues se entenderá claramente que se trata de granos de cacao y su derivado la cocoa, con calidad de

exportación, por lo tanto encontramos una descriptividad del signo. Por lo anterior considera que no violó las normas invocadas en la demanda, ni el derecho de igualdad, pues las actuaciones administrativas anteriores en relación con las marcas invocadas por la actora son distintas, fundadas en situaciones de hecho diferentes. En consecuencia, la marca solicitada es irregistrable conforme la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Folios 108 a 112). III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. Las partes reiteraron sus argumentos expuestos en las anteriores oportunidades procesales.

2. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación solicita que se requiera la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 131).

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, dada en el PROCESO 44-IP-2007, con fecha 2 de mayo de 2007, concluye que: “Primero. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad

determinadas por artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión 486. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. Segundo. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las característica u otros datos del producto o servicios de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio, o en el nombre con que se formula el concepto que la expresión gráfica de la marca figurativa representa, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva del signo. Si uno o varios elementos otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de los que fueren puramente descriptivos.

Tercero: El signo genérico no es susceptible de registro, a menos que se halle conformado por uno varios (sic) elementos que, utilizados en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que el concepto que evoca el elemento pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.

Cuarto: En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del

entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

Quinto: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

Sexto: Por excepción a la prohibición de registro del signo no distintivo ab initio, o que sea descriptivo, genérico, común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto que distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los consumidores o usuarios correspondientes, en el País Miembro de que se trate.”

VI.- CONSIDERACIONES

1. El acto acusado Se persigue la nulidad de la Resolución 34422 de 29 de octubre de 2002, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó la solicitud de registro de la marca CACAOEXPORT

COCOA BEANS (ETIQUETA), para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; así como de sus confirmatorias 00041572 de 23 de diciembre de 2002 de la misma dependencia y 00897 de 20 de enero de 2003 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales, en su orden, se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera. Al efecto se aplicó expresamente en la resolución acusada el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, que a la letra dice: “ART. 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios” En concordancia con ello, en las conclusiones del examen de registrabilidad, se expone en la resolución demandada lo siguiente: “La expresión CACAOEXPORT COCOA BEANS consiste exclusivamente en la indicación que denota o describe de forma directa la función del producto que pretende amparar con la mencionada denominación. Resulta claro para la administración que el signo a registrar está indicando la función del producto, o sea que el signo estaría indicando en que consisten los productos que identifica, estos consisten en cacao o cocoa que es producto hecho de cacao. El signo está compuesto por una serie de expresiones de

carácter descriptivo tales como cacao, export que se ha vuelto un adjetivo que indica la calidad de los productos y de uso común, cocoa beans, granos de cocoa, es una expresión que indica en que consiste el producto. Si bien el signo esta en ingles, son expresiones de fácil entendimiento para el público en general y se han vuelto comunes. Cabe anotar por otra parte que si bien el signo es de carácter mixto, el elemento gráfico consiste en un tipo de letra especial, pero lo mas predominante del signo pretendido seguirá siendo el elemento nominativo.” (SIC para todo el texto transcrito). De lo anterior se dedujo que ese signo carece de distintividad para acceder al registro como marca.

2. Los cargos de la demanda La parte actora, en sustento de sus pretensiones, le endilga a esa resolución la violación: - Del artículo 135 de la Decisión 486, del cual hace mención expresa de los literales b), e) y f), por interpretación errónea al no ser cierto que el signo objeto de la solicitud sea genérico y descriptivo; - Del artículo 13 de la Constitución Política por aplicación de un criterio distinto al aplicado en el registro de marcas similares [MERCAFE (clase 30), PIZZA HUT

(clase 30) y COCO EXPRESS (clase 32)], y - Artículo 134, literal a) de la misma Decisión 486, por inaplicación, toda vez que permite el registro de palabras o combinación de palabras, y el signo solicitado cumple esa condición. Las indicadas disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, rezan: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier

signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…)” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) Carezcan de distintividad: (…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;”

3. Examen de los cargos 3.1. El problema jurídico a resolver en primer orden: el de la descriptividad En relación con esas normas invocadas como violadas, es conveniente reiterar que, como atrás se anotó, en los actos acusados se aplicó específicamente el literal e) del artículo 135, que se ocupa de la descriptividad como causal de irregistrabilidad de una marca, y no el literal f) de ese artículo que trata de la generecidad como causal de irregistrabilidad de un signo marcario.

Por lo tanto, en este caso el problema inicial es determinar si el referido signo o expresión CACAOEXPORT COCOA BEANS es descriptivo o no de los

productos que distingue, en el sentido como se trata en el literal e) de dicho artículo 135. 3.2. Análisis de las consideraciones del acto acusado Para una mejor concreción del estudio de dicho problema, sirve retomar y desglosar las razones ya transcritas en que el acto acusado se sustenta para negar el registro de la expresión CACAOEXPORT COCOA BENS, en las cuales se puede decir que hay varias apreciaciones de la misma, a saber: i) Que consiste exclusivamente en la indicación que denota o describe de forma directa la función del producto que pretende amparar, y está indicando la función del producto. Obsérvese que no se dice cuál es esa función que está indicando. Simplemente se hace una afirmación general al respecto, sin que se consigne explicación o precisión alguna sobre tal función. ii) Que por lo anterior el signo estaría indicando en qué consisten los productos que identifica, estos consisten en cacao o cocoa que es producto hecho de cacao. Aquí se pasa al aspecto de la generecidad del producto, como se verá más adelante. Ya no se refiere a la descriptividad del mismo. iii) Que está compuesto por una serie de expresiones de carácter descriptivo tales como cacao, export que se ha vuelto un adjetivo que indica la calidad de los productos y de uso común, cocoa beans, granos de cocoa, es una expresión que indica en que consiste el producto (subrayas son de la Sala). En esta parte sí hay una concreción de lo que a juicio de la entidad demandada hace que la marca sea descriptiva, en especial por las palabras export y beans. Por lo tanto, se observa que esa argumentación alude tanto a lo descriptivo como a lo genérico, pues se ocupa de cada uno de los vocablos que conforman la

expresión marcaria, encontrando que unos son descriptivos (export y beans), y otros, genéricos (cacao y cocoa). Ello se explica por la estrecha relación entre genericidad y descriptividad en materia marcaria, aspectos éstos que junto con la necesidad son matices de un mismo fenómeno que, según la doctrina, corresponde al de la generecidad en sentido amplio, atendiendo a JORGE OTAMANDI al decir que bajo el título de “Denominaciones y signos genéricos” “quedan comprendidos distintos supuestos que la doctrina ha diferenciado. Están las designaciones necesarias, las designaciones genéricas, las designaciones usuales y las designaciones descriptivas. También merecen un tratamiento diferenciado los demás signos -en especial los dibujosgenéricos”. (Derecho de marcas, pág. 72). 3.3. La clase de los productos que se quieren distinguir con la marca solicitada La marca solicitada se encamina a distinguir “cacao en general y sus derivados”, según está consignado en el primer considerando de la Resolución 34422 de 29 de octubre de 2002, con la cual le fue negada a la actora dicha solicitud. El cacao es uno de los diversos productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que comprende “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza; pimienta,

vinagre, salsas; especias; hielo”. Por ello, el punto de la descriptividad se ha de centrar en los productos “cacao en general y sus derivados” para los que la actora ha pretendido registrar la marca en cuestión. 3.4. Signos descriptivos Del artículo 135, literal e), en comento, se puede inferir que un signo es descriptivo cuando puede servir en el comercio para describir el producto o servicio que con su uso se quiere distinguir en el mercado. Tal descripción puede estar referida a la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características o informaciones de esos productos o servicios. Es decir, indica cómo es tal producto o servicio distinguido por ese mismo signo, y no es registrable cuando es utilizado o sirve en el comercio para esa indicación en relación con productos o servicios del mismo género. En la interpretación prejudicial traída al plenario el Tribunal hace las siguientes precisiones sobre esa clase de signos: “El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio. Y si las características sobre las que informa son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e, de la Decisión 486, no podrá ser registrado. (negrillas no son del texto) (…) Para juzgar sobre la naturaleza descriptiva de un signo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o el servicio que constituya su objeto: si la respuesta consiste en la designación del

producto o del servicio de que se trate, o en el concepto, la figura o la forma que el signo evoque, habrá lugar a considerarlo descriptivo. Y es que se trata de determinar si el público consumidor o usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o del servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes. En todo caso, hay que tener presente que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por elementos descriptivos. En consecuencia, si una o varios elementos le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, aunque el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de los que fueren puramente descriptivos. Esta posibilidad, había dicho el Tribunal en el marco de la Decisión 344, “(…) se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 (…) cuando emplea el término ‘exclusivamente’ al referirse a las marcas descriptivas”. (Proceso 12-IP-96, marca: “MARGARINA EXCLUSIVA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 265, de 16 de mayo de 1997).” (folio 160). JORGE OTAMANDI comenta que “La designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe” y que “Están comprendidos en esta categoría "Enfriadora" para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Rápida" para licuadoras, "Esterilizada" para vendas, "Oral" para remedios, "Seco" para vinos, "Transparente" para vidrios, "Confortable" para sillones, "Cremosa" para leche, "Vitamínico" para alimentos, entre muchos otros casos.” Quedarían también incluidos en esta norma, aquellos nombres geográficos que

fueran indicativos de un lugar de fabricación siempre que este lugar fuera conocido como origen de esos productos por diversos fabricantes. De lo contrario, el nombre geográfico -y a menos que sea engañoso o una denominación de origensería registrable (Op. Cit. Pág 77)”. En la obra de JUAN DAVID CASTRO GARCÍA, se lee que los signos descriptivos son aquellos que “definen o representan una o varias características esenciales del producto o servicio que lleva la marca”, característica que “puede referirse a la cantidad, a la especie, a la destinación, al valor, al origen o a la procedencia geográfica o a la época de producción del bien o de la prestación del servicio”. Trae los términos “Las noticias”, “Limpia bien” o “Refrescante” como ejemplos de signos descriptivos si se usaran para designar un periódico, un jabón o una bebida gaseosa, respectivamente; así como el de C.A.S.A. respecto de servicios de construcción1. 3.5. Examen del signo de la marca solicitada En consecuencia y con el fin de establecer si en el presente caso nos encontramos frente a un signo descriptivo, se le han de aplicar las pautas preanotadas al configurado por la expresión CACAOEXPORT COCOA BEANS, que según reproducción que se hace en la Resolución 00897 de 20 de enero de 2003, tiene la siguiente configuración gráfica: CacaoExport Cocoa Beans De suerte que la expresión resulta ser CACAOEXPORT COCOA BEANS, y debe considerarse como nominativa, pues su carácter mixto está dado por esa configuración gráfica, que en sí misma nada significa.

Para el efecto, la valoración última de la misma se debe ver en conjunto, esto es, si todo el signo es descriptivo, o todos sus elementos son descriptivos, según el criterio rector de las normas que regulan la registrabilidad de las marcas y las reglas de valoración y comparación de las mismas, de allí que esté presente en la interpretación prejudicial dada para el sub lite, al decir en uno de sus apartes transcritos que “sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por elementos descriptivos. En consecuencia, si una o varios elementos le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado.” Con ella se quiere distinguir cacao en general y sus derivados. Por consiguiente, para saber si en verdad es descriptiva se debe preguntar ¿cómo es el cacao en general y sus derivados que con ella se quieren distinguir en el mercado?, en cuanto hace a cualquiera de las características esenciales del produc