CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00256-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES - Registro / PATENTES – Norma aplicable / REQUISITOS DE PATENTABILIDAD – Novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial / SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN – Se accede al demostrarse un avance significativo sobre el estado de la técnica [L]a solicitud de patente de invención cuestionada [FORMA III CRISTALINA DE SAL DE CALCIO DE ÁCIDO (R-(R,R))-2-(4-FLUOROFENIL)-B,&-DIHIDROXI-5- (1-METILETIL)-3-FENIL 4 ((FENILAMINO)CARBONIL)-1H-PIRROL-1HEPTANÓICO,(2.1)] cumple a cabalidad con los requisitos previstos en las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la materia reivindicada en dicha solicitud demuestra un avance significativo sobre el estado de la técnica, como lo indican las pruebas aportadas. En efecto, la materia reivindicada hace posible “obtener formulaciones farmacéuticas que contengan dicha sustancia con características de estabilidad mejorada, adecuar el proceso mediante el cual se produce la atorvastatina para la producción a gran escala ya que se obtiene un producto con características de filtrado y secado más favorable con respecto al producto amorfo conocido”, tal como lo anota la actora y se infiere de las pruebas aportadas al proceso. Por otra parte, la invención objeto de análisis no se encuentra incursa en las prohibiciones estipuladas en el artículo 7o de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por consiguiente,

su materia reivindicatoria es perfectamente patentable.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 1 / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 2 / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 4 / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 7 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 45 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 48 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00256-01

Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho WARNER-LAMBERT COMPANY, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 40909 de 30 de noviembre de 2001 y 059 de 14 de enero

de 2003, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le negó el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a “FORMA III CRISTALINA DE SAL DE CALCIO DE ÁCIDO (R-(R,R))-2-(4-FLUOROFENIL)- B,&-DIHIDROXI-5-(1-METILETIL)-3-FENIL 4 ((FENILAMINO)CARBONIL)-1HPIRROL-1-HEPTANÓICO,(2.1)”. 2ª. Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene conceder a la actora la patente solicitada, expedir el certificado de patente y publicarla en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.- Se señalan como hechos relevantes de la demanda, los siguientes: 1°. El 17 de julio de 1996 WARNER-LAMBERT COMPANY, a través de apoderado, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la patente de invención para “FORMA III CRISTALINA DE SAL DE CALCIO DE ÁCIDO (R-(R,R)) -2-(4-FLUOROFENIL) –B, &DIHIDROXI -5- (1-METILETIL) -3-FENIL-4 ((FENILAMINO)CARBONIL)-1HPIRROL-1-HEPTANOICO (2.1)”. 2°. El 22 de octubre de 1996 mediante auto 2095 la División de Nuevas Creaciones concedió un plazo de 30 días para que el solicitante adjuntara copia

legalizada de la primera solicitud respecto de la cual se reclamaba prioridad. Dicho plazo vencía el 4 de diciembre de 1996. El solicitante, a través de memorial de 18 de noviembre de 1996, acompañó copia auténtica de la primera solicitud de patente estadounidense núm. 60/001,454 de 17 de julio de 1995. 3º. Mediante memorial de 6 de febrero de 1998 el solicitante presentó nuevo capítulo reivindicatorio con el cual se reemplazó el originalmente presentado y nuevo extracto de la misma solicitud. El 31 de julio de 1998 se notificó un segundo auto de forma mediante el cual la División de Nuevas Creaciones aceptaba el nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto con el memorial de 6 de febrero de 1998 y señalaba que la fuente normativa de reciprocidad indicada no se encontraba vigente en Colombia en la fecha de presentación de la solicitud. 4º. A través de memorial de 25 de septiembre de 1998 el solicitante indicó a la Superintendencia de Industria y Comercio que la fuente normativa de la reciprocidad que lo facultaba para reivindicar prioridad en dicho caso se encuentra en el artículo 2o del anexo 1o del Tratado sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, del Acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial de Comercio. 5º. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial de 29 de diciembre de 1998, con el término de los 30 días dentro de los cuales cualquier persona podía presentar observaciones que desvirtuaran la

patentabilidad de la invención, lo que no ocurrió. 6º. El 4 de julio de 2000 el solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio por medio del cual se reemplazó el presentado junto con el memorial de 6 de febrero de 1998 y nuevo extracto de la misma solicitud que incluía las nuevas reivindicaciones. 7º. El 8 de marzo de 2001 se notificó el auto mediante el cual la División de Nuevas Creaciones requirió al solicitante para que en un término máximo de 60 días diera respuesta al concepto técnico 0151 haciendo valer los argumentos y aclaraciones pertinentes. Estando dentro del plazo anterior la sociedad solicitante pidió una prórroga de 30 días para dar respuesta al auto antes mencionado, la cual dentro de este plazo presentó los argumentos y las aclaraciones necesarias. 8º. El 30 de noviembre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio dictó la Resolución 40909 por medio de la cual se niega la patente solicitada con fundamento en la falta de novedad y de nivel inventivo. 9º. El 24 de enero de 2002 se interpuso contra la anterior Resolución recurso de reposición, y con la Resolución 059 la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución inicial. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Que los actos acusados violaron los artículos 14, 15, 18 y 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las razones que en síntesis se relacionan a continuación:

Indica la sociedad actora que los enunciados artículos resultan violados ya que el objeto de la invención denegada o sea la nueva forma cristalina III de atorvastatina cumple con los requisitos de patentabilidad, ya que es novedosa, tiene nivel inventivo y aplicación industrial, por lo que considera que el proceder de la Superintendencia de Industria y Comercio constituye una clara violación del artículo 14 en la medida en que la Administración está en la obligación de conceder la patente solicitada, en virtud de que en este caso la invención cumple con todos los requisitos para ello. Manifiesta igualmente que el citado artículo 18 también fue violado, ya que el objeto de la invención denegada sí tiene el nivel inventivo requerido sobre las enseñanzas de los documentos mencionados como anterioridades por la Administración, toda vez que el hecho de obtener las novedosas formas cristalinas de atorvastatina no se deriva de manera evidente del estado de la técnica, por lo que su negación constituye una clara violación de la normativa comunitaria. Estima que como lo señala la legislación, para que una invención pueda ser considerada como patentable se requiere que la misma sea nueva, tenga nivel inventivo y aplicación industrial y que de acuerdo con la definición dada por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española invención es “acción o efecto de inventar” y por inventar se entiende “hallar o descubrir una cosa nueva, no conocida”, entonces de las anteriores definiciones se puede inferir que la invención se deriva de una actividad creadora del hombre y es en esta operación creativa en donde reside el nivel inventivo. Precisa que el objeto de la solicitud de patente denegada, es proporcionar una

nueva forma cristalina de atorvastatina, la cual constituye una novedosa estructura tridimensional estable, lograda mediante un proceso químico sintético –no natural-, con propiedades diferentes a la atorvastatina amorfa, conocida en el estado de la técnica. Esta forma cristalina es de gran interés ya que es útil como inhibidor de una enzima en particular ( HMG-CoA reductasa), que es la encargada de regular la síntesis de colesterol en el organismo. Por lo tanto, dicha forma cristalina al ser un agente hipolipidémico e hipocolesterolémico, es capaz de reducir la producción y el nivel de lípidos y colesterol en la sangre, lo que resulta muy importante para el tratamiento de personas que sufren de condiciones asociadas con acumulaciones patológicas de colesterol en los vasos sanguíneos. Expresa que es importante considerar que tanto la novedad como el nivel inventivo deben ser apreciados sucesivamente y que de ningún modo son excluyentes pues, por el contrario, el nivel inventivo debe apreciarse luego de haberse reconocido la novedad de la misma, lo que quiere decir que solo se puede entrar a estudiar el nivel inventivo respecto de invenciones que han sido reconocidas como novedosas, como es el caso de la invención denegada en el presente caso. Afirma que para evitar caer en la subjetividad el examen no se debe basar en el mero juicio de valor sobre el esfuerzo creador del inventor o sobre el mérito que pueda tener la invención, sino en el hecho de analizar las circunstancias que rodearon el momento en que se desarrolló la invención con el fin de determinar si

la misma resulta obvia, o si se deriva evidentemente del estado de la técnica. Aduce que la Administración al considerar erróneamente que las formas cristalinas reivindicadas no constituyen una invención, no tuvo en cuenta el principio de la citada Decisión, que señala que todo producto o procedimiento es patentable siempre y cuando cumpla con los requisitos de patentabilidad y que solamente aquellas materias expresamente excluidas de patentabilidad no son patentables. Anota que de acuerdo con la noción de lo que se considera invención por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que la define como “una formulación de una solución real a un problema técnico”, la patente denegada realmente constituye una invención, toda vez que en efecto cumple con la definición dada por la Superintendencia, ya que gracias a la novedosa Forma III cristalina de atorvastatina desarrollada, es posible obtener formulaciones farmacéuticas que contengan dicha sustancia con características de estabilidad mejorada, adecuar el proceso mediante el cual se produce la atorvastatina para la producción a gran escala ya que se obtiene un producto con características de filtrado y secado más favorable con respecto al producto amorfo conocido. Todas estas ventajas claramente constituyen una solución adecuada y de gran aplicación práctica, representando así un considerable aporte al estado de la técnica y, por lo tanto, cumpliendo con los requisitos de patentabilidad establecidos en la legislación andina. Estima que la Superintendencia al negar la patente solicitada, adiciona dentro de lo que la Decisión 486 considera como no patentable una categoría de invenciones cuando señala, respecto a las formas cristalinas, que es claro que ni

la Decisión en comento ni las interpretaciones del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena asimilan tales formas o productos y tampoco establecen que éstos constituyan invenciones. Anota que las normas en parte alguna establecen que las formas cristalinas de compuestos conocidos o no, no puedan ser considerados como productos, así como tampoco definen expresamente que tales formas no deban ser consideradas como invenciones o que ellas no sean patentables. Reitera que no es correcto afirmar, como lo hace la Superintendencia, que las formas cristalinas no sean invenciones, por cuanto no aparecen taxativamente señaladas dentro de la lista que el artículo 15 de la Decisión 486 no considera como invenciones; y de la misma manera, que las formas cristalinas no sean patentables en Colombia, toda vez que las excepciones de patentabilidad se encuentran definidas dentro del artículo 20, ibídem, y en ningún aparte de dicha disposición se establece específicamente que las formas cristalinas de un compuesto químico deban ser clasificadas como objetos no patentables. Concluye que la Superintendencia además de no comprender a cabalidad el objeto reivindicado, estableció argumentos que resultan violatorios de las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de las interpretaciones dadas por el Tribunal de Justicia Andino, lo que comporta una clara ilegalidad frente a los preceptos señalados por la legislación andina en materia de propiedad industrial. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y

alegaciones.

II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a través de apoderado, contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, que carecen de apoyo jurídico. Manifiesta que en relación con este caso se debe precisar que la ausencia del nivel inventivo determinó la negativa de la concesión de la patente, en la medida en que éste no se probó durante el trámite respectivo. Que la forma cristalina que se pretende proteger no corresponde a una composición de materia, sino simplemente a una forma cristalina, es decir a una configuración tridimensional en el estado sólido de una molécula ya conocida previamente en el estado de la técnica. Esta forma cristalina III, solo corresponde a una nueva presentación a nivel tridimensional de la molécula atorvastatina, la cual es conocida en el estado de la técnica desde la década de los años 90. Agrega que debe tenerse en cuenta que la presente forma cristalina no ofrece ventajas fármaco terapéuticas o biológicas respecto de la atorvastatina amorfa –no cristalina-, es decir, no modifica o aumenta la actividad como agente antihipercolesterolemiante, conocida para la atorvastatina amorfa presente en el estado de la técnica. Además, que el fenómeno del polimorfismo es ampliamente conocido en las ciencias farmacéuticas, ya que al parecer todos los materiales (orgánicos e inorgánicos) existen en varias formas polimórficas. Aduce que las ventajas atribuidas a la Forma III de atorvastatina tales como mayor

estabilidad durante la etapa de almacenamiento no resultan sorprendentes para una persona medianamente versada en la ciencia farmacéutica, ya que es bien sabido, en general, cuando para un compuesto dado se ha identificado al menos una forma de cristalización; que puede decirse que dicha forma cristalina tiene menor energía libre que la configuración amorfa, por lo que entonces resulta ser más estable; así mismo ocurre en la comparación de energía libre entre diferentes formas cristalinas del mismo compuesto, aquella que presente menor energía libre, corresponde a la configuración espacial más estable. Que el cristal en sí es debido a la propia naturaleza molecular del compuesto y su interacción con el medio al que es expuesto. Agrega que la forma cristalina III de la atorvastatina, sólo puede ser identificada de la atorvastatina amorfa en un producto terminado –medicamentomediante el desarrollo de metodologías analíticas complejas, por ejemplo: difracción de rayos X, ya que esta forma cristalina III de la atorvastatina no posee otras características diferentes a la atorvastatina amorfa conocida en el estado de la técnica. Manifiesta que la circunstancia de un previo reconocimiento mediante la concesión de la patente en otro país no obliga a la Administración. Que además, se sabe que los estudios de patentabilidad se efectúan bajo los lineamientos de la Decisión 486, la jurisprudencia andina y los tratados internacionales sobre la materia que están vigentes en nuestro país, no bajo los sistemas de patentes foráneos. Que contrario a lo que afirma la parte actora, las Resoluciones acusadas no está viciadas de nulidad, toda vez que se ajustan a pleno derecho y no violentan

normas legales ni de carácter superior. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, arts. XXVIII y s.s. (folio 676). IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. “SEGUNDO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. “TERCERO: La invención, de producto o procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la

prioridad reconocida, salvo las excepciones establecidas en el artículo 3 de la Decisión 344. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no habría lugar a exigir la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla. “CUARTO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate. No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

“QUINTO: No serán objeto de patentamiento las invenciones de producto o de procedimiento que contraríen intereses fundamentales, como los relativos al orden público, a la moral, a las buenas costumbres, a la vida, a la salud y a la identidad genética del cuerpo humano, entre otros. “SEXTO: A fin de otorgar una patente que confiera el derecho a su titular de impedir que terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, es necesario que se verifique la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente. La oficina nacional competente, en el marco del procedimiento establecido en los Capítulos III y IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple con los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; en caso afirmativo, haya habido o no contradictorio, procederá al examen de patentabilidad, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones de patentabilidad; agotado el procedimiento, la oficina procederá al examen definitivo para otorgar o no el título de la patente: de resultar favorable el examen, la patente será otorgada; de resultar parcialmente desfavorable, el título será concedido para las reivindicaciones aceptadas; y de ser desfavorable, el título será denegado” (folios 763 a 765). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación 138-IP-2006

rendida dentro de este proceso, teniendo en cuenta que la solicitud de otorgamiento de la patente de invención para “FORMA III CRISTALINA DE SAL DE CALCIO DE ÁCIDO…”, fue presentada el 17 de julio de 1996, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, interpretó de oficio las siguientes normas: Decisión 344: “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. “Artículo 7.- No serán patentables: a) Las invenciones contrarias al orden público a la moral o a las buenas costumbres; b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales, a la preservación de los vegetales o a la preservación del medio ambiente; c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención; d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud”. Decisión 486: “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es

patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. “Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”. “DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Para el análisis de los cargos se hace conveniente efectuar las siguientes precisiones en torno al objeto de la invención, en relación con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 344 de la citada Comisión, por ser esta última la normatividad aplicable, de acuerdo con la interpretación prejudicial solicitada en este proceso. Como quedó expuesto en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que una invención sea patentable a la luz de la Decisión 344, debe reunir los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dice el mencionado Tribunal que la invención ha sido considerada por la doctrina como “…la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: ‘Tratado de Derecho Industrial’. Segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695)” (folio 756). Agrega que el “objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por ‘una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado’. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)” (folio 756). Aduce que el requisito de novedad contenido en el artículo 2 de la Decisión 344, exige que la invención “…no esté comprendida en el estado de la técnica…” (folio

757). Que en este contexto al tenor de la disposición citada, “…la invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad, salvo las excepciones establecidas en el artículo 3 de la Decisión 344” (folio 757). Señala que “(…) La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, ‘no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344. La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita’. (Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA)” (folio 759). El Tribunal reitera que para verificar la novedad de la invención se deben observar las siguientes reglas: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la

invención y el estado de la técnica, la que puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Comparar la invención solicitada con la regla técnica. Respecto del nivel inventivo, el Tribunal de Justicia Andino sostiene que este requisito contenido en el artículo 4o de la Decisión 344 “…que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. ‘El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención’. (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C Nº. 870 de 9 de diciembre de 2002, caso:

FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA)” (folio 759).

El Tribunal Andino trae a colación algunos criterios de las Cámaras de Recursos que deben tenerse en cuenta para analizar la existencia de nivel inventivo: “…las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’…consistente, en lo esencial, en ‘a) identificar el estado de la

técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados