CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00288-01-2006

MARCA DEBIL - Incluye vocablos de uso común inapropiables; soporta la contingencia de registrabilidad de otras que los contengan: Deutsche Bank / REGISTRABILIDAD DE MARCA DEBIL - Deutsche Bank respecto de Deutsche Sudamerikanische Bank Ag: vocablos comunes inapropiables Las marcas enfrentadas son Deutsche Bank y Deutsch-Sudamerikanische Bank Ag , entre las cuales existe indudablemente similitud gráfica, fonética, visual y conceptual. No obstante, la Sala observa que se trata de marcas débiles puesto que incluyen vocablos de uso común que no pueden apropiarse en forma exclusiva por ninguna personas. En efecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este sentido ha precisado: “...La apropiación como signos de uso exclusivo de vocablos genéricos o descriptivos, o que contengan prefijos o sufijos que se han convertido en usuales o comunes, no está permitida, en primer lugar porque esos vocablos no cumplen con las condiciones de distintividad de la marca, y en segundo término, porque impedirá que otros empresarios puedan utilizarlos, eliminando de uso comercial palabras que pertenecen al uso generalizado de los productos. Por ese motivo, las marcas que contienen esa categoría de expresiones, son marcas débiles, que enfrentarán más tarde la contingencia de que se inscriban otros signos que contengan esas mismas palabras, sin que puedan formularse observaciones al nuevo registro con opción de éxito (…) (TJAC, Proceso 21 IP, 98, Sent. Septiembre 3 de 1998”. No cabe duda que la expresión Deutsche Sudamerikanische Bank Ag no es apropiable en forma exclusiva puesto que

contiene vocablos que no son apropiables en forma exclusiva ya que en la palabra Deutsche se refire al país de origen al igual que Sudamerikanische y el tèrmino “Bank” es de uso comùn para designar una entidad o establecimiento bancario. Frente a estos planteamientos, el signo DEUTSCHE BANK era susceptible de ser registrado, no obstante la similitud existente entre ambas marcas, ya que se trata de marcas débiles. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados y ordenará el registro de la marca solicitada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00288-01

Actor : DEUTSCHE BANK AG

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la sociedad Deutsche Bank Ag contra la Resolución 18745 de 24 de junio de 2002, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual decidió negar el registro de la marca Deutsche Bank, solicitado por la sociedad Deutsche Bank Ag para identificar servicios de la clase 36 internacional de Niza; Resolución N° 38458 de 28 de noviembre de 2002, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución inicialmente citada,

confirmándola; Resolución 2487 de 31 de enero de 2003, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la primera de la citadas, confirmándola.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “Deutsche Bank” (nominativa) en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Deutsche Bank Ag, en los términos de la solicitud tramitada y se efectué la inscripción del registro respectivo en el registro de la Propiedad Industrial. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son en forma resumida, los siguientes: 1º. El 1° de noviembre de 2001, Deutsche Bank Ag solicitó el registro de la marca “Deutsche Bank” en la Clase 36 Internacional, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 511 del 26 de diciembre de 2001, sin que se presentaran oposiciones de terceros. 2º. El 24 de junio de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución N° 18745 mediante la cual negó el registro de la marca Deutsche Bank para identificar “seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios”, servicios de la clase 36 de la clasificación de Niza Internacional. 3º. La División de Signos Distintivos, negó el registro de la marca aludida,

con base en la existencia del certificado N° 178256 correspondiente a la marca Deutsche-Sudamerikanische Bank Ag, de la clase 36 Internacional, a favor de la sociedad Dresdner Bank Latinoamérica Aktiengesellschaft; se concluyó que esta marca era confundiblemente similar con la marca objeto del registro y pretendía identificar servicios de la misma naturaleza, lo cual generaría confusión en el público consumidor. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. El demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los literales a) y f), del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por error de derecho por indebida aplicación y falta de aplicación respectivamente. Primer cargo.- Los actos acusados violaron el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues el signo “Deutsche Bank” es suficientemente distintivo; la comparación de las marcas debe realizarse en conjunto, lo cual desestima cualquier riesgo de crear confusión o asociación con la marca DeutschSudamerikanishce Bank Ag, ya que realizada la comparación, los signos resultan perfectamente diferenciables en el sector de los servicios de la clase 36 Internacional. El registro de signos semejantes a uno previamente solicitado o registrado no está prohibido por si mismo, sino en cuanto pueda ser causante de que el público consumidor caiga en error de suponer que todos los productos o servicios a que se refiere la marca se originan del mismo productor.

Segundo cargo: Los actos acusados violan el derecho de defensa y del principio de la “reformatio in pejus” pues el Superintendente Delegado para la propiedad industrial, confirmó la negativa del registro de la marca Deutsche Bank

porque el signo es descriptivo e incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. Los argumentos utilizados para negar el registro de la marca “Deutsche Bank” en la decisión que resolvió el recurso de apelación , fueron nuevos y no pudieron ser controvertidos oportunamente; por eso la actora presentó solicitud de revocatoria directa de la Resolución N° 2487 del 31 de enero de 2003, la cual fue inadmitida mediante la Resolución N° 09528 del 7 de abril de 2003, con fundamento en que la causal de irregistrabilidad que se discutía en los recursos sí fue estudiada al resolver el recurso de apelación. El actor a título de restablecimiento del derecho, pide que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio resolver de fondo el recurso de apelación, teniendo en cuenta las cuestiones de hecho y de derecho que fueron planteadas tanto en la decisión inicial recurrida como en el recurso. Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas se evidencia que no son semejantes entre sí y que no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos y, por tanto, no llevan a engaño al consumidor medio. De otra parte, respecto de la protección a las marcas notorias la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que cuando un signo tiene dicho carácter el criterio que se debe aplicar en el estudio de confundibilidad de las marcas en conflicto debe ser más riguroso y estricto que el aplicado a las marcas

comunes. Para que aplique la prohibición prevista en la norma infringida, se requiere que en las dos marcas analizadas exista tal confundibilidad que imposibilite su diferenciación, generando “riesgo de confusión” que es lo que conduce a la irregistrabilidad de un signo como marca. d.- Las razones de la defensa 1.- De la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio: A los actos demandados les era aplicable válida y legalmente el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que impide el registro de aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un tercero, particularmente si son idénticos o se asemejan a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios y que puedan causar un riesgo de confusión o asociación. De los documentos obrantes en el expediente 01-94404, contentivo de la actuación administrativa, concluye la Superintendencia de Industria y Comercio que los actos acusados se ajustan a derecho y a las disposiciones legales sobre marcas, habiéndose garantizado el debido proceso y el derecho de defensa. La semejanza ortográfica que se presenta las hace confundibles visualmente, ya que al observarlas desprevenidamente el consumidor las relacionará entre sí y pensará que tienen un mismo origen. Desde el punto de vista fonético las marcas en conflicto utilizan idénticas letras, en el mismo orden de distribución de vocales. Desde el punto de vista conceptual, se tiene que la marca “Deutsche Bank” es producto de la imaginación y no tiene significado alguno, como tampoco lo tiene la marca “Deutsch-Sudamerikanische Bank Ag”.

Lo anterior demuestra que ideológicamente las marcas son semejantemente confundibles y que de permitir su coexistencia en el mercado producirían la misma impresión conceptual, considerando el público consumidor que una y otra están directamente relacionadas entre sí. Además, debe tenerse en cuenta que la marca Deutsche Bank pretende distinguir productos de la clase 36, los cuales están directamente relacionados, con los de la marca Deutsch-Sudamerikanische Bank Ag. Todos los productos de las clase 36 son de consumo masivo y, por tanto, se comercializan en el mismo mercado y tienen los mismos canales de venta, lo que significa que están dirigidos a un mismo público consumidor, quien al momento de realizar su elección no tiene un cuidado especial, sino que simplemente observa desprevenidamente la marca y adquiere el producto sin detenerse a analizarlo. Esto significa que al consumidor se le creará una confusión indirecta sobre el origen, ya que pensará que aquellos que se distinguen con la marca Deutsche Bank forman parte de una nueva línea de productos de DeutschSudamerikanische Bank Ag, y los adquirirá confiando en que son de la misma procedencia, lo que conlleva un perjuicio tanto para ésta como para aquél. La Superintendencia de Industria y Comercio efectuó el análisis comparativo de las marcas Deutch-Sudamerikanische Bank Ag (Mixta) registrada, para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 y Deutsche Bank (Nominativa) en conjunto, y encontró que presentan similitud tal que impide el registro de la última de las citadas. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen

destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 20 de octubre de 2003, se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl.63). Por auto visible a (folio 156) se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la actora y de la entidad demandada (fls. 180 y 196), respectivamente). Mediante proveído del 14 de septiembre de 2004 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual dio respuesta a la referida solicitud mediante providencia de 15 de abril de 200 (fl.215). II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

2. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos, por el hecho de designar directa y exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los

servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

3. Puede ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquel.

4. Como excepción a la prohibición de registro de un signo, éste podrá ser susceptible de ese registro como marca, si el solicitante de aquél lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o de los servicios a los cuales ampara.

5. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el publico un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

6. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se deben observar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el

consumidor al apreciar los distintivos en cotejo.

7. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

8. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal f) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros consisten en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

Los acuerdos de coexistencia de marcas que son celebrados entre las partes, deben salvaguardar el interés general y evitar que el consumidor sea inducido a error; además es importante aclarar que la suscripción de tales acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, o para que se produzca el registro del signo solicitado, pues la Oficina Nacional Competente debe analizar si el registro es pertinente y precautelar el bien común sobre el interés particular. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Se solicita la nulidad de las Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio que negaron el registro de la marca “Deutsche Bank Ag” con base en la existencia de la marca ya registrada “DeutschSudamerikanische Bank Ag” ambas de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. La Clase 36 comprende: “Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios” Tal y como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la

interpretación prejudicial que hizo de las normas comunitarias aplicables al caso, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca otorgada fue presentada el 1° de noviembre de 2001, los cargos deben analizarse a la luz de los artículos 134, 135 y 136, literal a y f), de la Decisión 486, los cuales preceptúan: DECISIÓN 486 (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) Los sonidos y los olores; d) Las letras y los números; e) Un color delimitado por alguna forma o una combinación de colores; f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los

cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” (…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g), y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” “Articulo 136.-No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” (…) f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;” Para llevar a cabo el cotejo de dichas marcas, la Sala tendrá en cuenta las reglas que la doctrina ha estructurado para realizar la comparación entre los signos que presenten una posible semejanza o confusión, a las cuales se refiere el Tribunal consultado: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del

comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. El examen de confundibilidad ha de realizarse dentro de una visión de conjunto, con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas. Las marcas enfrentadas son Deutsche Bank y Deutsch-Sudamerikanische Bank Ag , entre las cuales existe indudablemente similitud gráfica, fonética, visual y conceptual. No obstante, la Sala observa que se trata de marcas débiles puesto que incluyen vocablos de uso común que no pueden apropiarse en forma exclusiva por ninguna personas. En efecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este sentido ha precisado: “Comparación entre marcas compuestas que contienen palabras genéricas. En este campo corresponde anotar que en la comparación de denominaciones compuestas el análisis debe descartar las palabras genéricas que por su naturaleza no agregan nada a la distinción marcaria. La apropiación como signos de uso exclusivo de vocablos genéricos o descriptivos, o que contengan prefijos o sufijos que se han convertido en usuales o comunes, no está permitida, en primer lugar porque esos vocablos no cumplen con las condiciones de distintividad de la marca, y en segundo término, porque impedirá que otros empresarios puedan utilizarlos, eliminando de uso comercial palabras que pertenecen al uso generalizado de los productos. Por ese motivo, las marcas que contienen esa categoría de

expresiones, son marcas débiles, que enfrentarán más tarde la contingencia de que se inscriban otros signos que contengan esas mismas palabras, sin que puedan formularse observaciones al nuevo registro con opción de éxito (…) (TJAC, Proceso 21 IP, 98, Sent. Septiembre 3 de 1998”. No cabe duda que la expresión Deutsche Sudamerikanische Bank Ag no es apropiable en forma exclusiva puesto que contiene vocablos que no son apropiables en forma exclusiva ya que en la palabra Deutsche se refire al país de origen al igual que Sudamerikanische y el tèrmino “Bank” es de uso comùn para designar una entidad o establecimiento bancario. Frente a estos planteamientos, el signo DEUTSCHE BANK era susceptible de ser registrado, no obstante la similitud existente entre ambas marcas, ya que se trata de marcas débiles. Finalmente, se pronuncia la Sala sobre el señalamiento que hace la parte actora respecto de la vulneración del derecho de defensa, manifestando que en la resolución que decidió el recurso de apelación se plantearon, por parte de la administración, consideraciones distintas a las que en el acto inicial se adujeron para la negativa de la marca, consideraciones que tampoco fueron planteadas en el recurso de apelación. La parte actora se refirió al punto de la siguiente manera: “... teniendo en cuenta que el hecho de que el signo solicitado para el registro fuera descriptiva JAMAS había sido planteado en el proceso, ni siquiera con motivo de los recursos y que la decisión en la cual la administración decidió negar el registro por este hecho ponía fin a la vía gubernativa, impidió a mi representada defender la registrabilidad del signo DEUTSCHE BANK aportando los argumentos

y las pruebas necesarias para demostrar que no era descriptivo.” En efecto, analizados los actos acusados se observa que en el recurso de apelación el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial fundamentó la negativa a la concesión de la marca en argumentos distintos a los planteados en el acto administrativo proferido por el Jefe de División de Signos Distintivos, sin embargo, la Sala no tendrá en cuenta este argumento esgrimido en el acto administrativo que decidió el recurso de apelación ya que frente a la decisión que aquí se adopta pierde fuerza ese argumento. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados y ordenará el registro de la marca solicitada. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DECLARASE la nulidad de las Resoluciones 18745 del 24 de junio de 2002, 38458 del 28 de noviembre del mismo año y 2487 del 31 de enero de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro de la marca DEUTSCHE BANK, a favor de Deutsche Bank Ag. Segundo.- ORDENASE a la Superintendencia de Industria y Comercio proceder al registro de la marca DEUTSCHE BANK, para identificar servicios de la Clase 36, a favor de la sociedad demandante.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 9 de marzo del 2006.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

RAFAEL. E . OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE