CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00314-01-2007

OBSERVACIONES AL REGISTRO DE MARCA SOLICITADA - Término de 30 días hábiles siguientes a la publicación La Decisión 344 señala respecto de las observaciones y su oportunidad: “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. (…). De acuerdo con las pruebas y los memoriales que obran en el expediente, puede observarse que la solicitud de registro de la marca DAIKIN CLUTCH (mixta) por parte de la sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA se efectuó el 18 de febrero de 2000. Por su parte la publicación se efectuó en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 490 del 27 de marzo de 2000 y las observaciones fueron presentadas el 11 de mayo del mismo año. Así mismo debe señalarse que dentro del traslado de treinta días otorgado al solicitante del registro de la marca, la sociedad opositora presentó las pruebas que había anunciado y el poder para actuar en nombre de la compañía que representa. De lo anterior puede concluirse que las observaciones fueron presentadas en tiempo, es decir dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación. Por su parte de acuerdo con las normas anteriormente transcritas, debe indicarse que la Decisión 344 no señala plazo alguno para la presentación de pruebas y por el contrario sí estipula un término para que el solicitante del registro se pronuncie si a bien lo tiene, el cual una vez vencido dará paso al análisis de las observaciones y consecuente concesión o denegatoria del registro. Comoquiera que las pruebas fueron presentadas extemporáneamente, la

Superintendencia de Industria y Comercio hizo bien en no haber valorado las mismas, razón por la cual no es procedente la violación del artículo 148 de la Decisión 486 que alega la demandante. NOTORIEDAD DE LA MARCA - Criterios; conocimiento entre el público, difusión, publicidad, mercadeo / MARCA NOTORIA - Características Respecto de la notoriedad de una marca, el artículo 84 de la Decisión 344 señala: “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció en la interpretación prejudicial 169-IP-2005: “Para determinar la notoriedad de una marca es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de consumidores o usuarios de los bienes o servicios que son comercializados con la marca. La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial y mejor apreciada con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.”. NOTORIEDAD DE LA MARCA DAIKIN CLUTCH - Pruebas: lista de registros

en diversos países; ventas / MARCA NOTORIA - Como prueba no se exige que se encuentre registrada en el país donde se pide su protección Con el fin de establecer la notoriedad de la marca DAIKIN CLUTCH es necesario analizar si las pruebas que obran en el expediente son suficientemente demostrativas de dicha característica de acuerdo con lo estipulado en la Decisión 344 y la interpretación prejudicial anteriormente mencionada. Al respecto es pertinente reseñar algunas de las pruebas que obran en el expediente de la referencia: Documentos allegados por la parte actora en la vía gubernativa en donde relaciona la lista de registros de la marca DAIKIN CLUTCH a su nombre en diferentes países, así como las respectivas constancias. Documentos allegados por la parte actora en la vía gubernativa en donde relaciona la lista de registros de la marca DK a su nombre en diferentes países, así como las respectivas constancias. Certificado de ventas de la marca DAIKIN CLUTCH en el período comprendido entre 1992 y 1999, expedido por la sociedad BONEM S.A. domiciliada en la ciudad de Medellín, en el que se señalan las ventas totales por $36.271.383.416. Traducción de la declaración juramentada efectuada por el Presidente de EXEDY Corporation domiciliada en Osaka – Japón donde manifiesta: (…). Traducción de la declaración juramentada efectuada por el Presidente de EXEDY Corporation domiciliada en Osaka – Japón en la que señala el número aproximado de unidades DAIKIN CLUTCH vendidas por BONEM S.A. (…). En el presente proceso las pruebas allegadas por la demandante son suficientemente demostrativas de la notoriedad de la marca DAIKIN CLUTCH,

pues el hecho de que su ventas en el territorio nacional, en un período de 8 años superen los $36.000.000.000 evidencia el conocimiento que de la misma debe tener la comunidad perteneciente al grupo de consumidores de la marca. Así mismo, se precisa, que para probar la notoriedad de una marca la norma comunitaria no exige que la misma se encuentre registrada en el país en el que se solicita su protección, sino simplemente su conocimiento, el cual puede ser probado, inclusive, por su comercialización y amplia difusión a nivel internacional. Al respecto debe señalarse la presencia de la marca en países como Hungría, China, Indonesia, India, Tailandia, Malasia, Australia, Estados Unidos, entre otros. Además a nivel internacional se adoptó la marca DAIKIN CLUTCH desde 1980 para amparar productos de embragues para automóviles. La Sala considera que las pruebas allegadas al proceso son suficientes para considerar la marca DAIKIN CLUTCH como notoria, razón por la cual debe seguirse protegiendo dicha marca a favor de la sociedad EXEDY CORPORATION, así no se encuentre registrada en la oficina nacional competente, y por lo tanto, debe impedirse el registro de la misma marca a favor de Importadora de Repuestos Mitsubishi Ltda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00314-01

Actor: EXEDY CORPORATION

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad EXEDY CORPORATION, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 38195 del 26 de noviembre de 2001, por la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad EXEDY CORPORATION y en consecuencia se otorgó el registro de la marca DAIKIN CLUTCH (mixta) a favor de la sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA; 19683 del 27 de junio de 2002 por la cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución 38195 del 26 de noviembre de 2001; y 06465 del 7 de marzo de 2003, por la cual se resolvió el recurso de apelación, éstas dos últimas confirmando la primera.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos acusados y como consecuencia, pide que se ordene la cancelación del registro de la marca DAIKIN CLUTCH para identificar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional. b.- Los hechos de la demanda Los hechos citados por la parte actora como fundamento de sus pretensiones son: El 18 de febrero de 2000, la sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA solicitó el registro de la marca DAIKIN CLUTCH para distinguir prensa, discos de clutch y repuestos para vehículos, productos comprendidos en

la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 490 del 27 de marzo de 2000. La sociedad EXEDY CORPORATION presentó oportunamente oposición, con base en la notoriedad y conocimiento a nivel mundial y en Colombia de la marca DAIKIN CLUTCH. Manifestó que dentro del término legal, es decir el 1 de agosto de 2000, se radicó en la División de Signos Distintivos un memorial que contenía las pruebas que acreditan la notoriedad y conocimiento de la marca DAIKIN CLUTCH, base de la oposición. Mediante Resolución 38195 del 26 de noviembre de 2001 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta DAIKIN CLUTCH en la clase 12 de la Clasificación Internacional a favor de la sociedad

IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA.

Destacó que en la mencionada resolución, la Superintendencia argumentó que el opositor no allegó las pruebas con la oposición ni en el término de prórroga. Dentro de la correspondiente oportunidad, la sociedad EXEDY CORPORATION presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación insistiendo en los argumentos propuestos en el momento de la oposición y sosteniendo que las pruebas fueron presentadas en la debida oportunidad. Mediante Resolución 19683, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrial y Comercio confirmó la resolución recurrida. El 7 de marzo de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

resolvió el recurso de apelación mediante la Resolución 06465 por medio de la cual igualmente confirmó la Resolución 38195 del 26 de noviembre de 2001. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 148; 136 literal h); 228 literales a), b), e), h) y k); y 227 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Manifestó que la oposición ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se radicó el 11 de mayo de 2000 y las pruebas y el poder mediante memorial presentado el 1 de agosto de 2000, es decir dentro del término legal, en concordancia con las normas establecidas en la Decisión 344. Agregó que la Decisión 486, sustituta de la Decisión 344 empezó a regir el 1 de diciembre de 2000, 6 meses después de haberse evacuado la etapa procesal de radicación de la demanda y el recaudo de pruebas. Explicó que la Resolución que decidió la oposición y concedió el registro de la marca discutida se emitió el 26 de noviembre de 2001, en vigencia de la Decisión 486. Indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que la sociedad opositora no aportó las pruebas dentro del término legal ni dentro del término de prórroga señalado en el artículo 148 de la Decisión 486. Explicó que la Superintendencia de Industria y Comercio no debió fundamentar su

decisión aduciendo el no cumplimiento de los presupuestos señalados en el citado artículo 148 de la Decisión 486, pues tanto la oposición como el aporte de pruebas se habían evacuado en vigencia de la Decisión 344, razón por la cual no era procedente aplicar el mencionado artículo en forma retroactiva. Por otra parte, respecto de la violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, la demandante sostuvo que no era viable el registro de la marca solicitada, pues existe un signo notorio con el cual puede presentarse confusión, induciendo a engaños al consumidor. Indicó que la marca que pretende registrarse y la opositora son idénticas en los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y conceptual. Precisó que la marca DAIKIN CLUTCH (mixta) es notoriamente conocida en Japón (país de origen de la marca) y en otros países del mundo incluyendo Colombia y Estados Unidos de América. Acto seguido relacionó las pruebas que pretende hacer valer para demostrar la notoriedad de la marca DAIKIN CLUTCH (mixta). Adicionalmente señaló que los artículos amparados por ambas marcas son idénticos. Adujo que según la Superintendencia se estaría violando el derecho de defensa del solicitante si se tienen en cuenta las pruebas que fueron allegadas con posterioridad al traslado de las observaciones. Al respecto insistió que las pruebas fueron presentadas dentro del término legal. Indicó que la entidad demandada no valoró todas las pruebas aportadas por la sociedad EXEDY CORPORATION y desconoció el alcance extraterritorial de las marcas notorias entre otras. Respecto de la violación de los literales a), b), e), h) y k) del artículo 228 de la

Decisión 486 precisó que el signo en disputa es conocido en Colombia y notorio en el sector comercializado, de acuerdo con lo acreditado por la compañía colombiana BONEM S.A. (empresa especializada en la venta, distribución e importación de repuestos para automotores). Así mismo indicó que en la declaración aportada se acreditan las ventas realizadas de la marca DAIKIN CLUTCH, bien sea directamente o por conducto de distribuidoras tales como SOFASA, COLMOTORES, General Motors Venezolana, entre otras. Afirmó que la notoriedad de la marca se encuentra suficientemente probada. Entre otras pruebas mencionó que el capital actual de la compañía es de sesenta millones de dólares y tiene subsidiarias en Europa, Hungría, China, Indonesia, India, Tailandia, Malasia, Australia y Estados Unidos. Respecto del conocimiento en Colombia resaltó que una marca desconocida no puede vender treinta y siete mil millones de pesos ($37.000.000.000), como lo hizo la marca DAIKIN CLUTCH. Así mismo indicó que el volumen de pedidos de los productos identificados con el mencionado signo quedó ampliamente probado con las facturas aportadas y los manifiestos de aduana que acreditan el ingreso de los productos a Colombia. En referencia con la existencia y antigüedad del signo en disputa, la demandante sostuvo que las mismas quedaron probadas, comoquiera que la marca estuvo registrada y vigente en Colombia desde 1983 y hasta el 27 de septiembre de 1992, fecha en la cual por descuido no se solicitó la renovación. En igual sentido indicó que la marca DAIKIN CLUTCH se encuentra registrada en Estados Unidos

para amparar productos de la clase 12 desde el 21 de noviembre de 1977. Respecto de la violación del artículo 227 de la Decisión 486, la demandante arguye que la Superintendencia omitió la aplicación del artículo 228 de la misma

Decisión.

Insistió que con las pruebas presentadas durante la oposición, quedó demostrado que el signo DAIKIN CLUTCH no solo es un signo notoriamente conocido sino que por su antigüedad, la sociedad EXEDY CORPORATION es la propietaria de dicho signo. d.- Las razones de la defensa La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Que con la expedición de las Resoluciones 38195 del 26 de noviembre de 2001, 19683 del 27 de junio de 2002 y 06465 de 7 de marzo de 2003 no se incurrió en violación de los principios de derecho administrativo ni del ordenamiento legal en materia de propiedad industrial. Explicó que de los documentos obrantes en el expediente 00-11328, en los cuales se solicita el registro de la marca DAIKIN CLUTCH (mixta) para distinguir productos de la clase 12, se concluye que el trámite administrativo efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite legal correspondiente. Sostuvo que el opositor presentó pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de la marca el 1 de agosto de 2000, razón por la cual la concesión del registro de la marca solicitada fue resuelta sin tener en cuenta las pruebas aportadas toda vez que el término se venció el 11 de mayo de 2000, sin que se hubiera solicitado

prórroga por parte del mismo. Agregó que la oposición se inició bajo la vigencia de la Decisión 344 en la cual se establece un término de 30 días para la presentación de observaciones, término que según la Superintendencia de Industria y Comercio se encontraba vencido al momento en que el opositor presentó las pruebas para demostrar la notoriedad del signo fundamento de la observación. Aclaró que el artículo 148 de la Decisión 486 no fue violado ya que en el mencionado artículo se reglamenta la notificación o traslado de la oposición al solicitante y no al opositor. Adujo que la notoriedad de una marca debe ser probada por el titular. En consecuencia cuando se pretende la protección de una marca notoria mediante la oposición al registro de un signo, las pruebas deben ser presentadas cumpliendo los términos y condiciones establecidos en la Decisión 486. Sostuvo que auncuando las pruebas fueron aportadas fuera del término concedido por la normatividad vigente para el efecto, la Superintendencia aplicando la sana crítica las valoró, razón por la cual no puede la demandante afirmar que el análisis probatorio se efectuó indebidamente. En la resolución acusada la Superintendencia señaló que la sociedad EXEDY CORPORATION no probó la notoriedad de la marca DAIKIN CLUTCH. Respecto de la confundibilidad precisó que por el hecho de no haberse encontrado vigente la marca DAIKIN CLUTCH a favor de la sociedad EXEDY CORPORATION al momento de concederle la misma a la sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA y por no haberse probado suficientemente la

notoriedad por parte del opositor, no se hace necesario el análisis de confundibilidad de los signos. La Importadora de Repuestos Mitsuboshi Ltda (tercera interesada) manifestó: Se pronunció respecto de cada uno de los hechos de la demanda y se opuso a cada una de las pretensiones.

Propuso como excepciones:

1. Falta de legitimación en la causa. Sostuvo que ninguno de los argumentos expuestos en la oposición fueron prósperos y que debe tenerse en cuenta que quienes decidieron las oposiciones son personas expertas en la materia.

2. Inexistencia del derecho invocado. Explicó que precisamente por el hecho de no existir derecho alguno que permitiera efectuar la oposición, fue que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta DAIKIN CLUTCH en la clase 12 internacional a favor de la sociedad

IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA.

Como excepción previa propuso el haberse notificado la admisión de la demanda a persona distinta de la que fue demandada, ya que se solicitó la notificación del representante legal de la sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBOSHI LTDA, pero se notificó al representante legal de la sociedad

IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA.

Sostuvo que cualquier sociedad podía solicitar el registro de la marca DAIKIN CLUTCH ya que la sociedad EXEDY CORPORATION no renovó en el año de 1992 el registro de la marca. Agregó que en los últimos 5 años en Colombia no se había utilizado ni directamente ni por terceros la marca discutida y que debido a la no renovación anteriormente aludida el registro fue cancelado, razón por la cual no

existía impedimento legal para registrar la marca disputada a favor de

IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA.

Finalmente precisó que en la situación de la referencia existe un derecho adquirido, pues al momento de conceder el registro de la marca DAIKIN CLUTCH se está reconociendo un derecho a favor de la sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 8 de octubre de 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 211 a 213). Por auto visible a folios 245 y 246 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad actora y de la entidad demandada (fls. 269 a 305 y 306 a 311, respectivamente). Mediante proveído del 20 de mayo de 2005 se solicitó la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, por providencia del 30 de noviembre de 2005 dio respuesta a la referida solicitud (fls. 327 a 342) en la interpretación prejudicial No. 169-IP-2005. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante proceso No. 169-IP2005 efectuó interpretación prejudicial de la normas comunitarias solicitadas.

Concluyó: “1. De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de

garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de una marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria de la misma. Mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

2. Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que el signo no esté comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

3. No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error, por riesgo de confusión.

4. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en referencia a signos que constituyan su reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial, se extiende con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. En el caso de que se trate de similitud con una

marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión entre los signos con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada. Asimismo, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de tal calidad.” CONSIDERACIONES DE LA SALA Mediante la Resolución 06465 del 7 de marzo de 2003, el Superintendente de Industria y Comercio (E) resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad EXEDY CORPORATION, confirmando la Resolución 38195 de 2001 y en consecuencia, concediendo el registro de la marca DAIKIN CLUTCH (mixta) para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA. Como lo han expresado en reiteradas ocasiones tanto el Tribunal Andino de Justicia como esta Corporación, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos y por tanto si la norma que se encontraba vigente al momento de la solicitud del registro del signo es derogada en el trámite del mismo, deberá dársele aplicación a la misma con el fin de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. Teniendo en cuenta que la sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA, solicitó el registro de la marca DAIKIN CLUTCH (mixta) el día

18 de febrero de 2000, fecha para la cual se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comunidad Andina, se aplicará dicha norma y no la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, la cual empezó a regir el 1 de diciembre de 2000. Respecto de las normas que deben aplicarse en el aspecto procedimental, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, razón por la cual regirá en el presente caso la Decisión 486. La Decisión 344 señala respecto de las observaciones y su oportunidad: “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. Artículo 94.- La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente; b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa; c) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca; d) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondiente. Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no

incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” De acuerdo con las pruebas y los memoriales que obran en el expediente, puede observarse que la solicitud de registro de la marca DAIKIN CLUTCH (mixta) por parte de la sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA se efectuó el 18 de febrero de 2000. Por su parte la publicación se efectuó en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 490 del 27 de marzo de 2000 y las observaciones fueron presentadas el 11 de mayo del mismo año. Así mismo debe señalarse que dentro del traslado de treinta días otorgado al solicitante del registro de la marca, la sociedad opositora presentó las pruebas que había anunciado y el poder para actuar en nombre de la compañía que representa. De lo anterior puede concluirse que las observaciones fueron presentadas en tiempo, es decir dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación. Por su parte de acuerdo con las normas anteriormente transcritas, debe indicarse que la Decisión 344 no señala plazo alguno para la presentación de pruebas y por el contrario sí estipula un término para que el solicitante del registro se pronuncie si a bien lo tiene, el cual una vez vencido dará paso al análisis de las observaciones y

consecuente concesión o denegatoria del registro. Comoquiera que las pruebas fueron presentadas extemporáneamente, la Superintendencia de Industria y Comercio hizo bien en no haber valorado las mismas, razón por la cual no es procedente la violación del artículo 148 de la Decisión 486 que alega la demandante. Ahora bien, de acuerdo con lo expresado en párrafos precedentes, las normas aplicables al caso concreto son las contenidas en la Decisión 344, razón por la cual se analizarán las normas del mencionado estatuto que concuerden con las que la demandante señala como violadas en la Decisión 486. Respecto de la notoriedad de una marca, el artículo 84 de la Decisión 344 señala: “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció en la interpretación prejudicial 169-IP-2005: “Para determinar la notoriedad de una marca es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de consumidores o usuarios de los bienes o servicios que son comercializados con la marca. La característica que tiene una marca notoria es que está

protegida de manera especial y mejor apreciada con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.” Con el fin de establecer la notoriedad de la marca DAIKIN CLUTCH es necesario analizar si las pruebas que obran en el expediente son suficientemente demostrativas de dicha característica de acuerdo con lo estipulado en la Decisión 344 y la interpretación prejudicial anteriormente mencionada. Al respecto es pertinente reseñar algunas de las pruebas que obran en el expediente de la referencia:  Documentos allegados por la parte actora en la vía gubernativa en donde relaciona la lista de registros de la marca DAIKIN CLUTCH a su nombre en diferentes países, así como las respectivas constancias. (Folios 113 – 162 Anexo 1) N País Marca Cla Número de Fecha de registro o se registro aa/mm/dd

1. Australia Daikin Clutch 12 A372602 86/03/20

(Logo)

2. Canadá Daikin Clutch - 262390 81/09/11

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3. Francia Daikin Clutch 07, 1523397 89/04/10

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4. Alemania Daikin Clutch 07, 1004050 80/06/30

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5. Indonesia Daikin Clutch 07, 148430 80/08/18

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6. Italia Daikin Clutch 07 374933 85/10/24

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7. Japón Daikin Clutch 12 1876941 86/07/30

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8. Filipinas Daikin Clutch 12 40551 88/08/12

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9. Arabia Daikin Clutch 07, 99/51 82/12/01

Saudita (Logo) 12 10 Tailandia Daikin Clutch 13 71945 81/04/28 . (L