CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00320-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES – Registro / CARGA DE LA PRUEBA – El solicitante no demostró los requisitos de patentabilidad / PATENTE DE INVENCIÓN – Se niegan las reivindicaciones 1 a 29 y 41 a 45 dentro de la creación denominada COMPUESTOS ESTEROIDES QUE TIENEN ACTIVIDAD SUPRESORA DEL APETITO por falta de nivel inventivo [L]a cuestión planteada en el cargo ataca la conclusión que sirve de fundamento al acto acusado, en el sentido de que las reivindicaciones indicadas no tienen nivel inventivo. […] En el proceso la demandante se ha limitado a afirmar lo contrario de lo concluido por la entidad demandada en el examen técnico pertinente, y a referirse de forma general a las reivindicaciones objeto de la negación de patente, sin aportar elementos nuevos y menos de carácter probatorio que desvirtúen tales conclusiones. […] Lo anterior se corrobora con la lectura de tales reivindicaciones y en todo ello aparece evidenciado que las mismas no tienen los requisitos antes precisados para merecer la protección de una patente, pues carecen del nivel inventivo o novedoso frente al estado de la técnica para la época de presentación de la solicitud, ya que un compuesto orgánico dado o existente en la naturaleza, que tiene una u otra propiedad en sí mismo, no puede considerarse novedoso o avance en dicho estado de la técnica, como tampoco el procedimiento propuesto para extraerlo del organismo que lo contiene, ya que también es un procedimiento que hace parte de la técnica conocida, como es el de “extracción con disolventes”. […] De suerte que más que un problema de innovación o creación en la técnica,

puesto que el compuesto está allí, en las plantas mencionadas, y los efectos que produce les son inherentes, o sea que nada de ellos es producto de la actividad inventiva o de creación del hombre, lo que encierran las reivindicaciones desestimadas es un problema de cuidado y rigor en la aplicación de la técnica conocida para lograr su separación o síntesis, ya que sabiendo de la existencia de la sustancia, ella permite intentar su extracción en las condiciones que se desee para aprovechar sus efectos o propiedades, que en este caso se identifican como supresoras del apetito, y que en términos farmacéuticos viene comprender el principio activo del compuesto, que por cierto, cuando se trata de medicamentos esenciales no son susceptibles de patente. […] [M]as adelante concluye que “El solicitante ha descubierto que por lo menos una de dichas fracciones purificadas tiene buena actividad supresora del apetito, y el principio activo en la fracción fue identificado por medio de técnicas químicas convencionales que incluyen resonancia magnética nuclear, y se encontró que era un compuesto de fórmula estructural”, lo cual no deja duda de que las reivindicaciones comentadas no son el resultado de una actividad creadora o innovadora, sino de una actividad de mera aplicación de la técnica existente a elementos determinados de la misma naturaleza para extraerle una específica propiedad. En consecuencia, es claro que la decisión acusada está acorde con el artículo 1º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por contera, con el artículo 4º de esta Decisión, luego no hay cabida para predicar la violación de los mismos, como lo denuncia la actora en este cargo y en el cargo sexto, de allí que se deba declarar

que no prosperan.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 9 de diciembre de 2004, Radicación 11001-03-24-000-2002-00132-01; y 4 de agosto de 2005, Radicación 11001-03-24-000-1999-06015-01(6015), ambas del

C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 1 / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 2 / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 4 / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 15 / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 20 / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 21 / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 22 / DECISIÓN 344

DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 23 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 34 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 36 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 44 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 45 / DECISIÓN 486 DE

2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – DISPOSICIÓN

TRANSITORIA PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00320-01

Actor: CSIR Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en referencia interpuesta contra la NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio, por haberle otorgado parcialmente una patente de invención a la actora.

I.- LA DEMANDA La sociedad CSIR, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C. C. A., solicita a la Sala que en proceso de única instancia acceda a las siguientes

1. Pretensiones: 1. 1. Declarar la nulidad del artículo segundo de la Resolución Núm. 40477 de 19 de diciembre de 2002, en el cual el Superintendente de Industria y Comercio de Colombia resolvió negar el privilegio de patente de invención solicitada para las reivindicaciones 1 a 29 y 41 a 45 y conceder parcialmente la patente de invención

a CSIR a la creación denominada “COMPUESTOS ESTEROIDES QUE TIENEN ACTIVIDAD SUPRESORA DEL APETITO”, y de la Resolución Núm. 6389, de 3 de marzo de 2003 en su totalidad, mediante la cual el mismo funcionario resolvió el recurso de reposición contra la anterior, en el sentido de confirmarla. 1. 2. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, ordene a la entidad demandada concederle la patente de privilegio de invención titulada como atrás se indica y ordenar su registro, para las reivindicaciones negadas, 1 a 29 y 41 a 45, así como la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial para los efectos pertinentes.

2. Los hechos En resumen, se exponen como tales, los siguientes: El 8 de junio de 1998, la sociedad CSIR presentó solicitud para la concesión de la patente de invención para “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE TIENEN

ACTIVIDAD SUPRESORA DEL APETITO”.

Realizado el primer examen de forma, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones solicitó dar respuesta a unas observaciones y al concepto técnico 1427 de 12 de agosto de 1998, lo que cumplió el 26 de noviembre de 1998, al tiempo que modificó el título de la invención de la manera solicitada por el examinador a

“PROCESO PARA PREPARAR UN EXTRACTO VEGETAL QUE COMPRENDE

UN AGENTE SUPRESOR DEL APETITO, LAS COMPOSICIONES QUE LO

CONTIENEN Y MÉTODO DE SUPRIMIR EL APETITO EN HUMANOS Y

ANIMALES UTILIZANDO DICHAS COMPOSICIONES”.

Igualmente, atendiendo a lo solicitado por la Oficina de Patentes, se fraccionó la patente presentando una PATENTE DIVISIONAL, con el título “COMPUESTOS ESTEROIDES QUE TIENEN ACTIVIDAD SUPRESORA DEL APETITO, COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN ÚTILES PARA COMBATIR LA OBESIDAD EN SERES HUMANOS Y ANIMALES”, y se hicieron unos cambios a la patente básica. A la PATENTE DIVISIONAL se le realizó el primer examen de forma y se solicitó dar respuesta a unas observaciones y al concepto técnico 613 de 14 de abril de 2000, a lo cual se dio cumplimiento el 29 de agosto de 2000. La solicitud de la invención de la PATENTE DIVISIONAL fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 507 de 28 de agosto de 2001, sin que se presentaran oposiciones. La actora, el 3 de octubre de 2002, respondió los requerimientos planteados por la Oficina Nacional Competente y presentó un nuevo capítulo de reivindicaciones, sustitutivas de las originalmente presentadas, con algunas enmiendas. El 19 de diciembre de 2002, el Superintendente de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 40477, mediante la cual resolvió negar el privilegio de patente de invención solicitada para las reivindicaciones 1 a 29 y 41 a 45 y conceder parcialmente la patente de invención a CSIR a la creación denominada

“COMPUESTOS ESTEROIDES QUE TIENEN ACTIVIDAD SUPRESORA DEL

APETITO”.

El 3 de marzo de 2003, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución N° 6389, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición interpuesto, resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 40477.

3. Las normas violadas y el concepto de violación Se indican como violados por los actos acusados los artículos 14, 15, literal b), 20 literal c), 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 12 de la Resolución 210 de 15 de enero de 2001 del Superintendente de Industria y Comercio, por razones expuestas en los cargos que se resumen así: 3.1. Violación del artículo 14 de la Decisión 486

Las reivindicaciones 22 a 28 que se refieren a composiciones, un método de manufacturar una composición y a productos alimenticios y bebidas corresponden a invenciones que además de nuevas y de susceptibles de aplicación industrial, tienen nivel inventivo. En los actos acusados no existe base fáctica alguna para aseverar que es obvio para un técnico fabricar las composiciones que se pretenden proteger. No se demuestra porqué es obvio para un técnico mezclar los compuestos a que se refieren las reivindicaciones 1 a 16 con portadores farmacéuticamente aceptables. La supuesta falta de inventiva de las reivindicaciones 22 a 28 no se sustenta, no se explica y mucho menos se comprueba o demuestra por el Superintendente en los actos acusados. Si se examinan bien las reivindicaciones 1 a 21, 29 y 41 a 45, los compuestos allí definidos corresponden a productos provenientes de la

actividad innovadora del hombre. Las reivindicaciones 1 a 16 comprenden compuestos que no han sido encontrados en la naturaleza en la forma que dispone el artículo 15 para no considerarlos como invenciones. Las reivindicaciones 1 a 21 no versan exclusiva y únicamente sobre material biológico per se, sino que son compuestos que contienen varios elementos como excipientes farmacéuticos, disolventes y portadores, lo cual evidentemente significa que en la producción del compuesto hay una notable e importante intervención humana. El examen de patentabilidad no vio nada ni nada dijo sobre la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 22 a 28, sin embargo violando claramente el Artículo 45 los actos acusados de manera legalmente extemporánea, se aduce una falta de nivel inventivo para negar la patente a las reivindicaciones 22 a 28. 3.2. Violación del literal b, artículo 15 de la Decisión 486, por interpretación errónea La norma se refiere a seres vivos y a material biológico existente en la naturaleza y no a cualquier materia o componente químico, luego no puede interpretarse de manera extensiva como lo hizo el Superintendente; como tampoco el término de ser vivo se puede extender a compuestos químicos muertos, que no tienen vida en sí mismos ni capacidad de generar u otorgar vida. Si en gracia de discusión todos los compuestos que se encuentran en especies vegetales no sean considerados invenciones, no sería extensible la prohibición de su patentabilidad a la materia per se y las composiciones formuladas con la materia y otros ingredientes como excipientes, diluyentes o portadores o a procedimientos para fabricar dichas composiciones, pues unas y otras involucran

una significativa intervención humana y son susceptibles de patentabilidad. Es lo que ocurre con las reivindicaciones 1 a 21, 29 y 41 a 45. Las reivindicaciones 1 a 16 comprenden compuestos no encontrados en la naturaleza en la forma que señala el artículo 15 en comento. Las del 1 a 21 no versan exclusivamente sobre material biológico per se, sino que son compuestos con excipientes farmacéuticos, disolventes y portadores, lo que indica que en su producción hay una importante intervención humana. El citado literal b) debe interpretarse en armonía con el literal c) del artículo 20, literal c), ibídem, que reproduce el inciso b) del numeral 3 del artículo 27 del ADPIC, y dispone que se puede excluir de la patentabilidad las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos ni microbiológicos. 3.3. Violación del artículo c) del artículo 20 de la Decisión 486, por falta de aplicación. De haber aplicado esa norma, como debió hacerlo, la entidad demandada no habría negado la patente de las reivindicaciones 1 a 21, 29 y 41 a 45. 3.4. Violación del artículo 27 del anexo 1C (ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO) del Acuerdo por el que se estableció la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO OMC y sus acuerdos multilaterales anexos, aprobado mediante la Ley 170 de 1994, por falta de aplicación.

Esa norma fue reproducida literalmente por el artículo 20, literal c), y debió aplicar la entidad demandada, pero ni siquiera hizo mención de ella, y de haberla aplicado hubiera concedido patente a las reivindicaciones mencionadas. 3.5. Violación del numeral 8 del artículo 70’ del Anexo 1C (ADPIC) aprobado mediante la Ley 170 de 1994, por falta de aplicación. Según esa norma, la solicitud de patente de dichas reivindicaciones es perfectamente viable, y de haber sido aplicada se hubiera concedido la patente. 3.6. Violación del artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por indebida aplicación. Esa norma fue aplicada de manera indebida y extemporánea, pues se debió aplicar al hacer el examen de fondo de la patente, según el artículo 45 ibídem, y la demandada no lo hizo, pues ninguna referencia a la falta de patentabilidad se hizo en el examen contenido en el oficio 11570 fijado en lista el 22 de agosto de

2002. Si la creación carece de nivel inventivo, el solicitante ha de ser informado en la oportunidad y de la manera señalada en el artículo 45 citado, para que él responda. 3.7. Por lo anterior también se violó el comentado artículo 45 de la Decisión 486. 3.8. Violación del artículo 12 de la resolución 210 de 15 de enero de 2001 del Superintendente de Industria y Comercio, por falta de aplicación, por las mismas razones señaladas en los dos cargos precedentes.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia en

su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”. Indica que “las reivindicaciones 22 a 28 se refieren a composiciones farmacéuticas y productos alimenticios que contienen compuestos que se encuentran dentro de la naturaleza ‘siendo obvio para un técnico medio en farmacia, mezclar dichos compuestos con portadores farmacéuticamente aceptables, para fabricar las composiciones que se pretenden proteger’”. Sostiene que “no se le puede reconocer nivel inventivo a composiciones y procedimientos que se encuentran definidos de manera general y vaga”. Finalmente, argumenta que el solicitante “(…) simplemente suprimió las reivindicaciones de método de tratamiento e hizo más énfasis en aquellas reivindicaciones de composiciones, que por cierto ya figuraban en el capítulo reivindicatorio original. Teniendo en cuenta lo anterior, el despacho procedió a conceder las reivindicaciones 22 a 28 puesto que se trataban de una mezcla obvia de compuestos de origen vegetal con cualquier auxiliar aceptable. (…) el solicitante tanto en la solicitud, como en la respuesta al requerimiento de fondo y finalmente en el recurso de reposición no presenta argumentos contundentes para comprobar que las reivindicaciones 22-28 merecen el privilegio de patente”. III.- PRUEBAS DEL PROCESO Como tales se trajeron los antecedentes administrativos de las resoluciones acusadas. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Dentro del término para alegar se pronunciaron las partes, así:

1. La actora sostiene que los hechos de la demanda se encuentran probados mediante las pruebas oportunamente allegadas al proceso y la entidad accionada los aceptó como ciertos. Seguidamente se detiene en reiterar y contrastar los cargos formulados en la demanda con las razones de la defensa expuestas en la contestación de la demanda, planteando que lo expuesto en dicha contestación es errado en cuanto a las reivindicaciones 22 a 28, y que no existe base para afirmar que es obvio para un técnico fabricar las composiciones que se pretenden proteger, además de que en la motivación del acto acusado no se hace referencia a la reivindicación 24, pues sólo se refiere a “composiciones farmacéuticas y productos alimenticios”, y dicha reivindicación se refiere a un método de manufactura de una composición.

2. La parte demandada, mediante su apoderado, se reafirma en sus argumentos expuestos en la contestación de la misma.

V.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Agente del Ministerio Público solicitó el trámite de la interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en los cargos (folio 119). VI.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en sentencia de interpretación judicial de las normas comunitarias invocadas en los cargos, de 10 de enero de 2008, proceso Núm. 174-IP2007, concluyó lo siguiente:

1. En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica

en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de la patente, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para la concesión de patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

2. El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las invenciones "de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología", puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros. La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de

una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente.

3. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza.

4. La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el "estado de la técnica", esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

5. El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como "nivel inventivo" para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad “, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.

6. Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la oficina nacional competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 13 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

7. Admitida la solicitud de patente, la oficina nacional competente examinará si la misma cumple con los requisitos de forma; si se determina que la misma no cumple con los requisitos exigidos, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes; de no presentarse respuestas a las observaciones o no haberse complementado

los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud. Una vez cumplidos con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación.

8. Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas.

9. La solicitud para la obtención de patentes sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención. Asimismo, el solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la reivindicación contenida en la solicitud inicial.

10. Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.” (folios 166 a 188).

VII.- DECISION No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. La normatividad sustancial a que está sujeta la cuestión planteada Atendiendo la interpretación prejudicial y el principio de irretroactividad de las normas sustanciales que en aquella se hace efectivo, el asunto del sublite se ha de dilucidar y decidir bajos las normas pertinentes de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, varias de las cuales fueron reproducidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a las cuales se circunscribió dicha interpretación, esto es, el artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como las de carácter procesal pertinentes de la decisión 486 que también fueron objeto de interpretación, que por ese carácter son normas de aplicación inmediata. “Al punto, dice el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de “los artículos 14, 15 literal b), 20 literal c), 18 y 45 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina”. El Tribunal considera que no procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente de invención “COMPUESTOS ESTEROIDES QUE TIENEN ACTIVIDAD SUPRESORA DEL APETITO” fue presentada el 8 de junio de 1998, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo

de Cartagena. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima procedente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 1, 2, 4, 15, 20, 21, 22 y 23 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 34, 36 y 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante, se interpretará el artículo 45 de la Decisión 486, conforme lo solicitó la Instancia Nacional Consultante. Asimismo, se interpretará, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.” Por consiguiente, las normas sustantivas invocadas en la demanda se atenderán en la medida en que su contenido corresponda o se encuentre en alguna de esos artículos de la Decisión 344, de donde no se considerarán las que no estén contenidas en tales artículos. El tenor de las normas interpretadas por el Tribunal es el siguiente:

DECISIÓN 344

CAPÍTULO I

DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

SECCIÓN I DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o

cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”. (…) “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. (…) “Artículo 15.- La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo. SECCIÓN IV DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD “Artículo 20.- El peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada. Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial en cualquier País Miembro. La división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite. En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad”.

“Artículo 21.- Admitida la solicitud de la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión”. “Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad. “Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”. “Artículo 23.- Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez terminado el examen de forma a que se refiere el artículo 21, la oficina nacional competente publicará el aviso de conformidad con la reglamentación que al afecto establezca cada País Miembro”. (…)

DECISIÓN 486

SECCIÓN III

DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES (…) “Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.” “Artículo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite,

dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención. Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentac