CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00324-01-2005

AGOTAMIENTO DE VIA GUBERNATIVA - No se produce cuando se omite interponer el de apelación / PRESUPUESTO DE LA DEMANDA - Agotamiento de la vía gubernativa El actor únicamente interpuso el recurso de reposición pese a que tenía la carga de interponer el de apelación de conformidad con el artículo 51 del C.C.A. en concordancia con el artículo 63 del C.C.A. Respecto del uso de los recursos en la forma indicada en la ley y el agotamiento de la vía gubernativa como presupuesto para demandar ante esta Jurisdicción, la Sala se ha pronunciado así: “Considera la Sala que en el momento en que la actora interpuso únicamente el recurso de reposición contra la Resolución núm. 019, por su propia voluntad dejó de agotar la vía gubernativa, ya que claramente en la referida Resolución se le hizo saber que contra la misma también procedía el recurso de apelación ante el superior, que tiene carácter obligatorio.“Ahora bien, cuando la Administración resolvió el recurso de reposición, que, como ya se dijo, fue el único que se interpuso, bien podía disponer que contra tal decisión no procedía recurso alguno porque, en realidad, eso era correcto. Es decir, que una vez resuelto el recurso de reposición la decisión queda en firme porque no hay lugar a dar trámite a otro recurso del cual no se hizo uso. En este caso, el recurso de apelación era obligatorio para el actor si quería ejercer las acciones pertinentes ante la jurisdicción contenciosa, hecho que no sucedió por lo que se configura la falta de agotamiento de la vía gubernativa. Así, dado que el actor no agotó la vía gubernativa, presupuesto para

acceder a la jurisdicción contencioso administrativa, no hay lugar a un pronunciamiento de fondo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00324-01

Actor: GOLDEN BROWN INTERNATIONAL LTD.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, presentada por la sociedad GOLDEN BROWN INTERNATIONAL LTD., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 38700 del 29 de noviembre de 2002 por la cual se negó el registro de la marca “GATES” (Mixta) y 008535 de 28 de marzo de 2003 por la cual se decidió el recurso de reposición.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y registro de la marca GATES de la clase 34 internacional, a favor de la sociedad GOLDEN BROWN INTERNACIONAL LTD. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en

forma resumida, los siguientes: a) El 3 de diciembre de 2001, se solicitó el registró de la marca “GATES”, con el fin de distinguir tabacos, artículos para fumadores y cerillas de la clase 34 internacional. b) La solicitud fue publicada en la gaceta de propiedad industrial No. 518 el 30 de julio de 2002. c) Mediante Resolución No.38700 de 29 de noviembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la Compañía de Tabaco S.A. con fundamento en el registro de su marca GALES y en consecuencia negó el registro de la marca GATES, para la clase 34 internacional. d) El 20 de diciembre de 2002, la sociedad accionante interpuso únicamente el recurso de reposición contra la resolución anterior, no obstante que en la citada resolución se le señalaron como procedentes tanto el de reposición como el de apelación. e) La Superintendencia de Industria y Comercio, a través del Jefe de División de Signos Distintivos, mediante la Resolución 008535 de 28 de marzo de 2003 resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la resolución impugnada; en el artículo segundo de la parte resolutiva del acto administrativo en cuestión, se indica que contra la resolución no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y

de la Decisión 486 de la comunidad andina que disponen: “Articulo 134 de la Decisión 486 . “ A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio del cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiqueta, emblemas y escudos, c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” “Artículo 150. Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará

sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” Según el actor, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, con las Resoluciones mencionadas violó los artículos transcritos, ya que no se aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia, por las siguientes razones: 1) No hace un examen minucioso del signo, lo limita, fracciona y omite el elemento conceptual, desconociendo los dos elementos que caracterizan al signo como son su novedad y distintividad. 2) Los argumentos expuestos no guardan sentido de equidad por que no se realizó un estudio completo o a fondo de este conflicto, sino que simplemente se efectuó una revisión superficial, en la que se omitió la aplicación de los criterios y elementos que señala la técnica jurídica para esta clase de conflictos. 3) No existe para la entidad demandada el principio de uniformidad de los actos administrativos, ni el de seguridad jurídica. Se entiende que cada caso o proceso de registro de marcas debe ser apreciado de manera independiente, teniendo en cuenta los elementos que son inherentes al mismo, pero deben observarse las técnicas de comparación de signos similares, y deberá interpretarse la ley con un sentido común y armonioso y no de forma arbitraria y subjetiva, tomando como base la discrecionalidad que se posee. 4) La Superintendencia erró al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo mixto, pues la citada marca no está incursa en causal de irregistrabilidad alguna. d.- Las razones de la defensa La demanda fue notificada al representante legal de la sociedad

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO, tercera directamente interesada en las resultas del proceso, y al Superintendente de Industria y Comercio. Las mencionadas anteriormente expusieron como argumentos de su defensa los siguientes: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, defiende la legalidad de sus actos. Señala que el signo solicitado no cumple con los requisitos de registrabilidad, que es semejante a la marca registrada y que es confundible con esta. Además señalan los tipos de confusión en que pudiera incurrir el público consumidor. COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO El tercero interesado COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACOS, alega legalidad de los actos de la administración; además de los argumentos de falta de requisitos y riesgo de confusión ya señalados. CONSIDERACIONES DE LA SALA La sociedad GOLDEN BROWN INTERNATIONAL LTD solicitó la nulidad de las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio números 38700 del 29 de noviembre de 2002 por la cual se negó el registro de la marca “GATES” (Mixta) y 008535 de 28 de marzo de 2003 por la cual se decidió el recurso de reposición. Obra folio 36 del expediente certificación suscrita por la Superintendencia de Industria y Comercio en la que se señala: “PRIMERO.- Que la resolución No. 8535 del 28 de marzo de 2003 por la cual ser resolvió un recurso de reposición confirmando la decisión

contenida en la resolución No. 38700 de 2002 que negó el registro de la marca GATES (MIXTA), clase 34ª, se notificó personalmente el 12 de mayo de 2003 al doctor HUMBERTO RUBIO CAMACHO y mediante edicto No. 6953 fijado el 14 de mayo de 2003 y desfijado el 27 de mayo de 2003 a la doctora SANDRA PATRICIA CASTILLO TORRES. “SEGUNDO.- Que la citada resolución se encuentra en firme y debidamente ejecutoriada por encontrarse agotada la vía gubernativa.” (subraya fuera de texto) Igualmente la Resolución 008535 de 28 de marzo de 2003, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución 38700 del 29 de noviembre de 2002, en su parte resolutiva determina: “ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a los doctores Humberto Rubio Camacho y Sandra Castillo Torres, aporderados de la solicitante y del opositor, o a quienes hagan sus veces, del contenido de la presente resolución, advirtiendo que contra la presente no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.” (subraya fuera de texto) A pesar de que la Superintendencia de Industria y Comercio en este acto certificó en forma impropia, sobre el agotamiento de la vía gubernativa, la Sala observa que la parte resolutiva de la Resolución 38700 del 29 de noviembre de 2002, por la cual se negó el registro de la marca “GATES” (Mixta) y proferida “La Jefe de

División de Signos Distintivos”, había señalado los recursos que legalmente procedían contra ella, así: “ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente a los doctores Humberto Rubio Camacho y Sandra Patricia Castillo, apoderado del solicitante y del opositor respectivamente, o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándose copia de la misma advirtiéndoles que contra ella proceden los recursos de reposición, ante la Jefe de la División de Signos Distintivos, y el de apelación, ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuestos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación.” (Subraya fuera de texto) Consta a folio 9 vuelto que el 13 de diciembre de 2002 se notificó de la Resolución 38700 al apoderado del solicitante de la marca y ahora actor. A folio 113 aparece que el actor únicamente interpuso “Recurso de Reposición” ante la División de Signos Distintivos, el cual fue resuelto a través de la Resolución 008535 de 28 de marzo de 2003 la cual confirmó la Resolución 38700 de 29 de noviembre de 2002 y declaró “agotada la vía gubernativa”. Cabe añadir que de conformidad con el artículo 63 del C.C.A. la vía gubernativa se agota de la siguiente forma: “El agotamiento de la vía gubernativa acontecerá en los casos previstos en los numerales 1 y 2 del artículo anterior, y cuando el acto administrativo quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de queja.” El actor únicamente interpuso el recurso de reposición pese a que tenía la carga

de interponer el de apelación de conformidad con el artículo 51 del C.C.A. en concordancia con el artículo 63 del C.C.A. Respecto del uso de los recursos en la forma indicada en la ley y el agotamiento de la vía gubernativa como presupuesto para demandar ante esta Jurisdicción, la Sala se ha pronunciado así: “Según consta a folios 25 a 26 del cuaderno principal, el representante legal de la actora únicamente interpuso el recurso de reposición, dirigido a la Alcaldía de Puente Aranda, Localidad XVI, el cual le fue resuelto a través de la Resolución núm. 052 de 2 de junio de 1995, visible a folios 64 a 66, ibídem, la que, por lo demás, no impugnó. Dicha Resolución en su parte resolutiva dispuso: “ARTICULO PRIMERO: NO REPONER en ninguna de sus partes, la resolución No. 019-95 de fecha 21 de Marzo del presente año, proferida por este Despacho, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno”. “Considera la Sala que en el momento en que la actora interpuso únicamente el recurso de reposición contra la Resolución núm. 019, por su propia voluntad dejó de agotar la vía gubernativa, ya que claramente en la referida Resolución se le hizo saber que contra la misma también procedía el recurso de apelación ante el superior, que tiene carácter obligatorio. “Ahora bien, cuando la Administración resolvió el recurso de reposición, que, como ya se dijo, fue el único que se interpuso, bien

podía disponer que contra tal decisión no procedía recurso alguno porque, en realidad, eso era correcto. Es decir, que una vez resuelto el recurso de reposición la decisión queda en firme porque no hay lugar a dar trámite a otro recurso del cual no se hizo uso. “El artículo 51 del C.C.A, es diáfano cuando establece que de los recursos de reposición y de apelación debe hacerse uso, por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto o a la publicación; y que transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisión quedará en firme. Luego, si la actora solo interpuso el recurso de reposición, al resolverse éste la decisión quedó en firme; y la Administración no estaba en la obligación de darle una nueva oportunidad al interesado para que interpusiera el de alzada, porque no existe disposición legal que así lo disponga. Así pues, el hecho de que con posterioridad a la expedición de la Resolución núm. 052, la Personería de Puente Aranda hubiera interpuesto el recurso de apelación contra éste acto, el cual coadyuvó la actora, no subsana la omisión inicial en la que incurrió y que inexorablemente conlleva el no agotamiento de la vía gubernativa que impide hacer un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones de la demanda.”1 En este caso, el recurso de apelación era obligatorio para el actor si quería ejercer las acciones pertinentes ante la jurisdicción contenciosa, hecho que no

sucedió por lo que se configura la falta de agotamiento de la vía gubernativa. Así, dado que el actor no agotó la vía gubernativa, presupuesto para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa, no hay lugar a un pronunciamiento de fondo. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : INHÍBESE de proferir decisión de fondo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 1 Sentencia de mayo de 2001 (Expediente número 2500023240001996717001), Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 8 de septiembre de 2005.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFON PIANETA MARIA CLAUDIA ROJAS

LASSO Presidente

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE