CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00335-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto FREEBORN y la marca nominativa FREEPORT / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son FREEBORN y FREEPORT / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo FREBORN para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y riesgo de confusión con la marca FREEPORT En este caso los signos FREEPORT y FREEBORN tienen en común la sílaba FREE y se puede decir que tienen vocales idénticas (E y O) ubicadas en el mismo orden, de allí que vistas en el contexto de cada signo resultan ubicadas en posiciones iguales. […] Al respecto, se advierte que no obstante que las palabras de ambas marcas son de idioma extranjero, por la estructura similar que presentan es altamente probable que se pronuncien con acentuación similar, sea con mayor énfasis en la primera sílaba, por lo que ésta sería la sílaba tónica, así: FRÉEPORT FRÉEBORN, pronunciación ésta que es la más factible por la duplicación del fonema E, ya que su repetición seguida conduce a un mayor golpe o esfuerzo de voz en la sílaba correspondiente. […] Si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante. De acuerdo a lo antes expuesto, esta regla se cumple, puesto que las sílabas tónicas son iguales, ya que en la marca opuesta es FREE y en la impugnada es FREE, y están ubicadas en la misma posición, tal como atrás se precisó. […] En el campo ortográfico se aprecia

que los signos están formados por un número igual de sílabas, como quiera que la opuesta está conformada por dos (FREE PORT) y la demandada, igualmente por dos (FREE BORN). […] En estas circunstancias, es claro que vistos en su conjunto, como un todo, y de manera sucesiva, los signos FREEPORT y FREEBORN son visualmente similares, pues tienen dos sílabas semejantes. […] En el campo conceptual, como está advertido, se trata de denominaciones en parte caprichosas, pues se componen de palabras de idioma extranjero. Sin embargo, usan una palabra alusiva a un concepto que es entendible en el común de las personas, cual es la palabra inglesa FREE, que se toma como libre y que genera una similitud conceptual entre ellas, de suerte que la marca demandada puede tener una connotación entendible en castellano por el común de los consumidores, de allí que además de que no hay un referente para el consumidor promedio que le permita establecer una diferencia conceptual entre las marcas FREEPORT y FREEBORN, se da un elemento que contribuye a establecer una similitud ideológica o conceptual entre ellas, en tanto genera una relación con la idea de libre. […] En consecuencia, no hay diferencia significativa entre una marca frente a la otra, de modo que, como lo señala la actora, ciertamente se presenta el riesgo de confusión entre ambas marcas, por tanto, al haberse concedido el registro de la marca FREEBORN para la Clase 25, se violaron las normas invocadas en la demanda, porque atendidas las semejanzas anotadas no pueden coexistir en el mercado con la marca FREEPORT, para distinguir productos de la clase 25, sin que puedan inducir al público en error, lo cual impide registrar dicho

signo como marca. Aparece entonces demostrada la causal de irregistrabilidad invocada en el cargo, esto es, que sea semejante a un signo ya registrado para representar la misma clase de productos.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 82 LITERAL D / DECISIÓN 344

DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 83

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00335-01

Actor: ENSENADA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO - SIC La Sala decide, en única instancia, el proceso de la referencia, promovido por ENSENADA S.A., contra la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por haber concedido el registro de la marca mixta FREEBORN para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA La actora, en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y mediante apoderado, solicita a la Sala que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones Primera. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 06261, de 28 de febrero de

2003, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio mediante la cual revocó las decisiones de primera y segunda instancia contenidas en las resoluciones Nos. 08034 de 30 de abril de 1999 y 28823 de 24 de diciembre de 1999 y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto FREEBORN solicitado por Creaciones Reluz S.A. En Liquidación para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Segunda. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, declarar fundada la oposición que presentó contra el registro de la mencionada marca, y ordenar a la División de Signos Distintivos de la mencionada superintendencia cancelar el Certificado de Registro correspondiente a dicha marca, si ya hubiera sido expedido, publicar la sentencia que aquí se dicte en la Gaceta de la Propiedad Industrial, así como expedir la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de este fallo, dentro de los 30 días siguientes a su comunicación.

2. Los hechos y omisiones de la demanda En los hechos relevantes de la demanda se relata que la actora es titular de la marca FREEPORT (nominativa) en Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, en varias clases, entre ellas en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; Que el 21 de septiembre de 1998, la sociedad Creaciones Reluz S.A. En Liquidación solicitó el registro del signo “FREEBORN” (mixto) para amparar los productos comprendidos en la citada Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 468

de 7 de diciembre de 1998, y contra ella ENSENADA S.A. presentó observación. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia resolvió declarar “infundada la observación presentada” y “negó el registro del signo “FREEBORN” (mixto) mediante la Resolución N° 08034 de 30 de abril de 1999. Contra ese acto interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación con el fin de que se aclarara la parte resolutiva y se declare fundada la observación formulada. Por su parte, la sociedad Creaciones Reluz S.A. En Liquidación impetró los mismos recursos con el fin de que se revocara la decisión de negar el registro del signo solicitado. La División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia decidió el recurso de reposición mediante la Resolución N° 28823 de 24 de diciembre de 1999, en el sentido de declarar fundada la observación presentada por la sociedad ENSENADA S.A. y concedió el recurso de apelación interpuesto por Creaciones Reluz S.A. En Liquidación. El 28 de febrero de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto y expidió la Resolución N° 06261, mediante la cual resolvió revocar la decisión contenida en la Resolución N° 28823 en el sentido de declarar infundada la observación formulada y conceder el registro del signo solicitado, quedando así agotada la vía gubernativa.

3. Normas violadas y concepto de la violación Señala como violados por el acto acusado las disposiciones que se invocan en los siguientes cargos: 3.1. Artículos 134, 135 literales a), b) e i) y 136 literales a), b), d) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por razones que se resumen en que es titular prioritaria de la marca FREEPORT (mixta) en la clase 25 y de otros registros marcarios con la misma denominación en las clases 42, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza en Colombia, Chile, Ecuador, Perú y

Venezuela. Sostiene que los signos marcarios FREEPORT y FREEBORN son semejantes en grado de confusión, toda vez que visual, fonética y conceptualmente evocan en el consumidor la misma idea por lo que será inducido a error; existe entre ellas riesgo de asociación en tanto que el consumidor al adquirir un producto identificado con la marca FREEBORN no estará en capacidad de identificar el origen empresarial de los productos asumiendo erróneamente que son los mismos de la marca FREEPORT. 3.2. El registro de la marca FREEBORN infringe su derecho sobre su nombre comercial FREEPORT, del cual hace uso ininterrumpido desde 1992, y goza por virtud de los artículos 603 del Código de Comercio y el artículo 191 de la Decisión 486, y con el que identifica sus establecimientos comerciales para la fabricación, comercialización, distribución, exportación e importación de productos de la clase 5ª, dándose así una conexión de competitividad respecto de los productos amparados por ambas marcas.

3.3. La marca prioritaria FREEPORT es una marca notoriamente conocida, por la cual se le debe dar una protección más amplia, por lo que al desconocerse la protección que le da esa notoriedad, se violó el literal h) de la decisión 486, y se originó un aprovechamiento injusto del prestigio de esa marca al concederse el registro de la marca FREEBORN. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Fueron vinculadas al proceso la sociedad Creaciones Reluz S.A. En Liquidación y la Superintendencia de Industria y Comercio.

1. La Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio, por carecer de apoyo jurídico y de sustento legal.

Al efecto sostiene que si bien los signos en controversia coinciden en las letras ‘FREE’, esa coincidencia no es determinante para establecer la irregistrabilidad del signo solicitado, habida cuenta que los elementos gráficos y gramaticales ‘BORN’ y ‘PORT’ le imprimen a cada signo la suficiente distintividad y tiene su significado propio que lo diferencia plenamente del otro, pues mientras la expresión ‘FREEBORN’ significa nacer libre, la expresión ‘FREEPORT’ significa puerto libre. No existe, entonces, confundibilidad entre esos signos, lo que hace irrelevante e innecesario a todas luces el análisis de la presunta notoriedad de la marca ‘FREEPORT’ clase 25 de la nomenclatura vigente. Cita diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

en los que se analizan los requisitos que debe tener un signo para ser registrado como marca para concluir que, efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas enfrentadas no existen semejanzas que puedan inducir al público en error y que, por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conlleva a error al público consumidor. 2.- La sociedad Creaciones Reluz S.A. En Liquidación excepciona aduciendo la capacidad distintiva de la marca FREEBORN frente a la marca FREEPORT, al igual que frente al nombre comercial FREEPORT, pues, estos términos se diferencian con todos los criterios, fonético, conceptual, gráfico, evocativo, etc. Afirma que en cuanto al prefijo FREE, presente en ambas marcas, no es posible afirmar que sea de propiedad exclusiva de la demandante, por cuanto se trata de una expresión de uso común y genérica dado el uso reiterado que se le da en diversos signos distintivos; mientras que hay diferencia conceptual entre los términos BORN y PORT. Concluye que por lo anterior resulta no pertinente la afirmación de notoriedad de la marca FREEPORT, pues al evidenciarse claras diferencias entre ésta y la marca FREEBORN no interesaría la calidad de ninguna de ellas ya que ambas podrían permanecer en el mercado al no existir riesgo de confusión. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos de los actos objeto de la acción, varias certificaciones de registro de la marca FREEPORT en Colombia y otros países, y testimonios solicitados por la actora.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La parte actora da como probados los hechos de la demanda, especialmente en

cuanto a la falta de aplicación del artículo 136, literal a), de la decisión 486 de la Comunidad Andina; la confusión por similitud entre FREEBORN y FREEPORT, la conexidad competitiva entre los productos que esas marcas distinguen, la notoriedad de la última de ellas, el depósito del nombre comercial FREEPORT y la indebida aplicación del artículo 134 de la Decisión 486, para finalmente reafirmarse en las pretensiones de la demanda.

2. La entidad demandada reitera que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que la marca “FREEBORN” para distinguir productos de la clase 25 no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena vigente; y que entre ella y FREEPORT no se presentan semejanzas que induzcan al público en error, cuya composición y percepción sonora o auditiva le da suficiente distintividad, de donde pueden coexistir aún distinguiendo productos idénticos o conexos, de lo cual concluye que la actora no logró desvirtuar la legalidad de los actos acusados.

3. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación manifiesta que se atiene a los términos de la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 460).

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL En la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, dada bajo la referencia No. 21-IP-2008, con fecha 21 de

marzo de 2008, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece que no procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud de que la solicitud relativa al registro del signo FREEBORN”(mixto) ha sido presentada el 21 de septiembre de 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Que con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, considera procedente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud de la referencia, a saber, los artículos 81, 82 literales d) y e), 83 literales a), b), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; interpretación prejudicial en la cual concluye:

1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter

inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

2. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

3. En el caso de las marcas mixtas, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Se determina que si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o

confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

7. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

8. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será

registrable. Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

9. Asimismo, no puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error.

Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

10. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la

categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

11. No se podrá registrar como marca, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344.

12. Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada. (folios 486 a 511).

VI.- CONSIDERACIONES

1. Naturaleza de la acción Por tratarse de acto que concede registro, la acción incoada por la actora es la conducente, pues se trata de la especial de nulidad prevista en el artículo 172 de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, evento en el cual la acción se puede interponer en cualquier tiempo por cualquier persona, si es por causal de nulidad absoluta, o dentro de los 2 años siguientes a la publicación del acto, si se trata de causales de nulidad relativa.

2. Análisis de los cargos Las marcas enfrentadas son FREEPORT (nominativa), de propiedad de la actora, y FREEBORN (mixta) objeto de la demanda, para cuya comparación se tratarán ambas como nominativas, toda vez que el elemento gráfico de la segunda no tiene relevancia representativa en el conjunto de la misma, pues sencillamente consiste en un recuadro rectangular con fondo oscuro, dentro del cual aparece un óvalo de fondo blanco y en el centro de éste la palabra FREEBORN; de suerte que la parte denominativa es la destacada, por ser el que tiene posibilidad de identificar el producto respectivo. Ambas distinguen productos de la clase 25, que comprende vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas.

Como se observa, las expresiones FREEPORT y FREEBORN que constituyen ambas marcas están conformadas por palabras de idioma extranjero, cuyo respectivo significado no es de conocimiento común o popular, situación en la cual se debe considerar dicha marca como de fantasía o caprichosa, según lo indica la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina en el numeral 8 de las conclusiones antes transcritas de la interpretación prejudicial traída al sub lite. En estas circunstancias, los aspectos susceptibles de comparación son el visual, el auditivo o fonético. Así las cosas, para determinar el grado de confundibilidad entre ellas, es preciso

confrontarlas en los planos auditivo o fonético y ortográfico o visual, así: 2.1. Comparación fonética Para la comparación fonética cabe aplicar las reglas señaladas en la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, a saber: 1ª. Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor. En este caso los signos FREEPORT y FREEBORN tienen en común la sílaba FREE y se puede decir que tienen vocales idénticas (E y O) ubicadas en el mismo orden, de allí que vistas en el contexto de cada signo resultan ubicadas en posiciones iguales, como se aprecia a continuación: FREE PORT FREE BORN Por consiguiente, esta regla de similitud se cumple en el presente caso. 2ª. Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición. Al respecto, se advierte que no obstante que las palabras de ambas marcas son de idioma extranjero, por la estructura similar que presentan es altamente probable que se pronuncien con acentuación similar, sea con mayor énfasis en la primera sílaba, por lo que ésta sería la sílaba tónica, así: FRÉEPORT FRÉEBORN, pronunciación ésta que es la más factible por la duplicación del fonema E, ya que su repetición seguida conduce a un mayor golpe o esfuerzo de voz en la sílaba correspondiente. Igual, si alguien hiciera la acentuación en la segunda sílaba al pronunciar

FREEPÓRT, muy seguramente también la pondría en la segunda al pronunciar la otra marca, o sea FREEBÓRN. De modo que aun en el caso de ser pronunciadas sin conocimiento de su ortografía y correspondiente dicción en el idioma al que pertenecen, se va a poner énfasis en una de las dos sílabas que conforman cada palabra, la cual es muy probable que sea similar entre ellas, por lo cual la sílaba tónica de ambas expresiones van a resultar coincidentes en su posición, en consecuencia, se cumple esta regla de similitud fonética. 3ª. Si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante. De acuerdo a lo antes expuesto, esta regla se cumple, puesto que las sílabas tónicas son iguales, ya que en la marca opuesta es FREE y en la impugnada es FREE, y están ubicadas en la misma posición, tal como atrás se precisó. 4ª. Por último, si la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. Justamente, el hecho de que se cumplan las dos reglas antes comentadas y las razones por las cuales se cumplen hacen que esta última regla no se cumpla, por cuanto como está visto, la primera sílaba es coincidente, al igual que la sílaba tónica, tanto en sí misma como por su posición, por lo cual no se cumple dicha regla, que precisamente denota menor probabilidad de semejanza fonética. En ese contexto, la diferencia viene a estar dada solamente por la letra inicial y última de la segunda sílaba de cada palabra, P y B, y T y R respectivamente, que

resulta con escasa perceptibilidad dentro de las abundantes semejanzas fonéticas entre ellas. De lo anterior se desprende que en el plano auditivo o fonético son mayores las semejanzas que las diferencias. 2.2. Comparación ortográfica En el campo ortográfico se aprecia que los signos están formados por un número igual de sílabas, como quiera que la opuesta está conformada por dos (FREE PORT) y la demandada, igualmente por dos (FREE BORN). Al respecto es menester atender los siguientes lineamientos: - La confusión debe resultar de la impresión de conjunto producida por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni seccionando el signo marcario que forma una unidad para su ingreso al registro. - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor corriente, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. En estas circunstancias, es claro que vistos en su conjunto, como un todo, y de manera sucesiva, los signos FREEPORT y FREEBORN son visualmente similares, pues tienen dos sílabas semejantes. 2.3. Comparación conceptual En el campo conceptual, como está advertido, se trata de denominaciones en parte caprichosas, pues se componen de palabras de idioma extranjero. Sin embargo, usan una palabra alusiva a un concepto que es entendible en el común de las personas, cual es la palabra inglesa FREE, que se toma como libre y que genera una similitud conceptual entre ellas, de suerte que la marca demandada

puede tener una connotación entendible en castellano por el común de los consumidores, de allí que además de que no hay un referente para el consumidor promedio que le permita establecer una diferencia conceptual entre las marcas FREEPORT y FREEBORN, se da un elemento que contribuye a establecer una similitud ideológica o conceptual entre ellas, en tanto genera una relación con la idea de libre.

3. Conclusión En consecuencia, no hay diferencia significativa entre una marca frente a la otra, de modo que, como lo señala la actora, ciertamente se presenta el riesgo de confusión entre ambas marcas, por tanto, al haberse concedido el registro de la marca FREEBORN para la Clase 25, se violaron las normas invocadas en la demanda, porque atendidas las semejanzas anotadas no pueden coexistir en el mercado con la marca FREEPORT, para distinguir productos de la clase 25, sin que puedan inducir al público en error, lo cual impide registrar dicho signo como marca.

Aparece entonces demostrada la causal de irregistrabilidad invocada en el cargo, esto es, que sea semejante a un signo ya registrado para representar la misma clase de productos, según lo prescrito en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que según la interpretación prejudicial traída al proceso es la apl